涉外定牌加工商标侵权问题探析

戴 毅

(黔南州广播电视大学 都匀 558000)

一、引言

“中国制造”，中国人很熟悉，它是改革开放的重要产物，展现出中国劳动力丰富的优势。俗话说物以稀为贵，劳动力如此丰富，商品的成本也就随之降低，更加适合在全球资源优化配置的大环境下取得惊人的硕果，于是中国制造的产品如洪水般冲向了世界。但是中国制造还存在一个问题，即对涉外定牌加工中的贴牌行为的定性，有人认为这侵犯了境内商标权人的商标权，有人则不这么认为。案情通常表现为中方利益和中方利益的冲突，实质是境外商标所有人和境内商标权人之间的利益冲突。由于我国内部解决这种问题的立场不同，再加上其他种种因素，就出现了类似的案情截然相反的判决，因此本文主要针对涉外定牌加工行为是否侵犯商标权人的商标权展开探讨。

二、涉外定牌加工问题概述

(一)涉外定牌加工的内涵

定牌加工，中文又称“贴牌生产”，英文称为“Original Equipment Manufacturer”，简称OEM，翻译成“原始设备制造商定牌加工”。涉外定牌加工是定牌加工的一种，带有涉外性的特点，有广义和狭义之分。广义的涉外定牌加工对涉外理解比较宽泛，无论是双方当事人的国籍、商标的注册地还是其他，只要某一方面涉外就可。而狭义的涉外定牌加工是指境内的加工方和境外的定做方约定，由加工方按约定生产产品并贴上定做方商标，而后悉数交予定做方由其进行销售，最终获得加工费或价金。本文仅对狭义的涉外定牌加工进行探讨。

其中，定做方一般为商品商标的拥有者，或者商标的合法使用者，它们拥有商品的核心技术,负责设计、开发并控制销售商品，而加工方只负责具体的加工任务。

(二)涉外定牌加工的法律特征

涉外定牌加工的法律特征可以总结为以下四个方面。

第一，行为的主体分别是境外的定做方(一般为企业或个人)、境内的加工方即定牌加工厂商。涉外定牌加工的“涉外性”要求定做方和加工方在两个不同的国家分别享有注册商标权，能够分别获得商标保护。

第二，涉外定牌加工要有定做方的委托行为和加工方的贴附行为。委托行为指定做方将本属自己享有的加工生产权利让给境内的贴牌厂商，贴附行为指加工方要严格按定做方指示和要求贴附属于定做人的商标。在定牌的过程中定做方花费了少量的成本，却提高了市场竞争力，而加工方也取得了应有的报酬。

第三，定做方享有商标所有权，或享有授予他人使用的权利，而加工方对贴附的商标不享有注册商标权。由于商标权归属于定做方，使得定做方享有更多的支配权利，如对产品的销售地进行控制。

第四，加工方按约定生产，并将产品运往国外，不得在我国境内销售。因此，加工方未经定做方许可擅自销售加工产品的，将构成违约或商标侵权，应承担相应的责任。

(三)涉外定牌加工在我国境内涉及的法律关系

涉外定牌加工双方之间可能存在以下三种法律关系。

1.产品买卖关系

产品由加工方自己购买原料进行加工，由定做方支付相应价款购得，并在买卖合同中约定由买方负责贴牌和出口，所以加工方和定做方之间存在买卖合同关系，标的物为定牌加工产品。但这种买卖关系与我国境内普通货物买卖关系的侧重点有些不同，普通商品买卖竞争的是商品背后的质量、价格、技术、信誉等等，而涉外定牌产品竞争焦点是廉价劳动力造成的低成本。

2.承揽合同关系

《合同法》第251条指出，按指示交付工作成果取得劳动报酬的合同为承揽合同，加工、修理、检验等行为都属于承揽。承揽合同的定做人是委托他人贴牌生产，并给付加工费用的国外品牌商。与此对应，承揽人则按照定做方要求，加工交付约定产品，并取得加工费的制造商。

3.商标使用许可法律关系

加工方的贴附商标行为，是得到定做方许可的，因此，双方存有商标使用许可关系，可以将定做方看成许可方，将加工方看成被许可方。《商标法》规定，商标权人有权授予他人使用自己注册商标的权利，因此定做方必须是注册商标的商标权人或委托代理人。但是值得注意的是，涉外定牌加工关系中的商标使用行为与一般的商标使用许可不大相同，带有限制、临时性色彩，根据个案所签合同，限制的具体方面也有所不同。具体区别有以下两方面：

第一，商标使用费是否收取。在一般的商标许可合同中，被许可方须向许可方支付商标的使用费。在定牌加工生产中却恰恰相反，许可方要向被许可方支付贴牌的手工费，这些费用将包含在许可方应支付的报酬当中。

第二，商标许可合同是否需要备案。在一般商标使用许可关系中，商标许可合同应当在工商行政机关办理备案，被许可方对生产的产品拥有所有权，应当独立承担产品责任。而在定牌加工中，法律没有明文规定商标许可合同应办理备案，被许可方按合同约定交付商品，许可方对定牌商品拥有最终的所有权。

三、理论界和实务界对涉外定牌加工是否侵权的不同观点

(一)理论界的观点

理论界对商标法的规定和基础理论有不同的理解，就出现了截然相反的观点。

1.认为侵权

第一种观点认为商标的保护具有地域性，加工中所贴附的商标仅在国外注册，应当在注册国境内获得商标保护，在中国境内没有注册，自然就不受中国《商标法》保护。

第二种观点认为我国《商标法》和《商标法实施条例》中规定了商标权的保护范围，也就是商标权人对商标的使用，即商标出现在包装、容器、交易文书中或者在广告宣传、展览中使用商标，据此涉外定牌加工行为中商标的贴附是“商标的使用”，构成对商标权人使用权利的侵犯。

第三种观点根据《商标法》第57条规定的“混淆是判断商品类似和商标近似的标准，不是判断商标侵权的必要条件。”因此有相同出现，就直接认定为侵权；如果没有，使用“混淆”判断，满足了相似或类似，就认定为侵权。

2.认为不侵权

第一种观点认为境外的定做方和境内的加工方在两个国家分别享有注册商标权，两种权利受到两国的分别保护，彼此之间没有交叉。商标保护的地域性原则要求，必须有侵权的前提或可能。而定牌加工产品生产出来仅在国外销售，在国外发挥商标的识别功能，没有给中国消费者产生误认的机会，就不存在侵害境内商标权人权利的行为，因此也没有惩罚的必要性。

第二种观点认为商标的使用不包含定牌加工中的贴牌行为。贴牌行为的根本性质是加工承揽，定做方仅是按照合同约定来贴附商标，因此这种行为与商标“使用”行为有截然不同的法律效果。

第三种观点认为商标的用途是避免具有谨慎眼光的消费者识别出自己想要购买的商品，间接地保护了商标和特定品质商品之间的固有联系不被侵害。涉外定牌加工中商品发挥识别功能在境外，根上不会使中国的消费者(包括生产，检验和运输贴牌产品的潜在消费者)产生误认，也就没有侵害消费者权利和商标权利人的商标权利。

(二)实务界的观点

1.认为构成侵权的案例和理由

判定涉外定牌加工行为侵犯商标权是广东省高院的态度。广州市海关对广东佛山市鸿信贸易有限公司的贴牌生产行为给予了行政处罚，具体经过如下：中国境内的鸿信公司接到位于阿联酋公司的委托，生产车用卤钨灯，并贴上此公司在阿联酋注册过的商标，同时约定鸿信公司加工好这些商品应交予定做方，并办理出口手续。但是广东省深圳市恩同实业有限公司在鸿信公司申报货物出口时发现，贴附的标牌“HENKEL”与自己注册的商标相同，认为侵犯了自己公司的权利，于是向广州海关申请货物扣查并采取海关保护措施。海关认为鸿信公司侵权，然后将此批定制货物没收并罚款2万元。鸿信不服行政处罚而提起诉讼。法院的判决结果是：鸿信公司存在侵权。理由是：侵犯知识产权的货物禁止进出口，出自《中华人民共和国知识产权海关保护条例》中的规定，因而贴牌产品侵权，被海关扣查和罚款就具有合法性。

2.认定为不侵权的案例和理由

根据(2007)闽民终字第459号判决可知，涉外定牌加工行为侵权是福建省高院的态度。案情大致经过如下：原告香港雨果博斯有限公司在我国境内注册了“BOSS”商标。一家意大利的公司在意大利境内申请了“NEW BOSS COLLECTION”商标，并委托被告武夷山喜乐制衣有限公司为其生产西服，并在其上贴附此标牌。两个商标具有相似性，因而原告在被告报关出口货物时以侵权为由，向海关申请采取了财产保全措施，以便之后的诉讼。最后判决结果不支持商标侵权诉求，法院给出的理由是：喜乐制衣公司的涉外定牌加工行为是受意大利公司的委托，产品并没有在中国大陆销售，不会在中国产生混淆和误认，也就不满足商标权侵权的构成要件之一“混淆”，因此判决认定不为侵权。

3.判定侵权与否态度审慎

北京高院在2006年之前认定混淆是商标侵权判断的前提，委托生产行为是定牌加工的性质，产品流通于国外市场，不会带来让中国消费者误认、混淆的法律后果，不认定为侵权。但2006年北京高院出台《解答》之后，废止了上述规定。规定中不再直接表明加工方的行为是否侵权，只是说加工方如果尽到对贴牌商标的注意审查义务，就可免于商标侵权诉讼，但没有对行为进行定性。除此之外对于解释中“定做人有商标证明权利”存有两种不同的理解，第一种理解是只要加工方能够提供商标权权利证明即可，这种商标权并不限于在我国注册的商标权，第二种理解是加工方需要提供证据证明贴附的商标在我国境内已经注册。对于这两种理解，法院在处理纠纷时明显偏向于第二种理解，从而认定涉外定牌加工行为构成侵权。

四、我国商标立法中存在的不足

由于立法存有漏洞，导致两种不同判决的出现。我国新《商标法》第57条第2款明确规定要考虑混淆，但却未规定相似、类似与混淆之间的联系，就导致两种不同的理解出现，一种理解是混淆是判断相似和类似的要件，一种理解是混淆是判断商标侵权与否的实质要件。同时新《商标法》第57条采用列举的方式规定侵权行为的具体情形，没有对这些行为的共通之处进行规定，即导致了“混淆”。虽然这样的规定提高了法律的执行效率，如若对这些现象进行机械理解和套用，就会犯法律万能主义的错误。基于《商标法》第57条这样的规定，浙江省高院将第1款规定的情形认定为侵权，将第2款规定的情形认定为不侵权。因构成商标权侵权的一个重要前提是在客观上存在损害事实或是有损害发生的可能。贴牌产品不在中国境内出现，不满足这样一个前提，再结合混淆理论就可以知道无论是第1款还是第2款都不构成侵权。

除了《商标法》存有不足外，我国2014年5月实施的《商标法实施条例》也存在一定缺点，就是没有对商标使用进行界定，仅仅列出了各种使用情形，没有办法排除不该出现的情形，也没有办法细细涵盖所有应当具有的情形。这种规定看似提高了办案效率，无形中却扩大了对商标保护范围，从而将涉外定牌加工认定为商标侵权。

高院出台的《意见》第18条规定了加工方有注意审查义务，如果尽到此义务可以免除侵权责任。首先对审查义务履行的程度有不同理解，一种是审查了贴牌商标为境外商标权人合法拥有的即可，另一种除了要满足第一种情形外，还需要审查贴牌商标与中国境内注册商标有没有相同或是相似的，司法实践一般采用第二种理解方式。除了理解层面存有问题，规定我国境内的加工方对中国注册商标尽到查询义务，也有不合理的地方。因为定做方有义务在签订承揽合同之前，就应考虑自己的商标在境外是否受到保护，有无与其他商标相同或相似而产生侵权的可能，这是对自己企业的一种保护。同时，定做方是定牌加工中最大的受益人，加工方只取得了与自己劳动服务相应的廉价费用。而《意见》直接把审查义务划给加工方，并让其负举证责任，是加工方承担了本不由自己承担的责任；同时因贴牌商标赚取高额利润的定做方逃之夭夭，责任交给承担能力弱小的加工方，境内商标权人也得不到满意的赔偿，最终是境内的加工方和商标权人共同承担了不利后果。

五、完善商标立法的建议

(一) 将“混淆可能”规定为商标侵权实质要件

《商标法》第57条第一款的规定没有出现混淆，因为遵循了TRIPS协议①，直接引用了这个条文。TRIPS协定这样规定背后有其理由，一方面要阻止尚未进入流通领域，但是将来有可能造成混淆的商品进入流通领域；另一方面可以减轻给权利人带来的举证压力，这样就提高了法律效率。从根本上看，还是考虑了混淆的可能性。这样一来，混淆可能就将《商标法》第57条的第一款和第二款联系在了一起。

建议法律明确将“混淆可能”规定为商标侵权的实质要件，而不仅仅是规定两种表现形式。TRIPS协定和他国相关立法均把“混淆可能”规定为商标侵权的实质要件，例如：TRIPS协定规定“在可能造成混淆、错误及欺骗”的情形下使用商标；我国台湾地区《商标法》第29条规定：有致相关消费者混淆误认之虞，需经商标权人同意方可使用。”

混淆标准具有一定的主观性，就需要法官有很好的知识素养和丰富的办案经验。除此之外，对混淆可能的相关方面也应进行规定。文章前面已经对混淆理论产生的背景进行了描述，同时还指出混淆的主体为消费者，因站在消费者的角度能将侵权范围量化，给予商标权人更公正的保护，法律对侵权人的处罚也更加合理，也体现了消费者在市场中处于被保护的地位。因广大的消费者与公共利益挂钩，而对公共利益的保护是民法中非常重要的一个原则。其实在保护消费者的同时，消费者能够买到商标权人的商品，也就间接保护了商标权人。除了混淆主体外，还对混淆产生的时间进行了阐述，无论是售前还是售中，总体来说商品没有脱离商标的流通领域，即使是售后混淆，也存在诱惑潜在消费者购买在境内出现的侵权产品，使更多的人陷入误认的圈套。除了上述两个方面的规定外，混淆是不需要已经出现，只要存在可能性，就应认定为侵权行为。这里可将美国判断混淆时考虑的几种因素作为参考。

(二)对“商标使用”的范围进行限制

“商标使用”界定了商标保护范围，被各国和地区的立法所重视。商标使用应当是商标在商品流通过程中的使用，这是由商标本质及商标的识别功能决定的。商品在流通领域中，消费者才有可能通过商标识别，区分出哪些产品是自己想要的，哪些不是自己想要的，从而使商标的识别功能得到发挥。有了这条限制，就很容易知道贴牌行为产生在手工加工环节，不处在商业流通环节。除此之外，商标法在定义商标使用时应考虑“以销售为目的”。例如，如果一本摆在书店的漫画书中，对某一个商标进行了绘画，虽然这个商标由于这本书正在出售的原因摆在了货架上，但是它也不是商标，因为它不满足以销售为目的，也没发挥商品识别功能，仅仅是用来娱乐。纵观国外立法，大多数国家和地区均将“以销售为目的”作为商标使用的实质要件，如德国商标法“禁止在商业流通中第三人未经过商标权人同意使用相同或相近似的商标”；美国商标法规定商标使用是为了销售，许诺销售，批发或广告等。最后商标应发挥商品识别功能，还有另一种说法就是让消费者对商标进行区分，辨别出哪些商品为期待拥有的商品。

我国的商标法及相关规定只是在《商标法实施条例》第3条列举了使用的范围，即在商业活动中将商标用于商品、包装、容器等，都视为商标使用。简略地指出了背景是“在商业活动中”，但是对于商标使用的目的和所要达到的法律效果没有规定，就使得本不属于商标侵权的定牌加工行为变成侵权使用行为。所以，从以商业活动为背景、商标使用目的和所要达到的法律效果三方面，对商标的使用进行限制性规定，无疑是合理的。

六、结论

现在，涉外定牌加工已经遍布中国大地，因此统一判定标准就显得异常重要。 司法实践中同案不同判的出现，在于立法不够完善。但是法的权威性不应忽视，在立法过程中确立混淆原则，并在法规中规定混淆这一实质要件，并指明混淆和相似、类似的具体关系，同时还要对商标使用的内涵加以规定，减少法本身的缺陷对法规质量的影响，从而使涉外定牌加工商标侵权行为的判定更加明晰。

注释

① TRIPS协议，是《与贸易有关的知识产权协议》(AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS)的简称。“TRIPS”的宗旨是“期望减少国际贸易中的扭曲和障碍，促进对知识产权充分，有效的保护同时保证知识产权的执法措施与程序不至于变成合法的障碍”。中国自入世之日(2001年11月20日)起便全面实施世界贸易组织的TRIPS协议。