浅析禁止重复授权原则中的例外情况及其适用

吴配全

一、引言

由我国《专利法》第9 条第1 款在前半部分规定了同样的发明创造只能授予一项专利权这一禁止重复授权原则的同时，又在该条款的后半部分及《专利法实施细则》第41 条规定了该原则适用时的一种例外情况，即同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利的，可通过放弃实用新型专利权而获得发明专利授权的情形（以下简称例外情况）。虽然我国《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》（2010 版）从不同的层次对上述例外情况作了较为详细的规定，然而由于现实中涉及重复授权的情况往往纷繁复杂，导致上述例外情况的准确适用存在一定难度，特别在“同一申请人”、“同日”和“分别说明”等条件的判断上，有时无法仅根据已有的明确规定作出准确判断。鉴于此，为了能准确适用《专利法》第9 条的上述例外情况，除了需要知道《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》（2010版）有关上述例外情况的明确规定外，还需了解该例外情况产生的历史背景及制定相关法条的立法本意，从而加深对相关法条、法规的理解并在出现无法仅根据已有明确规定进行判断的疑难情形时，可结合立法本意作出更全面、更准确的考量。

二、例外情况规定的历史由来及立法本意

我国实用新型专利申请和发明专利申请的审查制度不同，前者实行初步审查制，因此，从申请到授权所需的时间较短，后者则实行实质审查制，从申请到授权所需时间较长。由于部分申请人既希望能够较快地获得专利保护，又希望能够获得保护期限更长的发明专利权，于是便对同样的发明创造既提交实用新型专利申请又提交发明专利申请，由此而对同样的发明创造获得两项专利权。然而，我国1992 年修改的《专利法实施细则》增加了有关“同样的发明创造只能授予一项专利权”这一禁止重复授权原则的规定。自此，申请人便不能再采取上述做法。

到了20 世纪90 年代中期，我国的专利申请数量快速增加，而审查员严重不足，导致发明专利申请的积压情况较为严重，引起了申请人和社会公众的不满。基于此国家知识产权局出台了一项临时规定，即允许同一申请人同日或先后就同样的发明创造既提交发明专利申请又提交实用新型专利申请，在实用新型专利获得授权后，若发明专利经实质审查被认定可以授予专利权的，申请人可通过声明放弃已经获得的实用新型专利权而获得发明专利的授权。这一临时规定便是上述例外情况的原型。

进入21 世纪以后，我国发明专利申请积压的问题已经得到了很大缓解，但大多数人认为上述临时规定为申请人提供了更多的选择，符合我国的国情，因此，在2008 年修改《专利法》时予以了保留，但对上述临时规定的做法进行了修改完善以克服其不合理之处。其中，为了避免原先临时规定允许申请人先、后分别提交实用新型专利申请和发明专利申请可能导致的专利保护最长期限超过自申请日起的20 年，继而对其他发明专利权人有失公平的缺陷，修改后的相关法条明确了两件申请必须满足由同一申请人在“同日”提出。此外，由于先授予的实用新型专利权因被放弃或保护期限届满而终止会由国务院专利行政部门予以登记和公告，公众在得知上述情况后认为实用新型专利请求保护的发明创造已经进入公有领域而自由实施应用的，又可能侵犯随后授予的发明专利权，这有损公众的信赖和利益，因此，为了更好地维护公众利益，修改后的法条还明确了须满足“先获得的实用新型专利权尚未终止”，方可通过声明放弃实用新型专利权以获得发明专利申请的授权。

2010 年修改的《专利法实施细则》第41 条第2款又规定了对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时予以“分别说明”。其中，要求提交实用新型专利申请时进行“说明”的意义在于让公众通过实用新型专利的授权公告知晓相同的发明创造还提交了发明专利申请，避免误导公众。而要求提交发明专利申请时进行“说明”的意义在于让国家知识产权局在对发明专利进行实质审查时知晓相关情况并予以注意，确保发明专利授权符合相关规定。至此，禁止重复授权原则中的上述例外情况规定便正式形成。

从以上描述可看出，例外情况是在特定历史背景下产生的，其立法本意是在禁止重复授权的大原则基础上给予在中国提交专利申请的申请人一定优惠政策，但这种优惠政策仅适用法律明确规定的具体情形，并在施行方式上受到严格限制，为的是给予申请人优惠的同时确保公众利益不受损害，体现了权利和义务平衡的原则。

三、例外情况的适用及疑难情形

由于例外情况是中国《专利法》在禁止重复授权原则基础上给予申请人提供的一种便利，意味着只有在规定的情形下才允许对同样的发明创造授予两项专利权，其他情形均不允许，这从《专利法》将例外情况紧接着写入第9 条第1 款“同样的发明创造只能授予一项专利权”之后便可窥见一斑。因此，在适用上述例外情况时，需要严格遵守“同一申请人”、“同日”、“先获得的实用新型专利权尚未终止”和“分别说明”等规定。而在遇到无法仅根据现有的明确规定作出准确判断时，则需要结合该例外情况规定的立法本意进行判断，确保满足在给予申请人优惠的同时不损害公众利益，做到权利和义务的平衡。下面本文将就常见的几种疑难情形结合具体案例进行分析，给出倾向性建议，以期为同行从业者提供参考借鉴。当然，针对下文所列的三种疑难情形，同一情形之下可能还有多种不同的具体情况，如涉及分案申请的第（二）种情形就纷繁复杂。笔者的以下观点也仅是针对罗列的具体案例给出的倾向性建议，针对其他具体情形，可以参考本文的分析思路结合例外情况的立法本意等具体问题具体分析。

(一)PCT 国际申请与同日实用新型专利能否适用例外情况的规定

某案为进入中国国家阶段的PCT 发明申请，申请人在国际申请日同日向国家知识产权局提交了实用新型专利申请，现实用新型已授权且处于有效状态，其保护范围与PCT 发明申请相同。申请人在收到国家知识产权局发出的克服重复授权的审查意见后，欲通过放弃实用新型专利权来获得发明专利申请的授权。

针对上述案例的情形能否适用例外情况的规定存在一定争议。主张不可以适用例外情况规定的人，其理由主要在于PCT 国际申请并非申请人向国家知识产权局提交的专利申请，且申请人在申请时并未进行“分别说明”。而主张可以适用的人则认为，PCT 国际申请进入中国国家阶段与普通国内申请在实质审查时适用的法律条款和基本原则相同，且此类情形已经满足了例外情况规定中有关“同一申请人”、“同日”、“先获得的实用新型专利权尚未终止”等条件，而未满足“分别说明”的条件则是由于PCT 表格中没有相应的勾选项，属于表格本身缺陷导致的结果，并非申请人刻意不进行说明。从善意审查的角度考虑，应同意其放弃实用新型专利权以获得发明专利申请的授权。

针对上述争议问题，笔者倾向于前一个观点，即PCT 国际申请与同日实用新型专利不能适用例外情况的规定。通过本文第二部分对例外情况历史由来及立法本意的分析我们可以看出，例外情况规定适用是极其严格的，一般不宜扩大适用，必须要考虑权利和义务的平衡，不能损害公众利益。由于PCT 国际申请与其同日实用新型在申请时无法进行“分别说明”，因此，若让申请人通过放弃实用新型专利权以获得发明专利申请的授权，就会存在前述所说的可能误导公众、有损公众的信赖和利益等问题，其与2010 年修改的《专利法实施细则》第41 条第2 款的立法本意相悖。因此，第二种观点所说的“善意”实则只是对申请人单方面的善意，并非“公平的善意”。而“PCT表格中没有相应的勾选项导致申请人无法分别说明”的情况也只是表明我国《专利法》给予在我国提交专利申请的申请人相应优惠时并未将该例外开口扩大到PCT 国际申请。因此，所谓的“表格本身缺陷”并不是PCT 申请可以适用例外情况规定的理由。

实际上，《专利法实施细则》第三次修改导读中对本案上述情形也做出过明确说明：“关于申请人同日就同样的发明创造分别提交一件实用新型专利申请和一件PCT 国际申请是否适用《专利法》第9 条的例外规定的问题，我们认为答案是否定的”。具体理由有三点：一是《专利法》第9 条规定的例外指的是在申请日向国家知识产权局实际提交了两件申请，而国家知识产权局受理PCT 国际申请是依据《专利合作条约》及其实施细则，并不依据我国《专利法》，尽管按照《专利合作条约》已确定国际申请日并指定中国的国际申请，视为向国家知识产权局提出的专利申请，其国际申请日也被视为《专利法》第28 条所规定的申请日，但这种“视为”的结果只有国际申请进入中国国家阶段后才能确定；二是PCT 国际申请在国际阶段时并无类型上的区分，究竟是实用新型还是发明专利申请，需要等到申请人办理进入中国国家阶段的手续时才能确定；三是申请人在提出国际申请时无法“分别说明对同样的发明创造已经申请了另一专利”。因此，综合考虑申请日、专利申请的类型以及申请时分别说明等因素，同日提交一件实用新型专利申请和一件PCT 国际申请不能适用《专利法》第9条的例外情况规定。

(二)发明分案申请与母案的同日实用新型专利能否适用例外情况的规定

某发明分案申请在拟授权时被发现与其母案同日的实用新型构成重复授权，该授权的实用新型专利目前仍处于有效状态，发明的母案与同日实用新型在申请时也进行了分别说明。

针对上述情形中申请人能否通过放弃实用新型专利权以获得分案专利申请的授权也存在正反两种观点。存在争议的原因主要有两点：一是分案申请的申请文件递交日与实用新型并不相同，因此，其是否满足“同日”的要求存在疑惑；二是分案申请在递交时，未就同日存在相同的发明创造作出过说明，因此，其不满足例外情况规定中“分别说明”这一条。

笔者认为上述案例的情形应该可以适用例外情况的规定，理由如下：首先，分案申请的申请文件递交日期虽然与母案不同，但这一文件递交日期并非用于确定《专利法》第28 条规定的申请日，分案申请的申请日与其母案相同，这完全符合例外情况规定中有关“同日”是指“申请日”的规定（参见《专利法实施细则》第41 条第2 款）；其次，例外情况规定要求“分别说明”主要是让社会公众和专利审批人员知晓相关情况，避免误导社会公众也便于专利审查。由于申请人在母案及其同日实用新型专利申请提交时已经就相关情况进行了“分别说明”，授权的实用新型专利也已经公告了存在相同的发明专利申请，因此，此类情形并不会损害公众利益，也不会对专利审查带来额外负担，并不违背例外情况规定的立法本意。此外，由于分案申请的内容并未超出母案记载的范围，且很多时候分案是根据不具备单一性的审查意见“被迫”做出的补救措施，允许其放弃实用新型专利以获得分案的发明专利申请授权理论上并未扩大《专利法》第9 条例外情况给予申请人的好处，在不损害公众利益的情况下也满足“权利和义务平衡的原则”。综上，从善意审查的角度出发，此类情形可以允许申请人适用该例外情况，此时的“善意”与情形1 不同，不再是片面的善意。

(三)发明专利授权前申请人发生了变更，能否适用例外情况的规定

申请人就同样的发明创造于同日提交了发明专利申请和实用新型专利申请，并在申请时分别做出了说明，目前实用新型已获得授权且处于有效状态，但在发明专利申请授权前，发明申请人变更为他人，因而发明专利申请和实用新型专利的申请人和专利权人不同。

上述情形在现实中较为常见，申请人在获知发明专利可能被授予专利权后，常在授权前就将申请进行转让，从而导致发明专利申请的申请人变得与实用新型不同。此时，很多从业者会觉得发明与实用新型不再满足“同一申请人”这一条件，因而对其能否适用有关例外情况的规定存在疑惑。

针对此类情形，由于在申请时发明和实用新型申请为同一申请人，符合《专利法》第9 条第1 款的相关规定。在发明专利申请的申请人发生表更后，该情形仍满足例外情况有关“同日”、“先获得的实用新型专利权尚未终止”和“分别说明”等的规定，即申请人的变更并不会损害社会公众利益。此外，该类情形中发明专利申请的申请人与实用新型的专利权人之间为受让人和转让人关系，具备协商放弃专利权的基础。因此，若双方在协商后，转让人（即实用新型专利权人）愿意放弃实用新型专利权以让发明专利申请获得授权，应予以准许。该情形与上述情形（二）一样，适用例外情况规定，因其不会损害公众利益，也不会对专利审查带来额外负担，符合例外情况规定的立法本意。

四、结 语

例外情况适用的疑难情形无法一一穷举，因此，为做到准确判断，除牢记《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》（2010 版）的相关规定外，我们还需在了解该例外情况产生的特殊历史背景下准确把握其立法本意，以便在出现疑惑，无法简单根据已有规定作出准确判断时能依据立法本意作出更合理的抉择，从而在惠及申请人的同时也确保公众利益不受损害。