玩企如何有效打击

2018-11-30 05:31广东固法律师事务所周寒

中外玩具制造 2018年1期

广东固法律师事务所周寒

2017年，广东省玩具产业知识产权联盟成立后，广东固法律师事务所知识产权团队作为联盟成员接受省内玩具企业的委托，代理权利人办理了31宗玩具产品专利侵权维权案件。出于对维权效果的考量，所有案件均通过法院诉讼途径解决。截至目前，侵权人与权利人和解4宗；法院一审审结5宗，其中4宗确认侵权及判令赔偿，1宗案件因专利被宣告无效而驳回起诉；其余22宗案件均已完成一审庭审工作，等待法院一审裁判。

通过代理玩具企业专利维权，笔者总结了一些玩企维权的有效途径，希望能够帮助更多的玩企打击侵权行为，维护企业利益。

Q：如何选择合适的维权途径？

A：发现侵权线索后，维权有向法院提起诉讼及请求行政处理两个维权途径，且两个途径各有利弊：（1）法院诉讼的裁判包括停止侵权及赔偿；行政处理只作出停止侵权的决定，不负责处理侵权赔偿。（2）通过法院诉讼取得生效判决耗时长，如果被诉侵权人在诉讼过程中提出管辖权异议及上诉、无效宣告申请、不服一审裁判的上诉，则这一时间跨度将达到一年半甚至更长；专利行政处理则可在三个月内取得生效处理决定。（3）法院诉讼须缴纳诉讼费，请求专利行政管理部门处理侵权纠纷则无需缴纳费用。（4）诉讼可通过构造连接点选择受案法院，达到规避地方保护主义的目的；专利行政处理通常只能向侵权人所在地的知识产权行政管理部门提出。

结合以上利弊分析，我们发现，请求专利行政处理有利于快速实现停止侵权，而要获得侵权损失赔偿，原则上只能通过法院诉讼实现。基于此，维权之初，权利人需要根据个案，确定维权目的是停止侵权优先，还是索赔优先，并结合其他因素选择适当的维权途径。

对于玩具企业为保护新产品而开展的专利维权行动，笔者建议权利人在取得侵权证据后，先行请求行政处理。在侵权人停止侵权后，再行向法院起诉追究其民事赔偿责任。

Q：进行维权诉讼就要拒绝和解？

A：不论是法律诉讼，还是行政处理，在相应的程序中，权利人与被诉侵权人都有和解的可能。和解建议，有的是由被诉侵权方提出，有的是审判（理）人员或调解机构提出。和解不成的原因，通常是双方关于赔偿金额的差距明显，无法达成一致。

笔者认为，权利人不应脱离自身的维权目的，过于纠结赔偿金额，从而走入误区。权利人应当认识到，对于专利维权而言，达成和解，即使没有赔偿，也是一种胜利。因为，和解协议通常都是以确认被诉侵权人实施了侵权行为，并且被诉侵权人同意不再侵权为基础的。一纸和解协议，不仅是被诉侵权人不再侵权的承诺书，而且是被诉侵权人此前实施侵权行为的有力证据。如果被诉侵权人未来再行实施侵害同一专利权的行为，即构成重复侵权。而对于重复侵权，司法界是一致认同惩罚性赔偿的，将予以重罚。从这种意义上说，与被诉侵权人达成和解，从而尽快实现禁止侵权，对权利人具有重要法律意义，不可轻易错过和解机会。

在笔者代理的一例案件中，被诉侵权人提出和解方案，不仅同意适当赔偿，而且同意移交生产侵权产品的模具，但是，权利人认为赔偿额过低拒绝了和解。在后续诉讼过程中，被诉侵权人提起了专利无效宣告申请，并导致授权专利被专利复审委员会宣告无效，进入了漫长的行政诉讼程序中，让权利人后悔不已。

Q：维权诉讼如何提高法官的判赔额？

A：专利维权诉讼老大难之一，就是难以证明侵权人的违法所得或权利人因被侵权所受的损失，只能由法院在法定赔偿额范围内酌定。

法官在酌定赔偿额时，通常结合专利的类型（创新程度）、侵权行为的类型等因素予以裁判。由于要考虑判决的可执行性及对社会经济的影响等诸多因素，目前法院对于专利维权诉讼裁判的赔偿金额实在难以让权利人满意。在此情形下，如何提高判赔额呢？

一是要尽可能多地依法举证，争取跳出法定赔偿额的限制。在被诉侵权人违法所得难以证明的情形下，权利人可以通过各种对比，设法证明自己的损失。尽管这些损失并不一定是被诉侵权人单独造成的（还有其他侵权者），但是，一旦权利人的损失被法院采信，举证义务与责任就会出现反转，转由被诉侵权人来证明其侵权行为并没有造成权利人主张的那样多。同样的，权利人也可以在专利授权的同时，合理地设置及形成专利实施许可证据，以便在侵权诉讼中向被诉侵权人按照专利实施许可费的合理倍数进行索赔。

二是在法定赔偿的情形下，要尽可能多地证明被诉侵权人的侵权规模、侵权持续时间、侵权产品单品利润率，以及专利设计（技术）在侵权产品中的价值。例如，在诉讼中，提交被诉侵权者多次、多地域销售侵权产品的证据，以证明被诉侵权者的侵权规模及侵权持续时间；提交侵权产品与其他同类产品的市场价格，证明专利设计（技术）在侵权产品中的价值等等。权利人须充分认识到，法定赔偿额从1万到100万的幅度，需要用有效证据去影响法官的自由裁定权。

Q：如何破解执行难问题？

A：执行难，是专利维权诉讼的另一痛点。赢了官司，拿不到赔偿，导致权利人贴钱去维权，是很多权利人吐槽的槽点。对于执行难，我们除了要相信在信用体系建设完成后“老赖”现象将得到有效遏制外，现阶段在诉讼中还是要尽可能地运用一些诉讼手段。

尽可能将被诉侵权人定位到个人，或主张个人与被诉侵权人承担连带责任。我们知道，由于个人不存在破产问题，个人债务实现的机会远远大于企业法人债务。因此，权利人在维权诉讼过程中，要尽可能地通过发现连接点将被诉侵权人的股东、法定代表人等个人列为共同侵权人。这种连接点通常包括商标许可、个人独资公司、帮助侵权等。

申请财产保全防止被诉侵权人转移财产。申请财产保全，包括但不限于冻结银行账户、查封资产等。财产保全不仅能防止被诉侵权人在诉讼过程中转移财产，利于未来执行；而且财产保全会对被诉侵权人的经营造成一定影响，对侵权人造成心理压力，促进案外和解。