浅论专利申请中对审查意见的答复策略

余 岢 王海涛 施颖杰

一、引 言

专利申请能否最终授权，专利权又能得到多大的保护范围，不仅与专利申请提交时申请文件撰写质量密切相关，而且与专利申请实质审查过程中审查意见答复密切相关。尽管越来越多的申请人或专利代理人在撰写专利申请文件前，对预请求保护的技术方案进行新颖性、创造性分析，a朱红霞，李征，蒋涛，高天柱．小议专利代理人在答复审查意见通知书中的责任和义务［G］．中华全国专利代理人协会．加强专利代理行业建设 有效服务国家发展大局：2013年中华全国专利代理人协会年会暨第四届知识产权论坛论文汇编．北京：知识产权出版社，2013（4）：1-4．但受客观（数据库）和主观（检索水平）条件的限制，在专利申请实质审查阶段被检索到文件的可能性依然很大。另外，随着国家知识产权局专利审查制度的日趋严密，审查员利用对比文件结合公知常识、惯用技术手段、常规选择等来评价专利申请创造性的现象越来越普遍。b莫丹，高安娜．结合案例谈专利审查意见中关于“创造性”问题的答复［G］．中华全国专利代理人协会．发展知识产权服务业，支撑创新型国家建设．2012年中华全国专利代理人协会年会第三届知识产权论坛论文选编．北京：知识产权出版社，2012（2）：1-6．因此，收到涉及创造性问题审查意见的概率较大，能否成功答复审查意见关系到专利权及合理保护范围的获得。

二、案 例

（一）【案例1】

1．案情简介

申请号：201310663462.7。

发明名称：一种压力信号器。

审查员引用对比文件1（CN101936240A“一种粗微调相结合的压力信号器”）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

专利申请权利要求1中的壳体、膜片、硬芯、接管嘴、微动开关、插座和导线均被对比文件1披露，对比文件1还披露了碟簧和调节弹簧。基于区别技术特征，审查员认为上述专利申请权利要求1实际解决的技术问题是：如何连接接管嘴和壳体；如何支撑弹簧下端；如何固定安装微动开关和插座。从对比文件1和上述专利申请实际解决的技术问题出发，审查员认为区别特征是常规技术手段或易想到的技术手段。

对比上述专利申请压力信号器的结构（如图1所示）与对比文件1压力信号器的结构（如图2所示），可以认定对比文件1是上述专利申请的最接近的现有技术，但两者还是有明显区别的。

图1 专利申请压力信号器的结构

图2 对比文件1压力信号器的结构

仔细阅读这两份专利申请文件的全文，可以发现：

（1）两者结构不同。对比两者结构，上述专利申请的压力信号器结构更简单，由两个弹性元件简化为一个弹性元件，从而减少了相关调节部件，如上述专利申请的压力信号器只有一个相关调节部件——调整盖，而对比文件1的压力信号器相关调节部件有调整螺套、调节调整螺栓、限位螺套。

（2）两者工作原理不同。该申请的压力信号器通过支架精确调整微动开关的触点与按压面A的相对位置，通过调整盖调解弹簧的预压缩量，充入气体或释放气体时膜片两侧的气压差只通过气压和弹簧力调节，工作过程简单、可靠、精确；而对比文件1的压力信号器工作时需要调整螺套、调节调整螺栓、限位螺套、碟簧和弹簧全面配合，工作过程复杂，操作难度大。

基于上述分析，该申请相对对比文件1实际解决的技术问题是，在保证精确度的前提下如何简化压力信号器的结构、减小压力信号器操作难度。

从重新确定的实际解决的技术问题的角度进行意见陈述，本案例的专利申请最终授权。

2．小结

（1）审查员进行“突出的实质性特点的判断”时采用三步法，区别技术特征→发明实际解决的技术问题→区别技术特征是否显而易见。答复创造性问题审查意见亦可采用该三步法思路，只是要在认真阅读、研究申请文件全文的基础上，从自己对技术方案的理解重新进行三步法分析。

（2）该案例成功答复还要归功于说明书中对压力信号器的工作原理进行了清楚描述，并对各部件间的配合及功能作用作了说明，这才能准确找到发明实际解决的技术问题，找到答复的突破口。因此，撰写产品类发明创造的申请文件时，尤其是机械类产品，不仅要清楚、详细写出产品部件、各部件之间关系（如位置关系、连接关系），还要清楚、详细写出产品工作原理，即写出各部件间的配合及功能作用。这有助于全面说明产品，为后续审查可能出现的问题做好铺垫。

（二）【案例2】

1．案情简介

申请号：201310231773.6。

发明名称：一种船舶系泊定位方法。

审查员引用对比文件1（JP特开2006-206006A）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

上述专利申请权利要求1中被系泊对象通过钢丝与重物相连、重物放入水下及重物定位三个步骤，对比文件1均有披露。上述三个步骤细节上的不同及上述专利申请权利要求1涉及的步骤四（该步骤四对比文件1未涉及），审查员认为是常规技术手段或易想到的技术手段。

阅读上述专利申请的申请文件全文后了解到，上述专利申请技术方案的提出是针对需在深水、狭窄航道下定点作业的水面船舶，在特殊水域下，比如航道狭窄、水底地形地质复杂、水位落差较大、水域周边有水上建筑物等情况下的系泊方案，即上述专利申请是针对特殊系泊环境、特定系泊对象提出的系泊方法。在此背景下，各步骤细节上的处理就不能简单地认定为“常规设置”“常规选择”“常规手段”“容易想到”，因为这些细节正是解决特殊系泊环境下特定问题的关键。如，绞车带排缆装置和恒张力，与钢丝绳连接，用恒定张力功能保障在有较大水位落差时钢丝绳的自由收放，以确保工程船系泊的可靠性和安全性。又如，钢丝绳与岸上的固定装置相连接，以防止钢丝绳失效或者断裂时船体对附近的水上建筑物造成冲击。另外，虽然上述专利申请采用的一些装置是已知装置，但可用于船舶系泊的已知装置一定会有很多，上述专利申请对装置的选择、对装置连接方式的设计也是付出创造性劳动的结果。

2．小结

（1）当要求保护的发明与对比文件相比的区别特征被审查员认为是常规选择、常规设置、常规手段、易想到的时，答复审查意见的思路是，从发明解决的技术问题找突破口，若发明提出的技术方案是针对特殊或特定的技术问题，则这些看似常规的选择、常规的设置、常规的手段及其组合往往显得非显而易见。若要求保护的发明与最接近的现有技术相比的区别特征是现有技术的组合，可以考虑发明解决的技术是否为特殊或特定的技术问题。这里的现有技术也包括常规手段、常规设置、常规选择等。

（2）从该案例可以看到，说明书的背景技术部分同样很重要，撰写说明书时，背景技术应与发明内容、具体实施方式一样受到重视。

（三）【案例3】

1．案情简介

申请号：201610097642.7。

发明名称：一种应用于空间太阳电池阵的能量闭环超疏电帘除尘系统。

审查员引用对比文件1（CN102231394A）和对比文件2（CN204974606UA）评价上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

审查员认为对比文件1是该申请的最接近的现有技术，上述专利申请权利要求1中的技术特征太阳电池模块、DC/AC变换器、继电开关、升压变压器和梳状电帘均被对比文件1披露，而未被对比文件1披露的技术特征 “梳状电帘表面覆盖的一层具有微纳结构的超疏层”，审查员利用对比文件2中的自清洁薄膜（纳米二氧化钛薄膜）引出公知的两种自清洁涂层——具有微纳结构的超疏水层结构和纳米二氧化钛薄膜，认为采用任一一种是本领域的常规选择，另外，审查员认为自清洁薄膜在对比文件2中的作用与具有微纳结构的超疏层在上述专利申请中的作用相同，风和刷子在对比文件2中的作用与电场在上述专利申请中的作用相同，即对比文件2给出了将自清洁层与电场结合以提高除尘效果的技术启示，综上，审查员认为对比文件2披露了具有微纳结构的超疏水层结构，以及给出了将具有微纳结构的超疏水层结构与电场结合以提高除尘效果的技术启示。结合对比文件1和对比文件2，上述专利申请权利要求1不具备创造性，而其他从属权利要求也未披露突出的实质性技术特征，故上述专利申请权利要求书所有的权利要求均不具备创造性。

先仔细阅读上述专利申请和对比文件1全文，可以发现：

（1）该申请的具有微纳结构的超疏层为两层结构，第一层为覆盖在电帘表面的绝缘衬底，第二层为覆盖在绝缘衬底上具有凸起、绒毛状的超疏结构（如图3所示）；对比文件1披露了在电路层表面覆盖透明绝缘保护膜（相当于上述专利申请的绝缘衬底），但未披露凸起、绒毛状的超疏结构（如图4所示）。另外，上述专利申请说明书中提到凸起、绒毛状的超疏层大大降低了表面能，尘埃在太阳电池阵表面吸附性降低，因此在电场的作用下尘埃很容易被举起并沿着垂直于电极的方向运动，从而达到除尘的目的。

图3 具有微纳结构的超疏层为两层结构

图4 电路层表面覆盖透明绝缘保护膜

（2）该申请说明书提到的除尘系统自带供电装置——高压太阳电池模块，该高压太阳电池模块独立为除尘系统供电，即该申请的除尘系统的供电与航天器电源系统隔离，这提高了除尘系统的安全性和可靠性，也就是说，该申请的除尘系统为航天器电源系统的太阳电池阵除尘，但它并不由航天器电源系统的太阳电池阵供电；对比文件1中除尘系统由太阳能蓄电池供电，而由其说明书附图图3可知，太阳能蓄电池由太阳能电池板提供能源，太阳能电池板就是对比文件1除尘系统处理对象，即对比文件1的除尘系统由航天器电源系统供电。

再仔细阅读对比文件2全文，可以发现：

上述专利申请的凸起、绒毛状的超疏结构无论是结构特征还是材料特征均与对比文件2的自清洁薄膜不相同，即凸起、绒毛状的超疏结构未被对比文件2披露。抓住上述专利申请与对比文件的细小区别，本案例的专利申请最终授权。

2．小结

（1）当要求保护的发明大部分技术特征已被现有技术披露，仔细阅读申请文件全文，寻找技术细节，从细节上找区别技术特征，若能找到区别技术特征，且申请文件记载了该区别技术特征的有益技术效果，则利用该区别技术特征答复审查意见成功率较大。

（2）撰写说明书具体实施方式时，代理人应充分挖掘要求保护的发明所包含的技术特征，对每个技术特征的功能作用、技术效果都应当记载。

三、结束语

《专利法》第22条第1款规定：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性和创造性审查是发明专利申请实质审查阶段的工作重心。尽管针对不同申请案件，下发的涉及新颖性和创造性的审查意见不同，但答复这类审查意见仍然有技巧可寻，归纳总结这些技巧可提高审查意见答复成功概率。本文通过三个具体案例介绍了三种不同条件下答复审查意见的三种不同思路，并对三种不同思路的特点作了总结，期望能给读者一些启示。

《专利法》第33条规定：申请人可以对其专利申请文件进行修议，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。依据《专利法》第33条，答复涉及新颖性和创造性的审查意见时，无论是对申请文件的修改，还是陈述发明技术方案相对现有技术具有显著的进步，都不能超出原说明书和权利要求书记载的范围。即，专利申请文件撰写关系后续审查意见答复成败。从审查意见的答复对专利申请文件撰写进行思考，有助于进一步提高撰写质量，保障专利申请授权并得到最理想的保护范围。