企业商业秘密管理实务精要（下篇）

◎ 文/章建勤 张小娟

企业商业秘密权遭受侵犯，给企业造成损失的，可以通过法律途径追究侵权者的法律责任，并挽回损失。如果责任人违反劳动合同，可按照劳动合同的约定通过劳动仲裁程序予以追究。如果责任人违反商事合同的约定，可按照商事合同约定的仲裁条款，通过商事仲裁追究。如属于不正当竞争行为，可请求市场监管机关进行行政查处，也可按照商事合同的约定向法院提起违约之诉。只要没有合同约定不能直接向法院起诉，也不属于劳动合同纠纷的，都可直接向法院提起民事侵权之诉。如果证据充分、侵权判定比较简单，侵权给权利人造成的损失或者侵权人侵权所得达到50万元，可能构成犯罪的，也可以直接向公安机关进行刑事报案或控告，要求追究刑事责任，同时追究其承担民事赔偿责任。而这所有的商业秘密维权法律途径中，向法院提起民事侵权之诉是最基本、最重要的。

不管通过何种途径维护商业秘密权，以下三点是非常重要的。第一，无论如何都要有专业的代理律师协助维权。没有专业代理律师协助，用一个曾经负责她所效力的企业商业秘密维权资深人士的话说，“一出门就被打回来了”，企业花了巨大代价却连案都没有立上。至于如何选择专业的代理律师及配合代理律师的工作，这本身是一项技术含量很高的工作，很难简单说清。但分两步走的做法是值得借鉴的。第一步，根据律师团队的知名度、经验等外部条件进行初选。第二步，让初选上的律师团队在限定时间内提出维权方案，按照维权方案的优劣决定代理律师团队和预备替补的律师团队。第二，所有证据、文件的原件都要由企业自己保存和出示，同时要对所有证据材料等文件，除代理律师有完整备份外，企业必须要有向代理律师提供或出示所有证据、文件的交接记录及完整的备份。第三，在维权的全过程中，不论是对代理律师的选择过程，还是配合代理律师维权的过程中，都要注意企业商业秘密的保护。

另外，作为原告的企业在选择代理律师时，一定不要顾虑律师费。和其他知识产权诉讼一样，包括律师费在内的原告在诉讼中的合理维权支出，只要侵权成立，是要由侵权人承担的，而且在侵权人给权利人的赔偿之外额外计算。

一、 追究商业秘密民事侵权责任

（一）确定本企业商业秘密权遭到侵犯的事实

当企业发现他人未经授权擅自使用其商业秘密进行牟利时，就很可能发生了自己的商业秘密被侵犯的事实，就需要进一步的调查核实，以判定是否确实存在企业的商业秘密权被侵犯的事实。对此，按照如下步骤核实判定。第一，了解判断该他人使用的技术信息或者经营信息与本企业合法拥有的的技术信息或者经营信息是否相同或者实质性相同。第二，核实确认本企业对该被他人使用的技术信息或者经营信息是否采取了适当的保密措施。第三，了解判断该他人所使用的该技术信息或经营信息是否来源于本企业；如果不能确定来源于本企业时，了解判断该他人是否实际接触过本企业的该技术信息或者经营信息。第四，判断与该他人使用的该技术信息或者经营信息相同或者实质相同的本企业的技术信息或者经营信息是否构成“不为公众所知”。第五，判断该他人擅自使用该技术信息或者经营信息是否给本企业造成损失及损失额，或者该他人因擅自使用该技术信息或者经营信息是否获利及获利额。

如果对上述五个问题都得出了肯定的初步判定，则可以初步得出发生了本企业商业秘密被侵犯的事实。

（二）判定是否需要以提起民事侵权诉讼的方式维护商业秘密权

在初步判定存在侵犯商业秘密权的事实存在的前提下，就需要和专业律师一起共同对维权起诉所需的证据、获得法院支持的可能性大小、获得胜诉生效判决所需的大致时间、维权成功所得收益或所避免的损失、维权需要付出的成本，不进行维权可能遭受的后果等，做一初步判断。如果初判的结果是提起诉讼利大于弊，应该向法院起诉，则与专业律师签订代理合同，着手准备起诉。

（三）配合律师准备所需证据

1.准备该被他人使用的技术信息或经营信息是“不为公众所知”的证据。

2.准备被告所使用的技术信息或者经营信息与原告所拥有的技术信息或者经营信息构成相同或者实质相同及被告接触过原告的技术信息或者经营信息的证据。

3.确定原告据以起诉的构成商业秘密的技术信息或者经营信息具有商业价值的证据。

4.确定原告因侵权所受到的损失数额及证据或者被告因侵权所得的数额及证据。

（四）配合律师确定起诉状及其证据

1.确定起诉状初稿及其证据。这项工作包括：（1）确定诉讼请求；（2）确定管辖法院；（3）确定据以起诉的事实和理由；（4）确定起诉时据以提交的证据。在这4方面的内容确定后，就可以定出起诉状及其证据的初稿。

2.起诉状及所附证据定稿。由于商业秘密侵权诉讼非常复杂和艰难，是对企业非常重要的诉讼，对起诉状就要非常慎重。因此，企业最好聘请另一个律师事务所的专业律师充当“反方”律师，协助对起诉状定稿。

（五）配合代理律师到法院起诉

这阶段需要作的工作包括：1.与代理律师共同到法院递交起诉状及相关申请材料；2.与代理律师共同配合法院调取或者保全证据；3.配合代理律师对据以起诉的商业秘密点及证据进行修正；4.配合法院作好鉴定。

对于较为复杂的侵犯商业秘密案件，法院往往要根据司法鉴定结果来定案。所以往往要对原告主张的技术秘密点能否成立、被告使用的技术方案与原告主张的技术秘密点是否构成相同或者实质相同、原告因侵权所受损失或被告侵权所得进行司法鉴定。有时还需要对被告提交的技术方案的真实性及完整性，即被告提交的技术方案是否是其实际使用的真实完整的技术方案，也即通常所说的被告所提交技术方案的实用性，即能否生产出涉案产品或者达到被告所称的技术效果进行鉴定。实用性的鉴定通常是应原告的请求而进行。

进行鉴定通常涉及五方面的问题。第一，决定是否需要进行相关鉴定；第二，鉴定费用的预交；第三，鉴定机构及鉴定人员的确定；第四，鉴定材料的确定；第五，鉴定过程中的配合。

在鉴定过程中，往往需要对鉴定材料进行调整或者补充，有时还需要对原、被告双方的技术作进一步的了解，甚至需要到生产现场进行查验。对此，一方面要积极予以配合，同时也防人之心不可无。最好每次都有代理律师在场，在第一时间作出判断和应对。另外，有些谨慎敬业的法官，一般会在正式的鉴定报告作出之前，对鉴定报告初稿组织原、被告双方进行听证，以便防止鉴定报告的失误。对此，原告企业要非常重视，最好由代理律师和专家证人共同参加听证，以便在听证中就将对己不利的失误予以及时消除，而不要等正式的鉴定报告出来后再提出修正甚至提出重新鉴定。

（六）配合代理律师作好一审诉讼的最后工作

在一审诉讼的最后环节关键点是：（1）决定是坚持原来的诉讼请求还是对诉讼请求作出修正；（2）决定是否接受调解。

（七）充分利用商业秘密侵权案件的特殊性及调解制度对被告合理“榨取”

如果与被告之间不是势不两立、形同水火，而是为了经济利益的最大化，此时就要和代理律师共同根据诉讼形势的利弊，原告的研发、生产、销售各方面的战略目标和布局，从被告处所能“榨取”到的好处，确定是否接受调解，调解所要达到的目标及调解过程中的策略。

（八）收到一审判决书后的工作

如果判决结果是所有诉讼请求全部得到了支持。则第一阶段的维权取得了圆满成功，此时需要应对的只是被告可能提出的上诉，而且只需在收到被告的上诉状副本后，针对其上诉的请求和理由应对，因此难度就不怎么大了，兵来将挡就可以了。此时还需要考虑是否在一审民事判决的基础上启动其他追责，例如刑事追责程序，并作相关准备。总之，要充分利用、发挥来之不易的胜利成果。

如果诉讼请求的主要部分或者全部没有得到支持，决定要上诉的话，这时必须要考虑之前的维权工作，特别是代理律师的工作是否有失误，是否要更换代理律师。

二、通过其他法律其他途径维护企业商业秘密

（一）企业对违反商事合同约定侵犯商业秘密维权的法律途径

企业遇到违反供货合同、代理合同、合作合同、委托开发合同等商事合同中有关保守商业秘密的约定，商业秘密受到侵犯的，可以选择追究侵权者的侵权责任，也可以选择追究合同相对人的违约责任。如果合同中约定了通过仲裁途径解决的，或者纠纷发生后达成了通过仲裁解决纠纷的协议，就只能通过仲裁的途径解决纠纷。此处所说的仲裁是指商事仲裁，而不是劳动仲裁。如果没有合同中的仲裁条款或者事后达成的仲裁协议，只能向法院提起违约之诉或者侵权之诉。通过仲裁途径解决纠纷的话，还需要决定是追究侵权责任还是违约责任。

1.通过仲裁程序追究侵犯商业秘密权的违约责任或侵权责任。通过仲裁程序可以选择要么追究侵权者的违约责任，要么追究侵权者的侵权责任，到底是选择违约责任还是侵权责任，就要看侵权的具体情况，以权利人的利益最大化为目的。

2.通过民事诉讼追究违反商事合同侵犯商业秘密的侵权责任或违约责任。如果当事人在商事合同中没有约定发生有关商业秘密侵权纠纷通过仲裁解决，也没有侵权行为发生后达成通过仲裁解决纠纷的协议，权利人要追究侵权人的民事赔偿责任的，就只能通过向法院起诉的途径，而不能通过商事冲裁的途径。在此前提下是选择追究侵权责任还是选择违约责任，就要看哪种选择对权利人更有利。

（二）企业通过劳动仲裁追究职工违反劳动合同侵犯企业商业秘密的法律责任

劳动合同中约定了职工保守商业秘密的义务，职工违反劳动合同约定侵犯企业商业秘密的，企业只能按照《劳动争议调解仲裁法》的规定，先行协商解决；不愿协商、协商不成或者达成和解协议后不履行的，可以向调解组织申请调解;不愿调解、调解不成或者达成调解协议后不履行的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对侵犯商业秘密索赔金额不超过当地月最低工资标准十二个月金额的仲裁裁决，劳动者不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。对企业而言，这样的仲裁裁决书自作出之日起发生法律效力；劳动仲裁法规定的6种情形之一的，企业可以自收到仲裁裁决书之日起三十日内向劳动争议仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。仲裁裁决被人民法院裁定撤销的，企业或其员工可以自收到撤销裁定书之日起十五日内就该劳动争议事项向人民法院提起诉讼。企业对向员工索赔金额超过当地月最低工资标准十二个月金额的仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起十五日内向人民法院提起诉讼;期满不起诉的，裁决书发生法律效力。

不管通过劳动仲裁还是诉讼，企业既可选择要求赔偿企业所受的损失，也可选择要求其赔偿违约金。在损失额不好证明或者损失额低于违约金时，可以选择要求赔偿违约金。

（三）企业向市场监察管理部门要求对侵犯商业秘密的行为进行行政查处

按照现行生效实施的《反不正当竞争法》的规定，企业对其他经营者侵犯商业秘密的，可以要求市场监管部门予以查处。市场监督检查部门经过调查认为侵犯商业秘密成立的，责令停止侵权行为，并处以罚款；认为构成犯罪的，向公安部门移送案件，由公安部门予以立案查处。

（四）企业向公安机关报案、控告追究侵犯商业秘密罪

法律规定，个人侵犯商业秘密，给权利造人损失或者违法所得达到50万元，或者单位侵犯商业秘密，给权利人造成损失或者违法所得达到250万元人民币的，构成犯罪，权利人可以直接向公安机关举报或者控告，要求对相关犯罪行为立案侦查。

由于侵犯商业秘密案的复杂性和对经济技术犯罪处理的谨慎性，公安机关一般只有在权利人主张的商业秘密点构成“不为公众所知”、保密措施达到法律要求、侵权人使用的商业秘密与权利人的商业秘密点构成相同或者实质相同、给权利人造成损失或者侵权所得达到50万元（单位侵权的是250万元）的证据确实充分时，才会立案。鉴此，除非侵权案情简单、相关证据很容易取得，并且公安机关具有很好的专业技能和很高查处积极性的情况，以笔者的经验，权利人还是先通过向市场监察机关行政投诉，或者进行民事诉讼、商事仲裁、劳动仲裁法律途径取得上述刑事立案所需证据后再要求追究刑事责任。

当然，如果在犯罪嫌疑人所在地或者涉嫌犯罪行为地，包括犯罪行为实施地和犯罪结果发生地的公安经侦部门对相关的商业秘密侵权的查处很专业，也有查处犯罪充分的人力物力和积极性的情况下，向公安机关直接报案或者控告，企业在代理律师的指导下，与公安积极沟通、通力合作，以最快最大的威慑力制止侵犯商业秘密的行为是再好不过的。