如何站在申请人的角度理解发明构思的创造性

张清楠

如何站在申请人的角度理解发明构思的创造性

张清楠*

创造性审查中结合启示的判断一直都是“三步法”中的重点和难点。在结合启示的判断中，应当站在申请人的角度全面理解发明构思，将技术特征之间、技术特征和其所解决的技术问题整体看待，避免特征孤立化。本文从一个实际案例出发探讨如何站在申请人的角度理解发明构思，以及发明中公知手段的使用并不一定是公知常识。

创造性 技术启示 发明构思 公知常识

一、引 言

一件专利申请需要满足一定的条件才能获得最终授权，而该申请具备创造性是获得授权的必要条件之一。《专利法》第22条第3款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。其中，关于什么是突出的实质性特点，《专利审查指南》（2010版）具体规定：发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。①参见《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章第2．2节。而如何判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，《专利审查指南》（2010版）给出了创造性判断“三步法”，其中在第三步判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见时，审查实践中最常出现的有两种情况：第一种是相比于最接近的现有技术的区别技术特征是公知常识；第二种是区别技术特征在另一对比文件中公开，且该技术特征在该对比文件中所起的作用与区别技术特征在请求保护的发明中所起的作用相同。在使用公知常识判断现有技术是否存在技术启示时，是否可以将区别技术特征从整个发明中剥离出来孤立看待？是否仅仅需要考虑技术特征本身是否是公知常识，而无需考虑技术特征在发明中所解决的技术问题也是公知的？同样，在使用两份现有技术结合评价显而易见性时，如何判断两份现有技术是否存在结合启示，能否单独确定区别技术特征本身所起的作用？还是需要考虑区别技术特征在发明中与其他技术特征的协同作用进而引申出区别技术特征在整个发明构思中实际所解决的技术问题？上述问题是审查员在实质审查工作中需要时时考虑的，也是申请人、专利代理人与审查员关于创造性问题讨论中最常出现的。本文试图以一个实际案例谈一谈对上述显而易见性判断的思考。

二、案例介绍

该案涉及一种脐带切断器，独立权利要求1限定的内容是：

一种脐带切断器，包括推切杆（5）、夹持座（4）、母、婴夹钳（1，2），所述推切杆的一端安装刀片（3），一侧表面有拨片（5-1）与婴夹钳（2）配合，另一侧表面有滑轨（5-3），所述夹持座（4）由底板（4-7）和滑动腔（4-6）组成，所述推切杆（5）插入夹持座（4）上的滑动腔（4-6）内，所述夹持座的底板（4-7）上连接母、婴夹钳（1，2），其特征在于：所述滑动腔（4-6）的上、下内壁上分别有上、下滑槽（4-4，4-5）与推切杆（5）滑动配合，所述婴夹钳（2）的下臂开口端固定一凸块（2-4），与夹持座底板（4-7）一端部内壁上的盲孔（4-8）配合。

基本案情：该案是由发明人提交的对其早期申请进行技术改进的一件专利申请，其涉及一种医疗器具，具体用于新生儿出生后，在切割连接母婴间脐带的同时，还能一次性完成对脐带头夹紧封闭的脐带切割器。现有技术中最常用的脐带切割器是剪刀式的，在剪断连接母婴间脐带时可能出现脐带中的血液喷溅的现象。该案的发明人为解决现有技术中的上述技术问题，在其早期的专利申请中提供了一种用母婴夹钳将脐带两端先夹紧，再推动推切杆像注射器一样移动，同时使用推切杆上的刀片切割脐带，切割完成后通过推切杆后部侧面设置的拨片将婴夹钳侧向顶出夹持座底板，实现将脐带切割成母体段和婴儿段并分别夹紧的装置。上述脐带切割器由于采用了先夹紧后切割的切割方式，避免了血液喷溅现象，同时整个操作过程都清晰可视。然而，发明人在研发过程中发现其脐带切割器结构还不够完善，还在对其不断进行技术调整和改造，并由此提交了作为对早期专利申请进行技术改进的该申请。（参见图1）

图1

经检索确定与该申请最接近的现有技术即为该案申请人的早期申请，由此确定独立权利要求1与最接近的现有技术的区别技术特征为：婴夹钳（2）的下臂开口端固定一凸块（2-4），与夹持座的横向底板（4-7）一端部内壁上的盲孔（4-8）配合（参见图2和3）。基于上述区别技术特征确定其在该发明中实际所解决的技术问题是：婴夹钳（2）在夹持座（4）上固定不牢，操作中若推力过大、过猛，推切杆（5）还未到达切割处时，婴夹钳（2）就会被推到夹持座（4）外。通过分别在婴夹钳的下臂开口端和夹持座的横向底板的端部设置相互配合的凸块和盲孔，能够解决上述技术问题，并确保推切杆上的拨片与婴夹钳接触前，婴夹钳（2）不会被推出夹持座（4）外。

图2

图3

三、创造性结合启示判断中的三种审查思路

在该案的审查过程中，针对上述区别技术特征对于本领域技术人员来说是否是显而易见的判断存在三种不同的审查思路。分别为：思路一认定区别技术特征是公知常识，思路二和三分别认定区别技术特征和特征在发明中所起的作用被两份不同的现有技术公开。以下笔者将对三种不同的审查思路进行详细分析。

（一）审查思路一

审查思路认为凸块与盲孔配合的特征是本领域的常用技术手段，本领域技术人员容易想到采用该简单的机械啮合结构将分离的部件牢固固定。因此区别技术特征是本领域的公知常识，该申请相比于最接近的现有技术结合本领域的公知常识不具备创造性。

在机械领域中采用凸块-盲孔相配合实现两个分离部件的牢固固定确实是常用手段，但是在该案中使用该技术手段就一定也是本领域技术人员容易想到的吗？在对这个问题进行分析时，我们首先需要考虑的是发明人发现其技术问题是否困难。由于该申请是由发明人提交的对其早期申请进行技术改进的后续申请，那么可以想到的是正是发明人在长期的发明实践中可能存在多次出现在完全切断脐带前婴夹钳被推出夹持座的技术问题，才使得发明人意识到其早期申请中请求保护的脐带切割器的结构还不够完善，还需要对出现的上述技术问题进行改进。因此，可以看出对于该案的发明人，上述技术问题的提出并不困难。其次，还需要考虑发明人为解决上述技术问题所采用的技术手段是否公知。经过上面的分析我们不难看出，发明人为解决其遇到的技术问题，采用的是机械领域中公知的凸块-盲孔配合的技术手段，也即采用的技术手段是公知的。问题的提出并不困难，结合采用的手段是公知的，是否我们就能得出在该案中采用上述技术手段是本领域公知的结论呢？最后也是最重要的一点，我们还需要考虑发明人将上述公知手段应用到现有技术中的困难程度。在该案中，独立权利要求1中明确限定“婴夹钳的下臂开口端固定一凸块，与夹持座底板一端部内壁上的盲孔”，结合图2可以确定婴夹钳的下壁开口端即前段，凸块位于婴夹钳的前段并朝前突出，同时与其配合的盲孔也位于夹持座底板的前端内壁上。发明人为何要如此设置凸块和盲孔的位置和方向，采用其他设置方式是否能够起到同样的技术效果？回顾该发明所要解决的技术问题是如何防止在脐带切割过程中，推切杆还未到达切割处时，婴夹钳就会被推到夹持座外，同时在完成脐带切割后又不能妨碍将婴夹钳侧向推出夹持座。假设将凸块-盲孔设置在婴夹钳的底部并向下凸出或设置在婴夹钳的侧部并向外侧凸出，是否能起到相同的技术效果？当按照该案中的设置方式将凸块设置在婴夹钳的前端部并向前凸出时，凸块的设置方向与滑动切割的切割力方向一致，在滑动切割过程中能够将婴夹钳牢固地固定在夹持座上，同时在切割完成后又方便婴夹钳从侧部脱落，能够良好地解决该发明所要解决的技术问题。当假设将凸块设置在婴夹钳的底部并向下凸出时，上述固定结构也能实现在滑动切割过程中将婴夹钳牢固固定于夹持座上，但在切割完成后上述固定结构会妨碍将婴夹钳推出夹持座，因此这种设置方式不能完美地解决该发明所要解决的技术问题。若假设将凸块设置在婴夹钳的侧部并向外侧凸出，与夹持座底板侧部设置的盲孔配合实现进一步啮合，该固定方式与脐带切割器中婴夹钳与夹持座的固定方式类似，无法解决婴夹钳在切割过程中易脱落的问题。由此可以看出，虽然采用凸块-盲孔配合实现牢固固定的技术手段是公知的，但并不是将上述技术特征设置在任何位置都能解决该发明所要解决的技术问题，只有如该案中将上述结构设置在部件的开口端才能实现最佳的技术效果。因此，在该案中，将一个公知的技术手段如何应用于现有技术中，以解决其技术问题并不是容易想到的，其正是发明人经过长期的发明实践，对现有技术作出贡献的部分。显然，将区别技术特征从整个发明构思中剥离出来孤立看待，基于技术手段的公知性直接认定发明的显而易见性是不合适的。

（二）审查思路二

第二种审查思路采用对比文件2（以下简称“D2”）评述区别技术特征凸块-盲孔相配合，认为D2公开了一种脐带切割器，并公开了在脐带夹外侧端上设置凹槽9，在钳口上对应设置凸起8，实现两者之间的固定（参见图4）。因此D2给出了通过凸起-凹槽实现脐带切割器中两个分离部件相互啮合固定的技术启示，独立权利要求1相比于对比文件1（以下简称“D1”）结合D2不具备创造性。

图4

但D2公开了一种脐带切割器，在D2的说明书中记载了“刀片4靠近弹性夹件3，并在钳口2闭合时，呈剪刀状”。结合图4中的右图，可以清楚地看出该脐带切割装置的工作原理是剪刀状切割，其与该发明的滑动切割存在工作原理的差异。虽然在图5的左图中确实也公开了在脐带夹5的夹臂上设有凹槽，在对应的钳口上设有与之配合的突起，但是该“突起-凹槽”特征实际所解决的技术问题应当仅仅是简单的机械固定，而不能给出用于解决在滑动切割的脐带切割器中出现的婴夹钳被推力推出夹持座的技术问题的技术启示。因此，D1与D2之间不存在结合启示，无法用D1结合D2评述独立权利要求1的创造性。

（三）审查思路三

第三种审查思路采用对比文件3（以下简称“D3”）评述凸块-盲孔相配合，D3公开了一种脐带切割器，其工作原理为下压上壳体，定位钩与凸台咬合，上、下夹臂夹紧脐带，进一步下压上壳体，导向杆带动刀片滑动地进入两个脐带夹之间的沟槽中切割脐带，切割完成后尖劈挤入顶子D与刀片间的侧隙，把脐带夹挤出下壳体。结合图5的左图，说明书明确记载了“在下壳体上用于定位安装脐带夹的凸销内侧设有竖立半凸球，依靠凸销定位的下夹臂的底面设有与所述竖立半凸球配合的球面凹槽；可防止脐带夹横向滑脱”。由此可见，D3给出了在采用滑动切割的工作原理的脐带切割器中，通过在脐带夹和用于固定脐带夹的壳体上分别设置相互配合的凸球和凹槽，从而解决在完成切割前脐带夹横向滑脱，切割完成后又不会妨碍解除脐带夹的固定的技术问题的技术启示。将D3给出的上述技术启示应用于D1的技术方案中，得到独立权利要求1的技术方案是显而易见的。因此，独立权利要求1不具备创造性。

图5

由上述分析可以看出，在评价该案的独立权利要求1相比于最接近的现有技术的区别技术特征的显而易见性时，存在上述三种不同的审查思路，审查思路一的D1结合公知常识和审查思路二的D1结合D2实质上都缺乏结合启示。出现上述情况的原因都是未能站在申请人的角度，从整体上把握申请人的发明构思，而将权利要求中的特征从发明中割裂开，不考虑发明中各个特征之间的关联性，也忽略了特征在整个发明中实际所解决的技术问题，从而在解读权利要求时出现偏差。其中审查思路一没有整体看待发明构思，将区别技术特征独立于发明构思，错误地认定区别特征在发明中实际所解决的技术问题，从而由手段公知、效果公知得出区别技术特征是显而易见的不恰当结论。审查思路二仍然没有考虑凸块-盲孔相配合的特征与独立权利要求1中的其他涉及工作原理的技术特征是相互关联的，忽略了只有在采用滑动切割的工作原理的脐带切割器中才可能出现该发明所要解决的技术问题这一重要条件，采用工作原理为剪刀式切割的D2与工作原理为滑动式切割的D1结合评述显而易见性，实则没有将D2与D1结合以解决该发明所要解决的技术问题的结合启示。只有同样采用滑动切割工作原理的D3，申请人在背景技术部分即提到现有技术中采用滑动切割实现对脐带夹紧定位、切割和分离的脐带切割装置中，在切割平台上仅靠凸销纵向定位安装的脐带夹存在容易横向滑脱的技术问题，申请人为解决上述技术问题在沿滑动切割方向上设置了进一步固定脐带夹的竖立半凸球配合球面凹槽的结构，以实现在滑动切割时进一步固定脐带夹，而在切割完成后不妨碍脐带夹从切割平台上脱落。D3具有与该发明相同的发明构思，采用了类似的技术手段，解决了相同的技术问题，实现了同样的技术效果，从而D3才具有与D1的结合启示，使得独立权利要求1的技术方案相比于D1与D3的结合是显而易见的。

四、结 论

上述案例充分说明了在创造性结合启示判断中站在申请人的角度、全面完整地理解发明构思的重要性。在判断现有技术是否存在结合启示时，无论是采用公知常识还是对比文件进行评述，都应当站在申请人作出发明创造的情景中，不能仅以特征本身是公知的或被现有技术公开作为唯一的衡量标准，还需要同时考虑特征在发明中实际所解决的技术问题是否是公知的或被对比文件公开，以及将现有技术应用于发明创造中的困难程度。考虑现有技术应用于发明中是单独起到了特征本身所起的作用，还是与发明构思中的其他特征相互关联、协同作用后解决了新的技术问题，实现了不同于特征本身产生的技术效果的新的效果。考虑申请人是否能够从现有技术中真正得到技术启示，有动机对最接近的现有技术进行技术改进以获得其发明。

创造性评价是发明专利实质审查中的重要环节，在创造性评价中避免“事后诸葛亮”一直都是审查员追求的目标。尽量站在申请人的角度，还原申请人的发明初衷，将发明构思作为有机的整体全面考量，避免将技术特征之间、技术特征与其在发明中所解决的技术问题孤立看待，进而判断现有技术中是否存在技术启示，就能最大限度地减少审查员的主观性对专利审查的影响，保证每一件专利申请公正客观的审查。

国家知识产权局专利局光电技术发明审查部。