浅谈专利侵权法律风险防范

◎北京动力机械研究所 柴晓莉

浅谈专利侵权法律风险防范

◎北京动力机械研究所 柴晓莉

市场经济是法治经济，随着市场竞争的日趋激烈，航天企事业单位面临的法律风险越来越大。正确认识和了解法律风险的形成原因与特点，有针对性地研究不同领域法律风险的防范措施，建立健全单位的法律风险防范机制十分必要。在各类法律风险中，专利侵权风险是专利权使用过程中最大的法律风险，包括专利遭到他人侵权和侵犯他人专利权。

一、专利申请文件的法律风险防范

专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而专利申请文件是确定权利人权利要求范围的主要法律依据。专利申请文件的撰写质量好坏，不仅关系到专利申请能否获得授权，还关系到在以后的侵权纠纷中能否处于优势位置，直接影响专利权保护范围和稳定性。一份撰写得当的专利文件，能够为权利人取得最大的保护范围，而一份撰写有瑕疵的专利文件，不仅可能缩小了专利权的保护范围，而且可能会造成整个专利权的无效。

权利要求书是最核心的专利申请文件，直接确定专利权的保护范围，也是判定侵权的依据。2009年，最高人民法院专利侵权案件司法解释规定：“法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。”可见，撰写好权利要求书直接涉及申请人的利益。对于权利要求范围的概括应当简要、清楚、完整，概括的保护范围过大或过小都不利。

由于权利要求书的技术性很强，单位在实际发生法律危机之前很难发现权利要求书产生的法律风险，多数时候往往在专利申请被驳回或发生侵权时才明白当初申请文件上存在缺陷。值得注意的是，航天企事业单位普遍存在技术人员单独撰写专利申请文件的现象，专利申请文件不同于技术报告，技术人员撰写的申请文件往往存在因技术特征多且详细而导致权利要求保护范围过窄的问题。所以，航天企事业单位应重视并提高专利申请文件的撰写质量，请专利代理人协助撰写，并与技术人员密切配合，从技术和法律的角度全面周到考虑，形成高质量的申请文件，使专利权的保护范围合理和恰当，防止因专利申请阶段的瑕疵为日后留下可能出现纠纷的隐患。

二、专利保护布局的法律风险防范

1．专利种类的合理选择

发明专利的审批程序采用早期公开延迟审查制，审查程序严格，经过初步审查和实质审查，权利比较稳定；而实用新型和外观设计的审批程序采用初步审查制，不经实质审查，和发明相比其权利稳定性差。如果一项技术的创造性强，则申请发明较好；不强，则申请实用新型容易获得授权。申请种类选择不当的法律风险有：可能不能获得授权，或获得专利权后被宣告无效，不能得到有效保护。

2．专利申请前作好专利保护布局

对于专利技术，尤其核心专利技术，原则上不会是一件专利能够保护完整的，否则可能造成权益的丧失。例如，一项核心技术可能会涉及到若干技术点，如果将这些技术点统一放进一件专利进行保护，那么根据专利的单一性要求，即使授权，其保护的范围将大大缩小。因此，在申请专利前，需要对其作出合理的策划。

可以采用的避免侵犯他人专利权的方法有：一是围绕他人已开发的核心技术或获取的核心专利的外围，开展外围专利的申请，以便日后可以通过交叉许可的方式，达到规避专利侵权风险的目的。

二是专利回避设计。美国的专利制度鼓励对专利进行回避设计，通过避开专利权人的权利要求，鼓励创造和创新。然而，对大多数公司而言，专利回避设计的主要目的在于避免侵权诉讼。

三是使用在先技术。涵盖在先技术的专利权利要求无效，因此使用在先技术能够避免判定权利要求有效且被侵权。为完全避免侵权，产品或方法必须准确复制在先技术，否则专利所有人会利用在先技术和实际设计之间的差别，否认新设计已完全涵盖在在先技术中。

3．做好各阶段专利检索和分析

技术研发立项初期，就应当进行全面检索工作。检索之前公开的出版物，包括国内外专利文献以及非专利文献，由此至少可以带来3个好处：一是通过检索可以使技术人员全面了解该技术目前的状况，在今后研发中可以借鉴现有技术，避免重复性劳动；二是对检索出来的专利文件，分析目前依然合法有效的专利权保护范围，在今后研发中尽量避开此类技术方案，避免今后侵权；三是通过检索可以更加明确技术研发方向，同时可以确定真正属于自主知识产权的技术内容到底是什么。

申请前的专利检索查新，涉及专利稳定性。通过专利文献和非专利文献的检索，判断发明创造是否具备新颖性和创造性，在对现有技术检索的基础上对创造性进行判断，确定发明创造与现有技术相比是否具有突出的实质性特点和显著进步，从而避免申请的盲目性。

在产品上市前进行防御性的侵权检索和分析，避免他人在先的专利权。在专利许可和转让时，要对其许可和转让的标的进行详查，特别要注意转让方是否为合法的专利权拥有者，同时要在相关合同或协议中明确约定转让方关于该专利权合法性的保证责任，降低侵权风险。

诉讼前的专利检索非常必要。一方面，因为实用新型、外观设计专利未经实质审查就授权，稳定性差，检索可以了解专利的稳定性，提高诉讼胜券；另一方面，可以不中止诉讼。专利法规定，“实用新型或外观设计专利侵权纠纷，法院或专利管理部门可以要求专利权人或者利害关系人出具国家知识产权局对专利进行检索、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。”检索、评价报告不是专利侵权诉讼立案的必要条件，2015年最高人民法院专利纠纷案件司法解释规定，“原告无正当理由不提交检索报告或者专利权评价报告的，人民法院可以裁定中止诉讼或者判令原告承担可能的不利后果。”

三、专利无效的法律风险防范

专利申请不具备新颖性、创造性和实用性的直接风险是专利申请被驳回，不能取得专利权；即使一时取得了专利权，也可能被宣告无效，为日后主张权利埋下隐患。专利是否有效对解决侵权纠纷至关重要，一旦专利无效，双方侵权诉讼会被法院中止或终结。

按时缴纳专利年费，防止专利权被终止对单位造成无法挽回的损失；单位应设专人管理，人员变更及时交接，防止专利管理的真空状态。

四、共有专利权的法律风险防范

近年来，随着产业技术的复杂化，由数个企业共同完成发明创造的情形越来越多，专利权作为一种财产权，适用民法上所有权共有的规定。但由于专利权不能实现事实上的占有，因此法律对共有专利权的实施、许可使用、转让、设定质权等也作出了一些限制规定。在共有专利权被侵权诉讼或被他人申请宣告专利无效时，变更诉求、撤诉等请求，均需全体共有人一致同意，按复审委要求陈述意见、修改权利要求书、参加口头审理也需全体共有人的一致行动。无论最后胜诉败诉，维持专利权有效还是宣告专利无效，对于全体共有人具有同样效力。因此，共有专利权的维权和保护存在一定风险，应尽量避免专利权共有。可以在共同开发合同中约定专利申请权、专利权由参与共同研究的一方当事人享有，该方当事人给予其他共同研究方合理的经济补偿。如果不得不共有专利权，则应当通过合同约定任一共有人提起专利权侵权诉讼后，其他共有人自动加入，共同支付诉讼成本，共同承担诉讼风险，共享诉讼收益，除非该共有人明确放弃其在诉讼中的实体权利。

五、侵权纠纷处理的法律风险防范

专利权人应对竞争对手的相关情况及市场的生产和销售情况进行跟踪和调查，搜寻可能的侵权产品，一旦发现侵犯本单位专利的行为，及时采取措施，必要时通过行政和司法途径加以保护，不积极采取法律措施、维权方法和措施不当都会给单位造成损失。解决专利侵权纠纷不应仅仅从专利技术本身出发，而是应结合单位业务、胜负的可能性综合考虑。除诉讼外，可以协商解决，特别是侵权事实不够明确的情形，权利人考虑到成本与收益的关系，通常可以接受和解的方式解决。协商解决不成，可以选择请求专利管理机关处理或者向法院起诉。

有效处理专利侵权纠纷，降低诉讼法律风险，需注意以下几点：

1．警告函的应对和慎重使用

警告函应对。尽管单位在研发阶段、权利化阶段、实施阶段都给予了充分注意和妥善管理，但仍有可能接到其他单位发来的警告函，称侵犯其专利权。收到警告函后，经单位确认确属侵害了对方专利权，可以与对方协商以获得权利人的许可，也可以与权利人合作。如果许可费用过高，可考虑停止侵权产品的生产和销售。

慎用警告函。权利人在发现专利被侵权后，一般会向侵权者发出警告函。2009年最高人民法院专利侵权案件司法解释规定，被警告人受到警告之日起1个月未被起诉的可提起“确认不侵权”之诉，这个诉讼可在被警告方当地法院立案。随后权利人再提起侵权诉讼，也会因时间在后而移送至被警告方所在地法院审理，使权利人在管辖方面处于不利地位。

2．证据收集与提供

专利权人收集有关侵权者情况的证据，包括侵权者确切的名称、地址、企业性质、经营范围等情况；有关侵权事实的证据，包括侵权物品的实物、照片、产品名录、销售发票、购销合同等，进行公证取证，加强证据效力，防止证据灭失。专利权人还需提交专利证书和专利权登记簿副本，证明专利权合法有效。起诉他人侵权时，可根据情况请求法院进行财产保全、证据保全以及申请诉前禁令等。

避免单位名称不恰当使用给单位带来的风险。航天企事业单位多存在法人名称、军工代号名称、内部名称等多名称现象，专利申请人的名称应使用事业单位法人证书、企业法人营业执照确定的法人名称，否则在行政、司法程序中需提供证据证明为同一主体，带来不必要的障碍。

3．侵权判定和特征对比

专利权人要明确自己专利权的保护范围，将专利的权利要求书同侵权产品进行对比，对侵权产品进行判别，看对方产品的技术特征是否落入专利权的保护范围。

4．合理确定赔偿数额

专利法规定侵权赔偿数额按照原告损失、被告获利、专利许可使用费等确定，难以确定的，法院根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素判令1万以上、100万以下的赔偿数额，包括权利人调查、制止侵权的合理开支。实践中，合理支出没有票据的法院酌情判定，索赔数额在100万以上的，法官行使自由裁量权，考虑侵权的精神损害层面，在政治、政策、法律之间权衡裁量。

5．灵活运用管辖权规定

专利纠纷第一审案件由各省、自治区、直辖市人民政府所在地的中级人民法院和最高人民法院指定的中级人民法院管辖。2015年最高人民法院专利纠纷案件司法解释规定：专利侵权诉讼由侵权行为地或被告住所地法院管辖。侵权行为地包括：被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行

为实施地；上述侵权行为的侵权

结果发生地。原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，制造地人民法院有管辖权；以制造者与销售者为共同被告起诉的，销售地人民法院有管辖权。

为避免异地诉讼的地方保护主义、诉讼成本高等弊端，权利人应尽量争取在本地诉讼。实践中的做法是，如侵权产品的制造者及其制造行为均不在本地，在本地起诉制造者，被告通常会在答辩期内提出管辖权异议，为避免法院移送管辖，如本地有侵权产品的销售行为，则追加销售者为共同被告，这样本地法院取得管辖权。注意增加被告在被告提出管辖权异议之前，否则有规避法律之嫌。

6．中止诉讼应对

在专利权人提出侵权诉讼时，被告通常会向专利复审委员会请求宣告专利权无效，并以此作为反诉，请求法院中止侵权诉讼。复审委员会经口头审理后作出专利无效或维持专利权的决定。当事人不服，可以提起行政诉讼，另一方当事人作为第三人参加行政诉讼。宣告无效的专利权视为自始不存在。对在宣告无效前法院作出并已执行的专利侵权判决、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成损失的，应当给予赔偿。专利权人应避免法院中止侵权诉讼，一方面向法院出具前面提到的检索报告或专利权评价报告；另一方面认真应对专利无效审理和行政诉讼程序，维持专利有效。

专利侵权法律风险伴随在专利产生、实施的全过程中，航天企事业单位应充分了解专利法律规定，掌握专利侵权法律风险的特点，结合实际加以分析，采取有效措施加以防范，既避免侵犯他人专利权，又保护和捍卫自身合法权益，实现又好又快发展。▲