评价新颖性的对比文件是否要求公开充分

徐擎红+吴小瑛

目前很多国家都要求评价新颖性的对比文件必须是披露了权利要求所涉及的技术方案，其次是该技术方案的披露是公开充分的。1对于技术方案是公开充分的这一要求，在中国却并没有被纳入专利审查的标准中，从最近最高人民法院院的判例[（2015） 知行字第264号]中可见一斑。

最高人民法院提审了有关中国专利CN 03814382.8无效决定的行政诉讼案，该专利的发明名称为“用于微生物细胞和微生物油的巴氏消毒方法”，专利权人为帝斯曼知识产权资产管理有限公司。专利的权利要求1在无效程序中被修改为含有高含量花生四烯酸（ARA）的微生物油。权利要求1中的每个技术特征都被对比文件10（“Hempenius”）2所披露。整个无效和行政诉讼期间争议的焦点都在于对比文件10能否破坏权利要求1的新颖性，以及由谁来承担举证责任。

中国专利实践——没有关于对比文件公开充分的规定

总体而言，中国没有规定对比文件需满足公开充分的要求。《专利审查指南》（2010版）的第二部分第10章第5.1节“化合物的新颖性”中写到：

“专利申请要求保护一种化合物的，如果在一份对比文件里已经提到该化合物，即推定该化合物不具备新颖性，但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓“提到”的含义是：明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式（或结构式）、理化参数或制备方法（包括原料）。”

尽管上述规定是针对化合物权利要求审查的规定，但已经清楚地阐明审查通过对比文件评价新颖性时所考虑的因素包括（1）假定发明是可以实现的，（2）举证责任在对方（即申请人提供证据来证明无法获得），和（3）公开充分的低门槛（可以说，对于对比文件没有公开充分的要求）。

尽管上述规定是针对化合物发明专利申请的，但纵观《专利法》、《实施细则》和《审查指南》，这是唯一的有关规定，从法理而言，应该适用于其他技术领域。专利法的一个基本要求就是不能使处于公知领域的技术获得专利权，可授权的发明必须是新的，是由专利权人首次公开的技术。通过上述《审查指南》的规定可见，中国专利实践关注更多的是权利要求主张的技术是否已被公开，而不是评价新颖性的对比技术应该满足哪些条件。

美国和欧洲的实践——明确规定了评价新颖性的對比文件需满足公开充分的要求

在美国，评价新颖性的对比文件需满足公开充分的要求可追溯到1870年（见Seymour v. Osborne， 78 U.S. （11 Wall.） 516 （1870））。公开充分的要求在美国专利法案第112条1款（ U.S. law. Section 112， ? 1）中有规定，其规定专利申请人提交的专利申请文件的记载需使本领域技术人员无需额外的过度劳动或实验就能够制造和使用权利要求最大范围保护的发明。

与之不同，本文所讨论的对比文件的公开充分的要求，是要求对比文件的披露可使本领域技术人员能够利用预先存在的知识来实现权利要求的技术方案。具体而言，美国专利审查指南（MPEP）§ 2121.01 中规定，要使引用的对比文件能够导致一项权利要求丧失新颖性，该文献必须公开充分了该权利要求的技术方案。MPEP的该章节继续写道，仅仅提到发明的名称或描述了发明的技术方案还不够充分，所引用的对比文件必须阐明了公众在本发明之前获得了权利要求涉及的技术方案。换言之，引用的对比文件必须详细描述了权利要求主张的技术方案，达到本领域技术人员无需过度实验就能够实现该技术方案的程度。3

在欧洲，审查指南（G， VI， 4，）规定：当文献中披露的信息足以使本领域技术人员在文献公开之时，可结合该领域的公知常识，能够实现该技术方案，则文献中描述的技术方案才会被认为是公众可获得，方可作为Art. 54（1）中所述的现有技术。4类似地，如果一篇对比文件提到某化合物的名称、结构式，并不能因此认为这个化合物就是已知的，除非该文献中的信息，连同该文献公开之时的本领域公知常识，能够使该化合物被制得或如果是天然产物能够被分离得到。

中国专利CN 03814382.8的独立权利要求1和现有技术

无效程序修改后的涉案专利的权利要求1涉及一种微生物油，其含有至少90%的甘油三酯，其中，所述的油包含至少35%的花生四烯酸（ARA），并且具有不超过3.0的过氧化值（POV）和不超过20的茴香胺值（AnV），其中ARA的来源是来自高山被孢霉（Mortierellaalpina）。

对比文件Hempenius是一篇名为“源自Mortierella alpina的富含ARA的微生物油进行用于婴儿营养品用途的安全性评价研究”的论文，其在涉案专利的优先权日之前公开。该论文的研究人员使用富含ARA的两个批次的微生物油（Batch A 和Batch B）进行安全性评价研究，其中Batch B的组成为甘油三酯 96.5%， ARA含量38.6%， AnV为 1.9，POV为0.8（见第574页右栏表1）。

在欧洲同族的异议程序中，EPO认为对比文件Hempenius公开不充分

该专利的EP同族（EP1513922B）经历了异议程序。5EPO的异议结论是，Hempenius（D21）公开不充分，原因是所用的菌株是无法获得的，由此导致该对比文件不能用于评价权利要求的新颖性。Hempenius在实验部分使用了高山被孢霉CBS 168.95和CBS 169.95作为生产花生四烯酸的菌株（见第574页第2栏最后一段）。专利权人提供了证据（D50a和D50b）证明菌株CBS 168.95和CBS 169.95在该专利的优先权日之前并不是公众可自由获得的。

专利权人提供的证据是该两个菌株的保藏机构（Fungal Biodiversity Centre， Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences （“the KNAW”） ）出具的声明，其声明菌株CBS 168.95和CBS 169.95作为CBS （Centra albureauvoor Schimmelcultures）的特殊物品限制性保藏在KNAW，仅仅可供保藏人或经保藏人授权的其他人使用。6

Hempenius 中的Batch B不为公众可获得，除非无效请求人提出反证—PRB和一审法院

在中国的无效决定（17476）中，专利复审委（PRB）不认可Hempenius可以用于评价新颖性的理由是无效请求人没有承担举证责任来证明Batch B在优先权日之前可以被公众获得，而只字未提对比文件是否公开充分的问题。7复审委结论的法律依据是审查指南第二部分第三章2.1“现有技术”，“现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中导致实质性技术知识的内容”。8关于公众可获得的举证责任，复审委认为该举证责任在无效请求人一方。行政诉期间，北京一中院维持了复审委的无效决定[（2012） No. 1971]。

Hempenius 中的Batch B能够破坏权利要求1的新颖性，除非专利权人证明其是公众不可获得的—终审法院和最高院

在终审中，北京高院撤消了复审委的无效决定，北京高院认为Hempenius 中的Batch B公开了作为产品权利要求的独立权利要求1的每一个技术特征，因此破坏了权利要求1的新颖性（（2013）高行终字第686）。终审法院认为复审委错误地将举证责任施加给无效请求人（即，Hempenius 中的Batch B不属于公众已知的举证责任应该是专利权人），并进一步评述到，Batch B是否能被制备得到与产品权利要求1的新颖性无关。

最高院维持了终审法院的判决，最高院再次重申了举证责任的原则，即Batch B的微生物油能否被公众所获得的证据应该由专利权人承担，由专利权人来举证证明该产品为何不能被获得。专利权人提交的专利局检索报告和微生物保藏证明等证据均不足以证明Hempenius公开的技术无法获得。

中国对用于评价新颖性的对比文件没有公开充分的要求

通过二审判决和最高院的裁定可以看出，法院将《审查指南》中关于化合物权利要求的规定用到了评价组合物权利要求上。甚至，二审法院还强调，产品权利要求1的新颖性评价与Batch B的微生物油能否被制得无关，即用于评价新颖性的对比文件不需要公开充分（引用的对比文件不需要将技术方案描述到可使本领域技术人员能够获得的程度）。

与之不同，美国专利体系在开始实施的第一个世纪内就提出了对比文件需满足公开充分的要求。9在近期的一个案件中，联邦巡回法院再次提出公开充分的要求，其要求对比文件在发明提交时已教导本领域技术人员无需过度劳动就能够实现该发明（见In re Morsa， No. 15-1107 （Fed. Cir. Oct. 19， 2015）。开始，法院怀疑产品发布宣传能否公开涉案发明，并将案件发回专利审判和上诉委员会（The Patent Trial and Appeal Board（PTAB））重審；而PTAB则认为该产品发布宣传公开得足够充分，本领域技术人员看了产品发布宣传就知道如何实现 Morsa的发明，最后法院给予了支持。

与美国实践相同，欧专局要求作为评价新颖性的对比文件必须将发明公开到使本领域技术人员能够实现该发明的程度。换言之，该文献必须是公开充分的。上诉委员会在其决定“Overlapping ranges of thickness”中（见T 26/85 （OJ EPO 1990， 22， 27））解释有关新颖性的法条（EPC Art. 54）时说，只有当文献的信息公开充分到使本领域技术人员可以结合公知常识能够实现权利要求的技术方案的程度时，方可被认为是现有技术。

在中国，如本文所讨论，由涉案专利的终审和最高院的决定清晰可见，中国专利实践不要求评价新颖性的对比文件满足公开充分的要求，在审查时更注重于是否公众已经知晓了权利要求的技术方案，无论该对比文件是否是公开充分的文献。