通用名称认定中商标专用权与表达自由的平衡

邓 靓

(华中师范大学 法学院，湖北 武汉430079)

通用名称认定中商标专用权与表达自由的平衡

邓 靓

(华中师范大学 法学院，湖北 武汉430079)

商品通用名称属于公共资源，应为社会公众自由使用，但实践中将通用名称作为注册商标使用的情形却非常普遍。为防止商标专用权的过度扩张，保护社会公众的言论和表达自由，有必要对商标权的行使予以必要的限制。对通用名称的认定应以消费者认知为原则，经营者认知为例外，其他标准为补充；根据不同的商标类型采取对应的规制措施，防止商标专用权的肆意扩张，进而实现商标专用权与表达自由的平衡。

通用名称；表达自由；商标专用权；平衡

通用名称是指在某一范围内约定俗成，被普遍使用的某一种类商品或服务的名称，如汽车、大米、彩电等。商品通用名称属公共资源，可为公众自由使用，任何人都无权垄断。由于国内商标权立法的滞后，法院的误判以及经营者的不当使用，通用名称被滥用的情形屡见不鲜，许多本属于公有领域的通用名称被商标权人所独占，严重侵害社会公众的言论和表达自由。就商标权自身而言，权利人本就可以通过无限期续展的方式，延长对注册商标的保护期限，若再予以过度保护显然有损公众利益。因此，为保护他人合理使用通用词汇，对商标权进行合理限制乃必需之事。[1]本文将从优化标准、分类处理两个方面对上述现象予以合理规制，以防止商标专有权的过度扩张，蚕食本就有限的公共资源，实现商标专用权与表达自由之间的平衡。

一、优化标准：降低通用名称的认定难度

依《商标审查及审理标准》的规定，可将我国通用名称的判断标准分为法定标准和约定标准。国家标准和行业标准在相关法律中有明确规定，因而认定起来较为容易，也更为权威，而约定标准的认定存在一定的难度，实际中用约定标准来判断某商标是否属于通用名称的情形寥寥无几，司法实践中也基本默认了法定标准的证明力优于约定标准的证明力。但国家标准和行业标准所涵盖的范围是很有限的，将其作为惯用标准有待商榷。根据最高法院的指导意见，通用名称的认定通常以全国范围为判断标准。例如在水鸟案中，虽然在广东省内已有多家厂商将其生产的被子称为水鸟被，但法院认为，注册商标的效力是全国性的，而非地域性的，“应当考虑全国范围的认同程度来判断，否则将会出现某一地区把某商标作为通用名称不予保护，而其他地区不认为是通用名称而依商标法予以保护的情况，有损法制的统一性。”也就是说只有当水鸟商标在全国范围内用于指称该类被子的常用词汇时，才能将其认定通用名称。而该案中仅有广东省省内的厂商称其为水鸟被，其涉及的范围是地域性的，而非全国性的，不应被认定为通用名称。①如此严苛的标准，使得实际中许多本应认定为通用名称的商标无法得到法院的支持，最终导致大量公共资源被商标权人所独占，损害公共利益。因此，优化对商品通用名称的认定标准，降低通用名称认定的难度，是捍卫社会公众合法权益的必然选择。

(一)以消费者认知为主要判断标准 由于通用名称的认定主观性较强，各国的认定标准也略有不同。在日本，虽近几年的司法实践中以交易者和消费者为判断标准的判例远多于以行业者为基准的判例，但是日本官方在对专利法进行逐条解释时仍然采用了行业者标准。[2]美国进行通用名称认定时也比较注重一般消费者的认知。[2-3]也就是说，尽管某一商标在行业间已被当作是通用名称来使用，只要一般消费者没有形成普遍将其视为一种通用名称来对待的认知，就不能视其为公共资源，原商标权人的专有权仍应受到保护和尊重。比如杜邦公司之所以能保持对TEFLON商标的专有权，是因为68%的受访者认为TEFLON是商标而非通用名称，这也是受案法官作出有利于杜邦公司判决的关键性因素。[3]随着欧洲一体化进程的加快，欧洲各国商标法关于通用名称的认定标准也得到了统一。消费者和最终使用者成为欧洲各国判断某商标是否为通用名称的普遍标准[2]

总体上来看，各国以参与主体，特别是消费者为判断标准的占绝大多数。正如学者指出的，商品通用名称与相关公众的日常生活紧密相连，是否具有商标含义的判断权利不在立法者、司法者手中，而在消费者的意识中。[4]基于此，笔者认为，发达国家采用的标准是其在过去多年的发展过程中经验的积累和总结，是经实践反复检验的结果，可以成为我们予以参考和借鉴的对象。因此，借鉴域外经验，将一般消费者的认知作为我国通用名称认定的优先判断标准是可取的。因为，就消费者自身而言，消费者对商标显著性的认知是确定某一商标与特定的商品或服务之间的唯一性联系的前提。一个标记是否可以作为商标受保护，其核心要件在于是否具有显著特征，便于识别。[5]即商标本质上体现的是消费者的一种认知状态，商标显著性的强弱、有无，都由消费者对商标的认知所决定。[6]当消费者接触到某一商标时，能将该商标与特定的商品或服务联系起来，这就表明该商标具备足够的显著性，商标所有人对商标的使用也是合理的。相反，若商标权人向消费者传达商标的信息时，消费者仅联想到产品的种类信息，而无法与之建立唯一性联系，该商标就丧失了显著性，沦为通用名称。如阿司匹林案和Thermos案②中，由于消费者已将其商标与种类产品划等号，最终均被法官认定为是通用名称，归入公共资源的范畴，为社会公众共有。为保护大众对公共领域资源自由使用的权利，也必须对商标权人对该标志的垄断权予以限制。

(二)以经营者认知为例外标准 消费者认知标准除获得了部分学者的支持，也在一定程度上得到了法律上的认可。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9、10、11条的规定，在认定某一商标是否与他人注册商标相同或近似，以及是否会造成消费者误认或混淆时，均以相关公众的认识为主要判断标准。根据该解释第8条的规定，“商标法所称相关公众，是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。”首先，这里的相关公众是包含消费者在内的，这也是笔者认为应将消费者而非其他主体对标志的认知作为判断其是否为通用名称的首要标准的一个重要原因。其次，相关公众除了“与商品或服务有关的消费者”外，还包括与之“有密切关系的其他经营者”。这就是说相关经营者对争议标志的认知也可以作为认定通用名称的标准之一。这表明消费者标准和经营者标准都是可取的，但并非选取任意标准均可，二者内部应作出必要的区分。如前所述，消费者认知在认定某一标志是否应纳入通用名称范畴上有着得天独厚的优势，而从经营者的角度来说，经营者虽也处在消费者在某一特定商标与相应的商品或服务间建立唯一性联系的链条中，但经营者仅仅只是一个传达者，最终能否被广为接受的决定权仍牢牢掌握在消费者手中。商标的淡化除了商标权人自身使用不当外，更多的来自竞争者的恶意使用。美国上世纪80年代的一项调查表明,使某一牌号的商品立足,平均需要花费1500万美元进行宣传,商标一旦成为通用名称,本身就失去了显著性,其功能和价值也就随之失去了，[7]无法继续为商标权人专有使用。若将经营者对其经营的商标的认知作为通用名称的认定标准，很容易使经营者刻意将竞争对手的商标作为通用名称来使用，从中获取不正当利益，使商标权人经过多年的使用和宣传建立起来的商誉遭受重大损害。这很容易助长同类产品竞争者滥用他人注册商标的不正之风，误导消费者，扰乱公平竞争的市场秩序。因此，消费者认知标准的适用应优先于一定范围内经营者的认知标准。

但是，一般消费者认知标准的优先适用并非是绝对的，在特定情形下也可以一定范围的经营者的认知为标准。因为当一定范围内的经营者将某一标志作为通用名称使用而消费者却毫不知情时，并不影响该标志作为公共资源的属性，既然是公共资源，那么所有经营者都应有权在合理的范围内使用该标志，该标志也自然不应被批准注册为商标。例如，在“UV赤虫”商标案③中，“UV赤虫”本就是水族行业经营者常用的词汇，共鳞实业将“UV赤”注册为商标后，旋即以侵犯商标专用权为由将明利红虫场等相关经营者告上法庭，索赔巨额侵权款。商标评审委员会认为“UV赤”商标，易使公众将其与经营者常用词汇“UV赤虫”相混淆，缺乏显著性，撤销“UV赤”注册商标的裁定，及时制止了共鳞实业意图垄断公共资源、霸占市场的不正当竞争手段。在该案件中，消费者对“UV赤虫”这类专业名词并不熟知，若以消费者的认知为通用名称的认定标准，整个水族行业将因侵犯共鳞实业的商标专用权而遭受巨大的经济损失。在此类情形下，以经营者对“UV赤虫”的认知程度作为通用名称的判断标准，才能更全面地保障公共资源的共有性，促进行业的持续健康发展。

(三)以其他标准为补充 此外，虽然也有个别国家采区域或人口等量化标准，这些标准看似合理，可一旦涉及到跨省，甚至跨国的商标认定或人口过度分散，无法统计的情形时，此种量化标准将变得异常模糊，无法为法官断案提供可靠地支撑。而且这些标准与国家标准、行业标准等一样，都具有一定的片面性和滞后性，无法全面、及时地反映消费者最直观、最真实的需求，甚至会与消费者的真实意思相矛盾。但地域、人口等量化标准的作用也是不容忽视的。例如对于具有地域性特点的商品通用名称，地域性应作为一个重要的参考因素，而不应一味以全国为标准。如当认定某一女性化妆品品牌是否为通用名称时，则应以一定年龄段的女性消费者对该品牌的认知作为认定标准。此时若严格贯彻“广泛性”，势必会加大通用名称的认定难度，无法实现对公共资源的完整性保护。因此，在以一般消费者或一定范围的经营者的认知为判断标准时，仍有必要在具体案件中将地域、人口、群体等作为参照标准考虑在内，使通用名称的判断更加客观、合理。

综上，尽管认定通用名称涉及到诸多参考因素，但原则上应从消费者认知角度对争议标识进行显著特征的考察，例外情形下也可以一定范围内经营者的认知为评判标准。同时，根据通用名称认定中的实际需要，仍有必要将地域、人口、群体等因素作为补充。我国当前司法实践中广泛以全国范围的认知作为通用名称的认定标准，这就为不法经营者将公共资源圈占为“自留地”埋下了隐患。不仅剥夺了竞争者使用有限的符号资源的自由，还会增加自由竞争的成本，抑制自由竞争，造成垄断，这显然是不科学的。为保护社会公众对通用名称等公共领域的信息资源自由使用的权利，我国急需借鉴国外以保护公众正当使用为本位的立法立场，摒弃旧标准，改采新标准，降低通用名称的认定难度，防止权利人滥用商标专有权，侵害公众的表达自由。

二、分类处理：遏制商标专用权的肆意扩张

现实生活中将通用名称作为商标的实例不胜枚举。根据不同的划分依据，可以分为不同的类别。根据是否组合，可以分为单一型商标与组合型商标，前者指纯粹由通用名称注册而成的商标，后者指将通用名称与其他图形、符号等组合在一起形成的商标；根据是否注册，可以分为已注册商标和未注册商标；根据已注册商标是否已经实际使用为标准，可以分为已使用注册商标和未使用注册商标；根据是否具有显著性，可以将商标分为经使用已获得显著性的商标和经使用丧失显著性的商标(商标退化)。商标权授予程序上的不严谨，导致大量不应成为商标的通用名称被注册为商标，进而引发了一系列本不必要的商标权侵权纠纷，扰乱了市场经济秩序。为弥补这一漏洞，下文将从法律效果的角度对通用名称商标化的问题分类进行讨论。

(一)仅以通用名称申请注册商标的，不予注册 根据我国《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)第11条第1款第1项的规定，“仅有本商品的通用名称、图形、型号的”不得作为商标注册。可见，单纯以商品通用名称去申请注册商标是无法获得法律上支持的，这也是世界各国所持的一个普遍态度，其根本原因在于通用名称先天不具备显著性，无法达到区分的效果。因为商标权所应保护的不是其符号的标记价值，而是其区分价值。[8]虽然我国《商标法》很早就规定了纯粹的通用名称不能注册为商标，但受立法不够完善、法官误判以及商标评审员能力不足等各方面原因的影响，实际商业活动中广泛存在着通用名称被注册为商标的乱象，这也带来了许多问题。因为，一旦通用名称被注册为商标后，商标权人就享有了对该通用名称的垄断性权利，使消费者无法通过商标的指示区别商品来源，把商标权人生产的商品误认为与该通用名称背后的历史文化等因素相联系，从而误导消费者，在一定程度上使其他商品丧失了被选择的机会。[9]因此，我国今后应更加注重法律的落实和实施，对于将来或正试图将通用名称作为商标的申请均不予以注册，以防止商标权人侵占公共资源，损害公众利益。

(二)针对商标退化或恶意抢注情形，可以申请撤销 新《商标法》第49条第2款规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。”这里的“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称”实际就是指注册商标因不当使用丧失显著性而沦为通用名称，而“没有正当理由连续三年不使用”则是指注册后长期处于闲置状态，不加使用的情形。前一种情形主要是指商标退化，后一种情形则多指恶意抢注的情形。根据相关规定，当出现商标退化或恶意抢注等类似情形时，任意第三人(包括单位和个人)都可以向商标局提出撤销该注册商标的申请，且未规定时间上的限制，一经发现，就可以提出撤销申请。商标局自收到申请后最长须在12个月内作出决定，一旦作出同意撤销的决定，该商标专用权自公告之日起终止，商标权人自此丧失对该商标的专有使用权，这也从根本上解决了“僵尸”商标的问题。例如商标评审委员会在裁定“优盘”商标案④时认为，从“优盘”汉字本身的含义对其指定使用的第9类计算机存储器等商品的质量、功能、用途等特点具有直接的叙述性，缺乏商标应有的显著性，且商标权人为提高该商标的显著性而作的大量宣传并没有改变“优盘”本身含义上固有的缺陷，因而作出“优盘”商标已成为计算机存储器的通用名称，应予撤销的决定。事实上我国当时并无明文规定商标退化可被撤销，承办法官是因受到相关国家案例和学理的启发才作出这样的裁决。如今我国《商标法》已对此作出了明文规定，也为撤销已退化商标提供了合法性基础，对促进经营者改善产品和服务质量，提升商标信誉等大有裨益，也符合商标法的立法宗旨。

(三)组合商标和经使用获显著性的，采取权利限制制度 我国《商标法》第59条第1款的规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”也就是说，商标权人既然选择了通用名称作为其商标或商标的一部分，其自身在申请注册该商标之初也从中获得了一定的利益，自然也就应当承担由此带来的合理预期内的风险。这是权利义务相一致原则的具体体现，也是平衡商标权与表达自由的内在要求。

根据我国《商标法》第11条第2款的规定，“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标注册。”这里的“标志”就包括通用名称，即我国商标法承认经使用后获得显著性的通用名称可以申请注册为商标。该规定看似合理，为通用名称注册为商标提供了合法性根据，事实上是确立了一个不公平的法律规则。该条文易致一些企业为搭乘通用名称的“便车”，在明知其无显著性的情形下，仍然继续强行使用该通用名称作为其商品标识，待到条件成熟时形成对该通用名称的独占，排除其他企业的合理使用，垄断市场份额。因此，针对该漏洞，有必要对该类经使用获得显著性而注册成功的商标的专有权进行限制。笔者认为，基于此种商标与前述组合型商标相比显著性相对较弱，除了不能禁止他人对通用名称的正当使用外，还应予以额外的限制，如禁止该类注册商标的转让，或对商标的转让予以限制，以防止权利人借机谋取非法利益。

(四)商标不具备显著性的，到期不予续展 到期不予续展是指商标权人对某一商标的专有权期限到期后，以该商标不再具有显著性为由，不受理该商标的续展申请，从而终止商标所有权人对该商标所享有的专有权利。“不具备显著性”包含两层意思：一是本身不具有显著性而被错误批准为注册商标；二是原本具有显著性，因欠缺管理和不当使用而丧失显著性的情形。我国《商标法》承认通用名称可由长期使用获得显著性而成为商标，但未规定商标可能因丧失显著性而成为通用名称。[3]最终，注册商标沦为公共资源，致使商标被注销，即商标退化。前一种情形是由于工作中的疏漏或把关不严造成的，使本达不到商标注册标准的标志成为了商标，某种程度上造成了对公共利益的损害，如仅对其商标专有权予以限制，尚不足以平衡社会公众的利益；另一方面，该情形属于商标局的工作失误，若商标权人基于对商标评审委员会认定结论的信赖，已对该商标投入了大量的经费来累积自身的商誉，如若直接予以撤销，让商标权人为商标局的失误买单，对商标权人明显不公。因此，相较而言采用到期不予续展的规定，能较好地平衡商标权人与社会公共间的利益，同时也能适当照顾到商标评审委员会的公信力。至于商标退化的情形，如前所述可以申请商标局予以撤销，也可以采此处的到期不予续展模式。二者虽实现方式不一，但从结果上异曲同工。前者在此不再赘述，后者在实践中也有判例可循。如在VITREOSIL商标案中，商标评审委员会曾一度认为该商标的文字含义“熔凝石英(化)”，反映的是商品的原料，缺乏显著性，于是驳回了续展注册申请，虽事后又以其未丧失显著性而裁定准予了其续展申请，[10]但也不排除今后还会有拒绝续展的情形出现。

注释：

①关于“水鸟”二字是否作为某类被子的通用名称问题。法院认为，在广东省范围内，近年来有些生产轻柔纤维棉被的厂家将此类被子称之为“水鸟被”，因而在广东地区一些消费者亦随之认同此类被子为水鸟被，这是事实。但是还无证据显示消费者已普遍认为水鸟被是-类被子的名称。水鸟被是否属产品的通用名称，在认定时应以全国范围为标准，而不能局限于广东的市场情况。因为注册商标的效力及至全国，而非某一地区。详情请参见广东省高级人民法院(1999)粤法知终字第30号民事判决书。

②阿司匹林案和Thermos案都是商标退化的典型案例，二者原本都在所在领域红极一时的知名品牌，最初都具有高度显著性，并未专利权人带来了丰厚的利润，但也正是由于其极高的知名度，导致公众一提到止疼药和热水瓶时，想到的便是阿司匹林和Thermos这两个知名商标，而非与之相对应的通用名称，即消费者已经对上述两个商标同该类产品的通用名称发生了混淆，加之商标权人疏于管理，致使注册商标发生退化，沦为行业通用名称，专利权人也随之丧失了对商标的专有权利。

③“UV赤虫”是水族馆中用于饲养观赏鱼的一种饲料，共鳞实业于2002年12月将“UV赤”注册为商标后，将明利红虫场等相关经营者以侵犯其商标专用权为由告上法庭，引起了整个水族行业的恐慌和不满。事后，经水族协会出面维权，商标评审委员会以“UV赤”商标，缺乏显著性为由，于2007年6月作出撤销“UV赤”注册商标的裁定。详情可参见广东省高级人民法院(2006)粤高法民三终字第261号民事判决书。

④深圳朗科公司于1999年注册了“优盘”商标，使用在移动存储产品上，2002年10月，北京华旗资讯数码科技有限公司向国家工商总局商评委就该商标提出商标争议。商评委认为“优盘”汉字本身属于叙述性词汇，缺乏显著特征。除了众多同行业经营者和消费者，原告自身也一直将“优盘”作为一种新型的计算机移动存储器的商品通用名称加以使用，客观上淡化了优盘作为商标的显著性。若继续允许原告将该商标独占，就会妨碍同行业其他经营者对该名称的合理使用，也会导致消费者的误认。因而认定1509704号“优盘”商标为商品通用名称，并予以撤销注册。详情请参见商评字(2004)第5569号“优盘”撤销注册不当商标裁定书。

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责任编辑 周觅

D923.43

A

1003-8078(2017)05-0113-05

2017-03-29

10.3969/j.issn.1003-8078.2017.05.27

邓靓(1993-)，女，湖北武汉人，华中师范大学法学院硕士研究生。