OEM商标侵权问题探究

□　罗宇环

(上海交通大学凯原法学院，上海　200240)



OEM商标侵权问题探究

□罗宇环

(上海交通大学凯原法学院，上海200240)

中国作为世界上最大的OEM基地，该产业的发展对我国经济的增长、企业的发展等具有十分重要的意义。但其特殊的法律属性也引发了一系列商标侵权纠纷。从OEM的概述入手，通过司法实践中对OEM的不同认定及其理由的阐述，结合新修订的《商标法》及有关司法解释，对“商标使用”和混淆原则在OEM商标侵权问题中的理解和适用进行探索和研究。

OEM 承揽合同；商标侵权；商标使用；混淆原则

一、OEM的概述

(一)OEM的概念

涉外贴牌加工，也称涉外定牌加工，即OEM(Original Equipment Manufacture)，是指加工方根据合同约定，为定做方加工使用特定商标或品牌的商品并将该商品交付给定做方,后者依照合同支付加工费的经营模式。①据有关资料显示，以OEM为核心的加工贸易早已成为我国对外贸易发展的“中坚力量”。涉外贴牌加工行业的发展对我国企业来说，是一种学习和提升自身生产技术和管理方法的良好途径和快捷方式，并且各企业能通过加工贸易逐步了解和熟悉国际市场需求，为今后我国该产业的转型升级打下坚实基础。

(二)OEM的现状

OEM在中国迅速发展的同时，也产生了大量的商标侵权法律纠纷。2015年5月我国海关总署发布了《2014年中国海关知识产权保护状况》表明，海关在出口环节扣留侵权嫌疑货物逾2.3万批，占全年扣留批次的96.5%，较2013年同比增长16.33%(见表1)②：

其中，海关扣留的侵权嫌疑货物涉及商标专用权、著作权和与著作权有关的权利、专利权等多种类型，其中涉及商标权的货物达8900余万件，占扣留商品总数的96.9%(见表2)：

表1　2014年海关扣留货物的进出口流向　批次单位：批　商品数量单位：件/双

(资料来源：《2014年中国海关知识产权保护状况》)

表2　2014年海关扣留货物涉及的知识产权类型　商品数量单位：件/双

通过分析对比发现，在海关查处的侵犯知识产权案件中，在出口环节最容易产生相关法律纠纷。而在海关扣留货物所涉及的知识产权纠纷案件中，绝大多数为OEM商标侵权案件。

(三)OEM中的商标使用模式及侵权问题

就当前我国OEM中商标使用模式来看，主要分为三种类型：(1)定牌加工企业在与外国企业签订合同中除约定的数量和范围之外，自行生产、加工并销售带有国外企业已注册使用商标的产品。这与一般情况下未经许可使用他人注册商标于商业活动之中并无太大差异，此种模式下认定侵犯商标专用权是没有争议的。(2)外国企业在本国拥有商标专用权，但商标并未在我国注册，委托我国生产加工企业进行定牌加工并且全部用于出口。这是涉外定牌加工中最典型的模式。若我国相关企业已取得相同或近似的商标专用权时，这样的生产加工是否构成商标法意义上的“使用”，是否造成了混淆并最终构成对我国商标权人商标专用权的侵犯，是存在较大争议的。(3)外国企业在其他法域没有注册商标专用权，我国企业也只在本国拥有注册商标专用权时，外国企业委托进行定牌加工并全部用于出口。这是基于第二种商标使用模式下的扩张。商标作为知识产权是存在地域性的，在此模式下，是否构成商标侵权也是有争议的。

本文选取OEM的第二种商标使用模式，从我国司法实践的具体情形、商标侵权的认定规则，结合相关案例及《商标法》有关规定来研究OEM的商标侵权问题。

二、我国司法实践中对OEM的裁判及认识

我国司法实践中出现了不少OEM商标侵权纠纷案件。各级、各地区法院在OEM是否侵犯商标专用权这一问题上并未取得一致意见。

(一)认定构成商标侵权及其理由

法院判定OEM构成商标侵权的代表性案例主要包括：(1)美国耐克公司诉西班牙CIDESPORT 公司、浙江畜产进出口公司、嘉兴银兴制衣厂侵犯商标权纠纷案件。③耐克公司经注册合法有效取得了NIKE商标的商标权，本案被告之一的西班牙公司也在西班牙合法拥有NIKE商标。本案中，西班牙CIDESPORT 公司委托我国浙江的这两家企业加工生产贴有NIKE商标的成衣制品，并在加工制作完毕之后全部出口至西班牙，不在我国国内进行销售。耐克公司由此提起诉讼，认为三被告的行为已侵犯了其注册商标专用权。法院结合相关事实，最终判定上述三被告的行为已构成商标侵权的全部要件，并要求三被告立即停止侵权，销毁侵权标识或者侵权物，并赔偿30万人民币。(2)佛山市鸿信贸易有限公司不服广州海关知识产权行政处罚复议诉讼案。④鸿信公司受一家阿联酋公司的委托，生产制造机动车用卤钨灯，并标上该公司提供的已在阿联酋注册的HENKEL商标。在国内注册 HENKEL商标的广东省深圳市恩同实业有限公司认为该出口行为侵犯了其商标的注册商标专用权，并由广州海关将该批货物予以查扣并采取知识产权海关保护措施。最终广东省高院二审维持了海关的行政处罚决定。(3)2012年最高人民法院公布的典型案例之年年红国际食品有限公司与德国舒乐达公司、厦门国贸实业有限公司侵害商标权纠纷上诉案。⑤法院最终也是认为被告的贴牌加工行为侵犯了原告的商标权，判决原告胜诉。

这些案件中认定OEM构成商标侵权的主要理由包括：(1)根据我国《商标法》(2001)⑥第五十二条第(一)项的规定，未经商标权人许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的行为属于侵犯注册商标专用权的行为。(2)商标权与知识产权的其他类型相似，都具有强烈的地域性特征。在中国法域内，若一国内企业合法取得了注册商标所有权，则外国企业在未经该中国企业授权许可的情况下，就不得以任何方式侵害其的注册商标专用权。

(二)认定不构成商标侵权及其理由

一些法院在部分案件中也明确指出，目前OEM的运作模式并不违反《商标法》，不构成商标侵权。典型案例包括：(1)日本株式会社良品计画诉国家工商行政管理局商标评审委员会。2012 年6月29日，最高人民法院对此案做出了再审判决。在该判决中最高人民法院明确认定“商标的基本功能在于商标的识别性，即区别不同商品或者服务的来源，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。”⑦某一商标若未投入实际使用，则无法发挥其本质功能，而此时也不能将其称为商标，充其量仅为一标识，是无法满足商标法意义上的商标侵权构成要件的。(2)2012年最高法院公布的典型案例之鳄鱼恤有限公司诉青岛瑞田服饰有限公司侵害商标专用权纠纷案。法院认为，被告的贴牌加工的行为“不是与商品流通相联系的商标使用行为，不属于我国商标法意义上的商标使用。且瑞田公司对国外公司交付的被控侵权吊牌、领标有境外商标权人的合法授权，亦尽到了合理注意义务。⑧该法院在判决中对国内加工企业是否构成侵权的判断点也同样在于认定在涉外贴牌加工贸易中是否将争议商标投入使用，是否造成了相关公众的混淆和误认。并且在本案中，法院对国内企业的注意义务进行了界定，该种“合理”通过对境外委托人是否合法持有争议商标的核查等进行反映。

纵观上述案例，法院在认定OEM不构成商标侵权的主要理由是：(1)OEM下产生的所有商品将全部出口到境外，在国内并无销售行为，不会导致相关公众的混淆或误认。2013年，我国《商标法》进行了第三次修订，其中第五十七条第二项规定：“未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的。”涉外贴牌加工下的商品全部用于出口，相关公众没有机会接触到此环节下的商品，因此不会造成消费者的混淆，从而不构成商标侵权。(2)贴牌加工的行为不属于商标法意义上的“使用”，因此不构成商标侵权。

(三)我国法院司法意见的精神

2004 年2月13日北京市高级人民法院曾出台《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(京高法发[2004]48号)，第13条明确规定，“定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，不应当认定构成侵权。”这是我国第一次在法院的解答中对OEM问题做出的较为明确的答复，并且引入混淆判定原则来解决此问题，是一大创新点。

但此《解答》仅适用了两年，2006 年2月13日，北京高院再次出台了《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》京高法发[2006]6号)，就OEM侵权问题上提出了不同的回答。《解答》第21条规定：承揽加工带有他人注册商标的商品的，承揽人应当对定作人是否享有注册商标专用权进行审查。未尽到注意义务加工侵犯注册商标专用权的商品的，承揽人与定作人构成共同侵权，应当与定作人共同承担损害赔偿等责任。

2006年的《解答》较2004而言，对OEM的法律态度有了一定的转变：从一开始明确认定不侵权，到现在模棱两可的态度，避而不谈并转而讨论承揽人的审查义务。同一法院在不同时期内针对同一个问题给出了不同的解答，这也反应出司法实践中对OEM长期以来的争议。但相同的是，无论最终结果是否构成商标侵权，承揽人都需要承担一定的注意义务。随着2004年《解答》的废止，现行有效的法律及司法解释就再未对OEM行为是否侵权做出明确界定，这也是造成当前司法审判结果不一的重要原因。

三、OEM的商标侵权判定

(一)加工方交付定作物的性质分析

OEM是否构成商标侵权，首先需对该行为的法律性质进行界定。贴牌生产，之所以又被称为贴牌加工，是因为该经营方式在法律上被普遍定义为一种加工承揽行为。⑨根据《合同法》第251条第1款，加工承揽是指“承揽人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人给付报酬”的法律关系。承揽合同是以承揽人完成一定工作为目的的合同。这类合同中，流动的是无形的劳动价值，而不是有形的商品价值。其中，委托人签约的目的在于获得特定的工作成果，而承揽人的目的在于通过自己的设备、技术、和劳动完成一定的工作，以获取报酬。⑩这就意味着在承揽合同中，承揽人主观意图只是为了通过完成委托人要求的合同内容而获取相应地报酬。这是劳动密集型企业最主要的生产方式。而对于生产加工的最终产品，承揽人本身不具有这些产品的所有权，仅仅在交付之前享有占有该产品。待交付时，承揽人也只是转移标的物的占有而非所有权。因此根据加工承揽合同的性质看来，在生产加工的过程中对商标的使用与商标法中商标许可使用还是存在较大差别，主要表现为：(1)对商标处分的限度不同。商标许可使用制度中，许可方通过法定程序许可他人使用该注册商标，被许可方可以通过将商标附着使用在自己生产或销售的产品上，从而获得对商品和商标的一并处分权。而在加工承揽合同中，承揽人既可以对他人以提供原材料的产品进行加工，也可以自行购置相应原材料来生产。此时，承揽人对原材料是享有所有权的，但是对于该商标并不是一并享有权利，附着于商品上的商标权与商品原材料的所有权是相互分离的。(2)商标使用许可范围不同。由于商标具有地域性特征，在许可方许可他人使用时，被许可方使用的时间和地域范围是确定的。但在承揽合同中，承揽人只需按照委托人的要求完成合同约定的义务即可，对商标的使用范围仅限于合同约定的标的物上，承揽人禁止在合同约定范围外擅自使用他人的注册商标，否则要承担相应的商标侵权责任。

(二)对“商标使用”的理解

构成商标侵权的前提是有商标的使用行为。我国对商标使用的规定在2013年才正式见于《商标法》中，在此之前，都依据《商标法实施条例》中对商标使用的界定来判断。《商标法》第三次修改中对商标的使用做了新的修改与补充。《商标法》第四十八条规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。”修改后的《商标法》对商标使用的定义更为明确，将商标使用的目的归结为“用于识别商品来源”。在某种层面上，这意味着商标的使用功能不仅仅只是“用”，而是要附着于一定载体上进入市场流通领域，从而实现商标的指示商品和服务来源的功能。如果一商品未进入流通领域，相关公众无法接触到此标识，无法发挥其识别功能，此时的商标仅仅作为一标识而存在，无法成为商标法意义上商标，更无法满足商标侵权的构成要件。而商标的不使用，也会面临一系列法律障碍，例如商标法中的“连续三年不使用”制度，不真诚、善意的将注册商标投入使用将会面临注册商标被撤销的风险。

在OEM中，承揽人与委托人签订承揽合同，按委托人要求生产加工商品，并贴附委托人提供的有效商标，并最终全部出口。在此生产过程中，承揽人没有使用商标的意图，虽有贴牌这一“用”的行为，但是因其商品并未实际在流通环节进行销售，无法实现商标识别商品来源的功能。因此，商标法意义上的使用应当是进入流通领域的使用，非市场性质的贴牌行为不应当认定为商标法意义上的“使用”。最高人民法院于2015年在“Pretul”商标案中表明，在不具有商标性使用的前提下讨论混淆是没有实际意义的。这一判决结果再次确认了商标使用在判断OEM是否构成商标侵权的重要地位，若纯粹将所有加工贸易下的商品全部产品用于出口，并非构成《商标法》意义上的使用，也自然无法导致相关公众的混淆。

(三) 商标侵权判定的原则

OEM不构成商标侵权另一重要原因是承揽人按照合同约定生产加工商品并全部用于出口，在这一过程中不会进入市场流通环节，因此不会造成消费者混淆。商标的识别功能是商标的核心价值，而实际混淆的结果则是对商标这一识别功能的实质性破坏。

商标法的重要目的在于，通过商标区别商品或服务来源，以保障消费者权益。修改后的《商标法》第五十七条第(二)项也明确规定，“容易导致混淆的”是判断商标侵权与否的落脚点。这是我国首次在商标法中明确将混淆理论作为判断商标侵权的标准。

前文已经论述，承揽人通过完成合同义务获得报酬，在中国境内的行为只存在于生产加工环节，并不将商标用于流通环节。因此国内消费者没有机会接触这些商品，也就无所谓混淆的产生。这也是当前我国司法实践中对此问题的基本解决路径：首先判断所附争议商标的商品是否进入相关公众的视野，即判断国内企业是否将此商品投入实际使用；其次，若已实际投入使用，那该使用是否足以造成混淆；最后依据实际案件中承揽人是否尽到合理的注意义务来判断是否存在共同侵权行为。因此，在通常情况下认定，OEM中第二种商标使用模式是不侵犯商标专用权的。

对于OEM商标侵权纠纷，在《商标法》修改之后对于这一问题有了更深入和明确的认识，对于未来司法实践应对这一问题也有了较好的法律支持。从长远来看，我国企业也应当立足于提升自身实力，提升企业质量、技术和管理水平，打造自己的自主品牌，并逐步实现由定牌加工出口到以自主品牌出口的转变,加快这一行业的产业转型升级，这样才能更为长久促进对外贸易的发展，也能更少产生纠纷，保护知识产权的发展。

注释

①黄晖,冯超.定牌加工商标侵权问题辨析[J].电子知识产权,2013(6).

②来源于中华人民共和国海关总署：http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2559/info739906.htm，最后访问日期：2015年6月21日.

③广东省深圳市中级人民法院(2001)深中法知产初字第55号民事判决书.

④来源于：《广东首个外商定牌加工侵权案宣判广州海关胜诉》，http://finance.sina.com.cn/g/20060519/08212580702.shtml，最后访问日期：2015年6月21日.

⑤福建省高级人民法院(2012)闽民终字第378号民事判决书.

⑥OEM案件大多数发生于我国《商标法》第三次修改之前，所以在案例分析部分，笔者也引用了修改前适用的相关法律法规，并在后文结合新《商标法》内容进行对比分析.

⑦最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书.

⑧山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书.

⑨浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标侵权问题研究》，载《法律适用》2008年第4期.

⑩谢鸿飞编著.承揽合同[J].法律出版社,1999:6.

2016-7-22

罗宇环(1992— )，女，四川峨眉人，上海交通大学凯原法学院在读研究生。

D922.294

A

1008-4614-(2016)04-0050-04