“Means-Plus-Function①限定”实务解析

张大海董 立

“Means-Plus-Function①限定”实务解析

张大海*董 立*

本文首先介绍了美国法律的相关规定，然后从35 U.S.C.§112（6）的法律适用、及Means-Plus-Function限定需要满足的条件这两个角度对Williamson案进行了全方位的对照解析，并对该案例中涉及的要点进行了探讨，对我国专利从业人员的美国MPF限定实务操作具有较强的实际指导意义。

Means-Plus-Function Williamson 案 计算机实现 实务

一、35 U.S.C.§112（6）的法律适用

如果权利要求中的某一术语以美国专利法35 U.S.C.§112（6）中规定的方式撰写，那么该权利要求被称之为Means-Plus-Function（MPF）权利要求，并适用于35 U.S.C.§112（6）。根据35 U.S.C.§112（6）的规定，这样的权利要求术语采用功能性的描述限定了其执行的特定功能，但权利要求并不记载支持它的结构、材料或动作。

35 U.S.C.§112（6）的立法宗旨在于达到一种平衡，这种平衡允许专利权人采用执行的功能而不是执行该功能的结构来撰写权利要求中的技术术语，但是在解释这些技术术语时，则对其施加一定的限制条件，从而将其保护范围限制为说明书描述该功能时所记载的相应结构、材料或动作及其等同替代方式。

一般地，如果在权利要求中使用了means这一术语，则假设适用于35 U.S.C.§112（6），但申请人可对这种假设进行争辩；反之，如果没有使用means术语，则假设不适用于35 U.S.C.§112（6），同样地，申请人也可对这一假设进行争辩。

但是，在判断术语是否属于MPF限定时，并不仅仅看是否出现了means一词，而是要站在本领域技术人员的角度，判断该术语在本领域是否具有清楚的结构含义。也就是说，对于含有means的术语，如果本领域技术人员可确定其具有清楚的结构含义，那么可以克服上述假设；反之，对于未使用means的术语，审查员在审查时通常不会主动适用35 U.S.C.§112（6），但是如果他人有足够的证据证明该术语无法表明足够清楚的结构，或其功能无法表明执行该功能的足够结构，那么将适用于35 U.S.C.§112（6）。

二、MPF限定需要满足的条件

MPF限定必须得到说明书的支持，只有得到说明书支持的MPF限定其保护范围才是清楚的，而是否在说明书中记载了足够的结构及其等同方式则是判断是否支持的根本条件。如果得不到说明书的支持，那么具有该MPF限定的权利要求的保护范围则不清楚，从而不符合35 U.S.C.§112（2）的规定。

为了使MPF限定得到说明书的支持，必须在说明书中记载本领域技术人员可理解的相应结构。例如，必须是说明书本身确实记载并公开了该结构，只有满足这个前提条件才能引入本领域技术人员所具备的知识能力，否则，不能纯粹仅依靠本领域人员的知识作为支持的理由；必须完全公开该MPF限定所涉及的所有功能对应的结构，不允许片面、部分地公开；必须在公开的结构与MPF限定之间建立清楚的联系，以表明该结构是对应于MPF限定的结构。这就是MPF限定得到说明书支持所必须满足的基本条件。②张大海，曲丹.美国专利法中的Means-Plus-Function限定［J］.中国发明与专利，2015（9）：86-92

对于涉及计算机应用的MPF限定来说，实现其功能所用的算法即为结构，因此除了要满足以上基本条件外，还需要通过数学公式、文字、流程图等方式描述实现其功能的算法，这样才符合公开足够结构的规定，但通用计算机执行通用计算功能时除外。换句话说，如果执行的是特定功能，那么通用计算机无法实现该特定功能，此时必须公开相应的算法。

三、Williamson案③Williamson v.Citrix Online，LLC，792 F.3d 1343-1345 （Fed.Cir.2015）介绍

在对35 U.S.C.§112（6）及MPF限定需要满足的条件进行了理论性介绍后，本文将对照一个美国判例（Williamson v.Citrix online.LLC）对MPF限定的操作实务进行解析。其中，Williamson案是台湾科技产业资讯室发布的2015年美国十二大重要判例，其共同被告涉及众多世界知名企业，如思杰系统有限公司、微软公司、Adobe公司、网迅公司、思科公司和IBM等。

（一）诉讼历史

专利权人于2011年3月22日向加利福尼亚中区（Central District）地区法院提起诉讼，诉被告对其美国专利US6155840（以下简称“’840专利”）的所有24项权利要求构成侵权。

2012年9月4日，地区法院签发了权利要求解释令（claim construction order），在该解释令中地区法院认为，权利要求8中的“分布式学习控制模块”（distributed learning control module）属于35 U.S.C.§112（6）中规定的MPF限定，并在仔细考察说明书后认为该MPF限定没有公开用于执行其所要求保护的所有功能的必要算法。因此，地区法院以权利要求8及其从属权利要求9～16的保护范围不清楚、不符合35 U.S.C.§112（2）为由，判决这些权利要求无效。

原告就地区法院的权利要求解释判决向美国联邦巡回上诉法院提出了上诉，上诉法院认为地区法院正确地解释了该MPF限定，并维持权利要求8～12无效。

（二）’840专利

’840专利保护一种用于分布式学习系统的方法及系统，其通过网络连接的工业标准计算机的硬件和软件提供了一种虚拟教室，目的是将一个或多个讲授人与地理上远程的听众连接起来。根据’840专利的记载，其发明目的是提供一种教室交互，以使在不同地点之间的会议消除因复杂硬件或软件、成本、不便等所带来的不利影响。

该分布式学习系统主要包括3个部分：讲授人计算机、听众计算机和分布式学习服务器。其中，分布式学习服务器通过互联网等使讲授人计算机与听众计算机之间进行通信和交互，以实现虚拟教室的功能。讲授人使用讲授人计算机与听众进行通信，并将控制信息显示到听众计算机的显示屏上，听众计算机则可与讲授人及其他听众进行通信。

’840专利权利要求8的相关内容如下：

8.一种在多个耦合到网络的计算机系统之间实施分布式学习的系统，该系统包括：

所述多个耦合到所述网络上的计算机系统中的讲授人计算机系统，包括：……

所述多个计算机系统中的听众计算机系统，通过所述网络与所述讲授人计算机系统耦合，包括：……

分布式学习服务器，……，包括：

……

分布式学习控制模块，用于接收在所述讲授人与听众计算机系统之间传递的信息，用于将该信息转发给预期的接收计算机系统，并用于协调流数据模块的操作。

其中，“分布式学习控制模块”为争议的特征。

（三）MPF限定争议焦点

上诉时，上诉人的争辩点主要涉及以下方面：（1）地区法院对用于对抗未引用means的MPF限定的“强烈”假设未给出足够的重视，将术语“分布式学习控制模块”解释为适用35 U.S.C.§112（6）是错误的；（2）地区法院错误地将其分析聚焦于“module”这个词，而不是整个术语，因此忽略了说明书中所提供的细节性支持，并且没有从本领域技术人员的水平出发去考察该术语从而导致法律适用错误。

被上诉人则认为，尽管缺少means一词，但是地区法院将术语“分布式学习控制模块”解释为MPF限定是正确的。由于在计算机技术领域对“分布式学习控制模块”并没有一个可充分理解的结构含义，因此用于对抗MPF限定的假设是可反驳的。该术语与传统的MPF限定的撰写形式相同，仅仅是将means使用module来代替，因此意味着它是一个通常意义上的用于执行其计算机实现功能的“黑盒”。由于该术语应当被认定为MPF限定，且其在说明书中没有记载实现该要求保护功能的算法结构，因此应当维持该权利要求不清楚的结论。

四、实务解析④Williamson v.Citrix Online，LLC，792 F.3d 1347-1354 （Fed.Cir.2015）.

下面，结合上诉法院的判决对35 U.S.C.§112（6）的适用及MPF限定需要满足的条件进行逐一说明。

（一）关于是否适用35 U.S.C.§112（6）

首先，上诉法院并非仅以引导短语“分布式学习控制模块”，而是以该短语所在的整个段落来考察该有争议的权利要求限定。该段落全文均未采用与传统的MPF限定相符合的格式，但它用module代替了means，并记载了3个通过“分布式学习控制模块”执行的功能。

众所周知，module是35 U.S.C.§112（6）中用于代替means的常用术语，正如地区法院所认为的那样，“module只不过是用于执行特定功能的软件或硬件的普通描述”。一些常见的术语，例如mechanism、element、device等，其无法反映出多于字面解释含义的内容，且通常都无法隐含地公开足够清楚的结构，因此用于权利要求中时可作为means的等价方式，适用于35 U.S.C.§112（6）。

该案中的module与means一样，不能表明任何结构，仅提供了一个用于该特定功能对应结构的黑盒，其前缀“分布式学习控制”也未能向module中引入任何结构，因此，“分布式学习控制模块”并不能表明足够清楚的结构。

尽管说明书在一定程度上描述了该限定的细节，但是也没有为该术语引入任何带有结构性意义的内容。此外，在说明书及审查历史中也未发现有可能会使我们将该表达解释为足够清楚结构的记载，因此无法使整个权利要求限定脱离35 U.S.C.§112（6）的范围。虽然上诉人在修饰语会改变module的含义这一点上是正确的，但是这些修饰语实际上并未给module带来任何结构意义。

虽然权利要求从非常高的层次描述了某些输入和输出，例如在讲授人与听众计算机系统之间进行通信，但是没有说明该“分布式学习控制模块”是如何通过可使其具有结构特征的方式与分布式学习控制服务器内的其他组件进行交互。

上诉人还辩称，根据Shukri Souri博士的声明可知本领域技术人员会理解“分布式学习控制模块”暗示了结构。虽然地区法院在权利要求解释时未讨论该证言，但是我们在考虑该证言后认为其不具有说服力。

如同权利要求及说明书中所定义的那样，该证言也无法描述通过与其他模块的交互能理解出“分布式学习控制模块”所对应的结构。虽然Souri博士证明“作为本领域技术人员，在读到说明书时，我会准确地知道如何编程”一个计算机以执行该功能，并进一步证明该结构“可以是软件或硬件”，但实际上即使本领域技术人员会编程以实现该功能，也不能在没有公开的基础上创设出结构。

因此，“分布式学习控制模块”未能记载足够清楚的结构，且用于对抗MPF限定的假设是可反驳的，其适用于35 U.S.C.§112（6）的规定。

（二）关于对应结构的公开

在已经认定“分布式学习控制模块”适用于35 U.S.C.§112（6）的基础上，上诉法院对说明书是否公开了与要求保护的功能相对应的足够结构进行了判断。法院认为，解释MPF限定包括两个步骤：首先，法院必须认定要求保护的功能；其次，如果有结构的话，法院必须确定说明书中公开的与该要求保护的功能相对应的结构。

1.确定MPF限定要求保护的功能

地区法院认定了与“分布式学习控制模块”相关的3个功能：①接收在讲授人与听众计算机系统之间传递的信息；②将该信息转发给预期的接收计算机系统；③协调流数据模块的操作。该案具有3个要求保护的功能，因此专利权人必须公开与上述3个功能对应的足够结构。如果专利权人无法公开足够的结构，那么该权利要求就是不清楚的。

2.确定公开是否全面

地区法院认为，说明书没有公开与“协调”功能对应的结构。因此，上诉法院就该功能是否得到说明书支持进行了审理。

3.确定计算机实现的MPF限定是否需要公开算法

根据’840专利说明书第5栏第48～64行的记载，“分布式学习控制模块”包括用JAVASCRIPT和C++编写的软件，这足以清楚地表明该模块不可用通用计算机实现，而必须用特殊目的的计算机来实现，因此必须公开通用计算机所能不能实现的结构，即执行该功能的算法，其中该算法可以是数据公式、普通语言、流程图或其他方式。

4.MPF限定与结构之间的关联性

只有内部证据能够表明某一结构与权利要求中的功能清楚地关联时，才能将说明书中公开的该结构认定为“对应的结构”，此外“对应的结构”必须要足够清楚。因此，如果本领域技术人员没有找到说明书中的结构，且没有把该结构与权利要求中的功能关联起来，那么该MPF限定是不清楚的。

上诉人指出说明书中有几处公开可以满足35 U.S.C.§112（6）的规定，并争辩“分布式学习控制模块”控制不同计算机系统中的信息，而“协调”功能则向讲授者提供“流”选择功能。但是，说明书仅记载了“分布式学习控制模块”，并未提出什么执行该功能的算法。关于算法公开的问题，上诉人认为图1和图2公开了相应的算法。

5.确定算法的公开是否足够

图1是根据该发明一个实施例中允许讲授人选择数据源的一个实施例的典型显示界面。如图1所示，该显示界面包括一个URL地址、一个通道区域和一个“返回”链接，讲授人可通过URL地址提交数据源的地址，还可在通道区域选择多通道数据源的通道，并可通过“返回”链接返回到其他控制工具。上诉法院认为，这仅仅是对讲授人显示界面的描述，并不涉及与“协调”功能对应的算法。

图1

图2是根据该发明一个实施例中允许讲授人查看选择数据源的一个实施例的典型显示界面。如图2所示，该显示界面允许讲授人在将其提供给听众之前对数据进行预览，其包括一个数据源下拉框510，当前选择的数据源通过媒体窗口512进行显示。同样地，图2描述的是讲授人显示接口，它也不涉及与“协调”功能对应的算法。

图2

由于图1和图2均未涉及与“协调”功能对应的算法，因此，上诉人在说明书中未公开与该功能相对应的足够结构。

6.外部证据

在完全没有记载任何结构的情况下，禁止使用专家证言来创建结构是对说明书充分公开相应结构的直接要求。虽然上诉人指出Souri博士的声明可以表明’840专利公开了足够的结构，但是本领域技术人员的证言并不能够代替说明书中相应结构的完全缺失。

综上所述，’840专利的说明书中没有公开与“协调”功能对应的算法，即没有公开足够的结构，因此权利要求8～16的保护范围均是不清楚的。

五、要点探讨

以上介绍了Williamson案的整个诉讼过程，下面试对诉讼涉及的几个要点进行探讨。

（一）限定或修饰means的特征

means及其等价形式通常不具有实质性的结构含义，但是对其进行限定或修饰的特征有可能会给其带来结构性意义，从而使其不适用于35 U.S.C.§112（6）。如果专利权人不想适用35 U.S.C.§112（6），那么可以从means之前或之后的修饰或限定特征入手，仔细研究这些修饰或限定特征本身是否会有结构性的限定意义，甚至可以要求法院考虑means的功能是否会带来结构性限定，如果有，那么可以克服不清楚的缺陷。

此外，对MPF限定所属的上层模块的结构描述，不能代替MPF限定本身与其他模块之间的算法或结构。

（二）专家证言

对于MPF限定来说，在说明书完全没有公开任何对应结构的情况下，仅通过专家证言的形式表明本领域技术人员有能力实现对应的结构，是不具有说服力的，也是难以被法院接受的。应当严格地将说明书公开的结构与本领域技术人员有能力实现的结构区别开来，在缺乏任何公开结构的情况下，不允许引入本领域技术人员的能力。

（三）全面公开结构

该案例中的MPF限定执行了3个功能，地区法院仅认定了第三个功能没有在说明书中公开足够的结构，并据此认定相应的权利要求不清楚，从而判决这些权利要求无效。可见，如果仅公开了部分结构，仍然无法满足35 U.S.C.§112（6）的规定，在撰写时必须做到每个功能均有对应的公开结构。

（四）支持性

地区法院认定“分布式学习控制模块”对应的3个功能中的“协调”功能没有对应的结构，但是地区法院在判决中没有说明其他两个功能得到说明书支持的理由。

笔者认为，’840专利的说明书第5栏第40～46行记载了“DLCM310（分布式学习控制模块）的一个优选实施例运行操作系统，例如MICROSTOFT WINDOWS NTR或 SUN MICROSYSTEMS SOLARISR2.x，并使用基于超文本传输协议（HTTP）的网络服务器， 例 如NETSCAPE ENTERPRISE SERVER 2.0或APACHE网络服务器，以接收或响应来自其他计算机系统106、108的数据请求”。也就是说，“分布式学习控制模块”通过网络服务器与其他计算机系统（即讲授人计算机系统106与听众计算机系统108）进行数据交换，即给出了相应的结构。因此，可以认为其他两个功能得到了说明书的支持。

（五）关联性

法院虽未否认图1和图2与“协调”功能之间的关联性，但也未正面肯定关联性。笔者认为，图1和图2与选择和查看数据流资源的相关内容相关，而“协调”功能则“协调流数据模块的操作”，因此，可以认为二者之间存在关联性。由此可见，在判断关联性和支持性时，并不要求文字的表述形式完全一致，只要能够理解二者之间存在相应的关联及对应的结构即可。

（六）算法公开

算法公开通常有3种形式：（1）数学公式；（2）普通文字表达；（3）流程图。上诉人争辩图1和图2公开了用于“协调”的算法，但是图1和图2实际上是软件显示界面，并不属于以上3种常规方式。为了解决这个问题，上诉法院分析了图1和图2的技术内容，并由此确定了软件显示界面不涉及算法的公开。可见，对于涉及计算机实现的MPF限定来说，仅通过软件运行界面来证明公开了算法是不够的，应当采用能够实质上体现算法的方式。

六、结束语

MPF限定是与我国《专利法》中的功能性限定相对应的概念，但二者之间还存在一些区别。对于熟悉中国《专利法》的代理人来说，特别需要注意的是，MPF限定与功能性限定在引入本领域技术人员能力时的不同之处。

我国《专利法》在判断功能性限定是否得到说明书支持时，应当基于本领域技术人员的水平和能力。因此，即便在说明书中未记载关于功能性限定的相应结构，只要本领域技术人员知道如何实现，即可满足支持性的要求。也就是说，我国《专利法》在判断功能性限定时，允许引入本领域技术人员的知识和能力。但是，在判断MPF限定是否清楚时，不允许引用本领域技术人员的能力（与本领域公知结构对应的术语除外）。如果说明书中完全没有记载与MPF限定对应的结构，那么即使通过专家证言这种方式来证明MPF限定所对应的结构是本领域技术人员能够实现的，那么该MPF限定也得不到说明书的支持，其结果是导致权利要求不清楚。

Williamson案给出了一个关于MPF限定的完整实例，体现了35 U.S.C.§112（6）在具体运用当中的思考逻辑、判断方法和过程。通过该案例的剖析，有助于我国专利从业人员将抽象而纯粹的理论实例化，从撰写、审查及诉讼等各方面提高对MPF限定的处理能力。

国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心。

① Means-Plus-Function可译为“手段+功能”、“方法+功能”、“装置+功能”，台湾地区也译作“技术功能手段”等。