浅谈实验数据对专利授权的影响

史晶晶

浅谈实验数据对专利授权的影响

史晶晶*

本文结合具体案例，对生化领域实验数据的重要性进行了探讨，从实际案情的驳回理由及答复效果分析总结了实验数据非必要的情况以及记载实验数据时应注意的问题，以期为申请人或专利代理人撰写专利申请文件或答复审查意见提供一些参考和借鉴。

实验数据 说明书公开充分 创造性

一、引 言

《专利法》多个法条的规定都涉及实验数据，本文仅讨论《专利法》第26条第3款和第22条第3款。

《专利法》第26条第3款规定，说明书应当对发明或实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。《专利审查指南》（2010版）将“所属技术领域的技术人员能够实现”进一步解释为：所属技术领域的技术人员根据说明书记载的技术方案能够解决技术问题，并产生预期的技术效果。①中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010:132.同时归纳了不符合《专利法》第26条第3款的5种情形，其中，第（5）种是：说明书中给出了具体的技术方案，但未给出实验数据，而该方案又必须依赖实验结果加以证实才能成立。

以上相关规定都直接说明：对某些发明专利申请而言，实验数据的记载情况直接影响说明书是否公开充分，决定该专利申请是否因《专利法》第26条第3款而被驳回。

《专利法》第22条第3款的规定，创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。同时，《专利审查指南》（2010版）第二部分第四章对创造性的解释体现了以下宗旨：突出的实质性特点和显著的进步的基础都是说明书所记载的有益效果，《专利审查指南》（2010版）对有益效果进一步解释：有益效果可以通过对发明或者实用新型结构特点的分析和理论说明相结合，或者通过列出实验数据的方式予以说明，不得只断言发明或者实用新型就有有益的效果，化学领域中的发明的有益效果，可能需要借助实验数据来说明。②中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010［M］.北京：知识产权出版社，2010:135-136.

以上相关规定都直接说明：对某些发明专利申请而言，实验数据的记载情况直接影响权利要求所保护的技术方案是否具备创造性，决定该专利申请是否因《专利法》第22条第3款而被驳回。以下将结合案例进行讨论。

二、案例分析

【案例1】

该申请权利要求1的内容如下：

1.一种半导体聚合物，该聚合物包括在聚合物主链内含通式1的第一重复单元：

其中a＝1或2；b＝0或1；和c＝0、1或2，条件是若c＝0，则b＝0；Ar1、Ar2、Ar3、Ar4、Ar5和Ar6各自独立地表示芳环或杂芳环，或其稠合衍生物；其特征在于Ar1、Ar2、Ar4和Ar5中的至少一个是非共轭的；和条件是（a）若a＝1，则Ar1没有通过直接的化学键与Ar2相连，（b）若b＝1和c＝1，则Ar4没有通过直接的化学键与Ar5相连，（c）若b＝0和c＝1，则Ar2没有通过直接的化学键与Ar5相连，（d）若a＝2，则Ar1基没有通过单键相连，和（e）若c＝2，则Ar5基没有通过单键相连。

该申请说明书的内容要点如下：该发明的半导体聚合物是利用咔唑类／三芳胺与芴偶联并聚合得到；该发明的半导体聚合物的通式、合成方法以及在电致发光材料中的应用；该发明解决了三线态能级低和稳定性差两个技术问题。但说明书没有记载关于该聚合物光电性能的实验数据和制成的电致发光材料光电性能的实验数据。

审查员以下述理由驳回了该申请：该申请要求保护一种芳胺聚合物，其为具有高的三线态能级且与此同时具有合适的HOMO和LUMO能级以供电荷有效注入的聚合物，可以用于磷光发光材料的进一步的基质材料。说明书没有记载有关该芳胺聚合物本身和由其制得的器件的光电性能数据，本领域技术人员也无法预测该芳胺聚合物是否具有上述性能，从而该申请说明书没有对发明作出清楚、完整的说明，导致本领域技术人员不能实现该发明。

专利复审委员会以下述理由撤销了驳回决定：专利复审委员会查阅了本领域大量的现有技术，证明该发明聚合物所用的单体以及所用的磷光掺杂剂都是本领域公知的电致发光材料，还证明该发明的聚合物制成电致发光材料所搭配的磷光掺杂剂是本领域公知的磷光掺杂剂，还证明说明书记载的解决三线态能级低的原理与本领域的公知常识一致，基于以上三点认定，本领域技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果。③专利复审委员会第63757号复审决定。

与审查员所不同的是，专利复审委员会首先只确立了一个技术问题，其次从本领域技术人员的角度出发，结合本领域的相关技术知识，验证说明书中解决技术问题的机理的正确性，从而证明本领域技术人员根据说明书记载的技术方案能够解决技术问题，并产生预期的技术效果。

从上述涉案专利的审查过程中可以看出：

（1）站在本领域技术人员的角度判断实验数据是否必要的重要性，相关现有技术知识的缺乏会导致《专利法》第26条第3款判断过程中知识链的断裂，从而导致误判的发生。因此在撰写专利申请文件时，如果说明书中记载了技术方案所解决的技术问题以及预期的技术效果，该技术方案能否解决技术问题并达到预期的技术效果是本领域技术人员基于其所掌握的专业知识能够确切推知的，该技术效果也不需要实验数据加以验证，则实验数据并不是必要的。

（2）在判断说明书公开是否充分时，如果说明书中记载了某个请求保护的技术方案要解决多个技术问题，则只要该技术方案解决其中一个技术问题即为《专利审查指南》（2010版）中所指的解决技术问题，并且确立的技术问题须为适当的，以根据说明书的记载预测该发明可以解决的为准。

例如在该案中，若在答复时将“稳定性差”确立为该发明解决的技术问题，因为说明书仅仅断言该芳胺聚合物具有预料不到的良好的稳定性，而没有给出任何实验数据，而且“预料不到”也提示审查员及本领域技术人员根据现有技术无法预期，那么说明书将不满足充分公开的要求。

如果将“HOMO-LUMO能级不合理”确立为该发明解决的技术问题，因为说明书没有记载该芳胺聚合物的HOMO-LUMO能级的任何信息，那么说明书必然不满足充分公开的要求。

（3）说明书公开的程度会影响技术方案的创造性。在上述案例中，原说明书记载的程度固然满足了公开充分的要求，但难免存在创造性不足的嫌疑。

【案例2】

该申请权利要求1的内容如下：

1.一种制冷剂，其特征在于，按重量计，由以下成分组成：

67.5～90份 丙 烷、11.5～17份 异 丁 烷、15.7～24份丙烯和2.5～5.3份三氟碘甲烷。

该申请说明书的内容要点为：制冷剂的制冷原理、多个实施例，以及其中一个实施例的制冷性能。

答复“第一次审查意见通知书”时，申请人以制冷量低作为技术问题答辩了该发明的创造性。

在“第二次审查意见通知书”中，审查员认为该申请仅仅实施了一个特定范围的组成，实验结果是一个特定的值，本领域技术人员无法判断出该特定值的实验结果和权利要求1提高的组成范围的对应关系，同时由于本领域技术常识可知组成含量对最终的制冷量产生影响，在该申请仅仅提供某一特定组成的实验效果的基础上，本领域技术人员无法将该特定实验结果认定为权利要求1要求的整体范围内都能达到的实验结果。因此，申请人在答复“第一次审查意见通知书”时提出的制冷量效果不能认定为权利要求的效果，只能代表某一特定组成的效果。

说明书的缺陷，将导致答复“第二次审查意见通知书”时不得已将权利要求1的方案改为实施例记载的点值。虽然最终该专利授权，但是这样的权利要求的维权难度太大，专利价值并不高。

该案说明书存在的主要问题是：实验数据的布局不合理，仅仅记载一个实施例的制冷量，并不足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。如果说明书至少记载了权利要求给出的两端值的实施例的制冷量，那么后期答复审查意见时申请人将处于有利地位，可能不必修改权利要求的范围值。

【案例3】

参与调峰使设备运行工况大幅偏离设计值，机组低负荷工况运行过程中会出现两个问题：(1)蒸汽动力循环恶化[2]，汽轮机热耗大幅上升，机组发电效率下降，影响机组运行经济性，超超临界机组高效率的优势无法发挥；(2)锅炉给水温度下降，50%THA负荷以下工况锅炉脱硝装置入口烟气温度低于催化剂允许运行温度下限，为防止催化剂腐蚀失效[3]，采用选择性催化还原(selective catalytic reduction， SCR)脱硝装置退出运行，造成NOx排放超标。

该申请权利要求1的内容如下：

1.治疗心力衰竭的药物，其特征在于，由以下成分组成：

按重量计，生晒参2.8份，蛤蚧1.1份；

所述治疗心力衰竭的药物按照下列方法制备：

分别将生晒参和蛤蚧粉碎成粉末，混合后制成胶囊剂。

该申请说明书的内容要点为：记载了多个实施例以及动物药效实验，动物药效实验仅笼统说明采用该发明的药物。

审查员在驳回决定中指出：具体药效实验例均没有明确记载是具体采用哪种比例的药物，仅笼统称为该发明的药物，故申请人所述的效果并不能证明是修改后权利要求1中生晒参与蛤蚧以2.8∶1.2组成的药物所带来的，因此不能证明权1取得了预料不到的技术效果，进而无法证明权1具备创造性。

该案说明书存在的主要问题是：实验数据没有针对性，技术方案和实验数据之间没能建立清晰的一一对应的联系，导致实审过程中有效果可以答复，却没有方案可以修改。

三、结 语

1.对撰写专利申请文件的启示

撰写说明书时，应当考量技术方案解决技术问题并达到预期的技术效果需要实验数据验证，若采用该技术方案解决技术问题是本领域技术人员可以确切推知的，则可以不必记载实验数据。而当确定需要记载实验数据时，则必须进行深入布局，以保证足以判断在权利要求所限定的范围内都可以实施并取得所述的效果。最基本的布局原则是：实验数据应有指向性，以及覆盖端点值和效果最佳值。“实验数据应有指向性”是指实验数据需基于确定的实施例。“覆盖端点值”是指说明书至少记载了权利要求给出的两端值的实施例的实验数据。此外，若权利要求给出的范围过宽，还应当给出两端值之间的实施例的实验数据，或者效果最佳值，这样为后期修改权利要求留有余地。

2.对答复审查意见通知书的启示

在答复有关说明书公开不充分的审查意见通知书时，通常有两个误区：一是忽略技术人员是本领域的，所属技术领域的技术人员知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造力。二是技术问题确立不正确或者过多。因此答复此类审查意见时，“确立技术问题”和“充分调研”非常重要；确立的技术问题只需一个即可，且应当是预期该发明可以解决的；没有实验数据时要广泛查阅现有技术，为技术方案解决技术问题提供理论支持。

北京超凡志成知识产权代理事务所。