背景技术的功能解读

覃韦斯

背景技术的功能解读

覃韦斯★

我国专利申请文件中说明书的背景技术部分的撰写质量普遍较差，或寥寥数语，语焉不详；或者洋洋洒洒，不着边际。其主要原因在于，背景技术的官方定位是有利于审查员理解、检索和审查之用。这种一元化的功能定位影响了申请人的撰写策略，带来了负面的影响。本文通过对背景技术的功能进行多元化解读，以展现背景技术长期以来被普遍忽视的多种功能价值，提倡有意识地加以运用，发挥其积极的作用，最终实现提高我国专利申请文件撰写质量的目的。

背景技术 撰写质量 一元化 四大功能

一、问题的提出

一项发明创造要想在我国获得专利保护，必须首先向国家知识产权局提出专利申请。一份专利申请应当包含请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。其中，说明书是描述发明创造具体内容的技术文件。说明书的格式已经高度八股化①崔国斌.专利法原理与案例 ［M］.北京：北京大学出版社，2012：374.，被明确要求应当包含技术领域、背景技术、发明内容、附图说明和具体实施方式这五部分内容。②发明专利申请如果无附图，则可以不包括附图说明，但是实用新型专利申请则必须有附图及附图说明。

在专利申请实务中，由于权利要求书是界定专利保护范围的核心文件，因此一直以来都是专利申请文件撰写的重中之重。说明书由于要满足充分公开的要求以及为权利要求提供支持，自然也是撰写的重点。更确切地说，说明书的上述功能主要是由说明书中的具体实施方式来实现的，因此具体实施方式的撰写也被视作重点。相较之下，背景技术的撰写设计与构思却被普遍忽视了。

但是，研究美国、德国、日本等专利制度发达国家的专利申请文件可以发现，其说明书中尤其是背景技术部分描述得清楚、完整并富有逻辑，通常会引证一到两篇对比文件作为背景技术，除了对背景技术进行说明性介绍之外，还会客观地指出背景技术中存在的问题和缺点以及解决这些问题时曾遇到的困难。总体而言，国外申请人非常重视背景技术部分的撰写，而且撰写质量普遍较高。

因此，一个疑问油然而生：与国外相比，我国专利申请文件中背景技术撰写质量普遍较差的现状是如何造成的呢？

二、背景技术现状的原因分析

《专利法实施细则》第17 条第1 款第（2）项规定，在背景技术部分应当写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术，并且尽可能引证反映这些背景技术的文件。由此可见，背景技术的官方定位主要是有利于审查员理解、检索和审查之用。这种功能实际上仅仅是从审查员视角展开的“一元化功能”，申请人撰写背景技术实质上是一种为了便于审查员进行专利审查而需要额外承担的辅助义务。但是，在专利审批过程中，审查员与申请人之间存在一种微妙的对抗关系，申请人非常顾虑如果将背景技术描述得过于清楚具体就可能使审查员从中找到驳回该专利的线索，这与其希望该专利能够免遭严审、顺利被授权的目的存在直接冲突。与此同时，申请人又囿于《专利法实施细则》和《专利审查指南》④《专利审查指南2010》之前各版，名称均为“审查指南”，此处为表达方便，统一称为《专利审查指南》。作为法律法规和部门规章对专利申请文件的撰写具有强制性要求的法律效力。因此，在进退维谷间，申请人普遍采取了故意略写或泛泛描述的策略，在形式上虽然符合《专利法实施细则》第17条第1款第（2）项的法定要求，但在实质上却背离了其立法初衷。

总之，背景技术一元化的功能定位影响了申请人的撰写策略，在很大程度上造成了背景技术撰写质量普遍较差，桎梏了我国专利申请文件整体质量的提高，阻碍了专利制度的健康发展。要消除这些负面的影响，则需要重新对背景技术的功能进行深入研究和多元解读。

三、 背景技术的四大功能

根据《现代汉语词典》的解释，所谓功能是指“事物或方法发挥的有利的作用、效能”。“法律是功能性的”，⑤（美）理查德·A·波斯纳.法理学问题 ［M］.苏力，译.北京：中国政法大学出版社，2001：574.《专利法实施细则》第17第1款第（2）项条对背景技术一元化的功能定位仅仅是其功能的一个侧面而不是全部。只有对背景技术的功能进行全面多元的解读，才能真正发现背景技术在专利申请文件整个体系中的独特价值，进而有目的地加以运用，发挥其积极作用。笔者认为，除了有助于审查员进行专利审查之外，背景技术至少还具有以下四大功能。

（一）作为发明人与读者沟通的桥梁

专利保护的对象是新的发明创造，是现有技术中不曾有过的技术方案，因此它常常走在已有辞典和技术专业著作的前面，导致文字表述上的困难。⑥尹新天.专利权的保护［M］.2版 北京：知识产权出版社，2005：311.而读者看不到发明创造的实物，需要通过专利申请文件的文字去理解专利的技术方案，自然是难上加难。但是，发明人由于长期从事某一领域某一方面的研究，对相关技术了解深刻，会认为自己懂的读者也懂，在说明书中直接写出发明的核心部分即可，从而忽略在背景技术部分对有关基础知识、基本概念进行铺垫介绍，导致读者对专利技术方案的理解困难。

例如，“彩铃业务是一项以用户定制或运营商提供的音乐来代替普通回铃音的业务，但是，在该项业务还未普及之时，想必大多数读者还不知道彩铃业务是什么样的业务，仅仅从字面上也无法得知该业务的定义。如果在撰写时一上来就撰写现有技术中如何实现彩铃业务，那读者很容易在未明确相关概念的情况下陷入具体的技术之中，从而造成阅读上的困难。相反，如果能在一开始就对彩铃业务有一个准确甚至形象直观的介绍，将有助于读者在明确相关技术主题的背景下，有方向性的去理解现有技术及本发明，并将有助于其快速、准确地理解相关技术方案”。⑦王宝筠.浅谈背景技术中的基本概念 ［J］.中国发明与专利，2010（1）：78.

在专利法的意义上，读者虽然被假设为“本领域的技术人员”，假定他知晓申请日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术。但是，作出这样一种假设的目的在于统一对专利申请的评价标准。在专利实务中，这个假设的“本领域的技术人员”是由每一位具体、鲜活的审查员或法官去扮演的。例如，对于审查员而言，限于其个人的技术背景及检索条件，在现实中要想完美扮演“本领域的技术人员”的角色是有难度的，因此申请人应该充分利用背景技术，消除审查员对该专利技术的陌生感，降低理解该发明的难度，从而避免审查程序上的延长，加快专利审批的进程。

读者阅读专利申请文件的过程，本质上是读者与发明人之间进行对话沟通的过程。因此，必须考虑沟通的效果，以免让读者产生误解甚至抵触的情绪，避免不必要的麻烦。高质量的背景技术可以增强专利技术的可读性，让读者更加快速、准确、容易地理解发明实质，起到与读者进行良好沟通的桥梁作用。

（二）作为创造性高度判断的起点

创造性是一个专利法律术语，它在不同国家有不同解释，有发明高度、创造性步骤、创新性、独创性、进步性、非显而易见性之说。⑧冯晓青，刘友华.专利法 ［M］.北京：法律出版社，2010：111虽然表述各异，但其核心都在于对于授予专利的创造性提出了“高度”的要求。所谓“高度”是一个相对概念，是一个涉及远近高低的距离问题，因此可以将创造性高度理解为一条线段。更具体地说，本发明的技术方案是这条线段的终点，而背景技术则是这条线段的起点。在专利申请实务中，申请人通常浓墨重彩地对该发明的技术方案进行描述，但是对背景技术却是一带而过或者避而不谈。这就导致了创造性高度判断中出现了只有终点，没有起点或者起点不清楚的情况，极大地影响了专利技术方案具有创造性的自证。反之，申请人如果能够在背景技术部分对现有技术的内容、缺点或问题进行客观、清楚、有针对性的描述，则会极大地增加该专利技术方案具有创造性的说服力，获得良好的效果。

例如，一件实用新型专利申请（申请号：92217448.2）⑨乔清杰.从一件专利撤销案看背景技术的重要性 ［J］.发明与革新，2000（6）：20.，授权时独立权利要求为：“一种皮带变速器，包括有皮带轮轮缘、心轴套、键及后挡圈，其特征在于在心轴套上装有滑动块，轮缘依次与滑动块及后挡圈固定在一起，轮缘通过滑动键使它在心轴套上轴向滑动，在后挡圈和轮缘之间装有一压簧。”

无效宣告请求人以该权利要求不具备创造性为由提出无效请求，具体理由是：对比文件（专利号：US3180164）涉及一种可变速的皮带轮装置，其公开了权利要求的大部分技术特征，两者的区别在于对比文件中“在后挡圈和轮缘之间装有两个压簧”而权利要求中“在后挡圈和轮缘之间装有一个压簧”。两者仅仅只是数量上的差别，该区别特征是本领域的公知常识。

专利权人在答辩时指出：本专利在背景技术部分正是针对对比文件所涉及的技术进行了描述并指出其存在的问题，即现有技术中采用两个压簧进行施压很难达到压力一致，进而发生由于皮带边缘受力不均匀而发生歪斜，从而加速皮带的磨损，缩短皮带的寿命。本实用新型的目的就是为了解决现有技术中存在的上述问题而采用了一个压簧，利用滑块把压簧两边的压力传递到皮带边缘的两边，使施加在皮带轮缘两边的压力相同，不会出现上述技术问题，从而大大提高了皮带的使用寿命。这正是本实用新型的创造性所在，在说明书的有益效果部分也进行了具体说明。

由于在背景技术部分对现有技术进行了客观的描述，实事求是地说明了其存在的不足，从而有针对性地提出了该实用新型的发明目的，描述了为实现该目的而采用的技术方案及所获得的积极效果，所以国家知识产权局最终作出了维持该专利权有效的决定。

综上所述，申请人在撰写背景技术时不应该仅仅停留在简单介绍背景技术的概况上，应该进一步地剖析背景技术中存在的问题和缺点，阐明存在这种问题和缺点的原因以及解决这些问题时曾遇到的困难，从而明确该发明的技术方案与背景技术之间的差距，使审查员和公众充分认识到跨越该差距所存在的难度，进而为该发明的技术方案搭建起良好的创造性高度的平台。总之，申请人需要重视背景技术可以起到固定创造性的起点，凸显创造性高度，削弱“事后诸葛亮”的不利影响的积极作用。

（三）作为解释权利要求的依据

《专利法》第59条第1款规定：“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”该条明确规定了说明书可以用于解释权利要求的内容，其中并未限定说明书中的哪一部分可以用于解释。所以在解释权利要求时，应当将说明书作为一个整体来考虑，即以说明书所公开的全部技术内容为依据，而不应当仅局限于具体实施例，还应当考虑说明书的其他部分，例如，说明书中背景技术部分所记载的内容同样可以用来解释权利要求。⑩张荣彦.机械领域专利申请文件的撰写与审查［M］.3版.北京：知识产权出版社，2011：254-255.

在“具有宽视野的潜水面罩”实用新型专利权无效行政诉讼案中，⑪参见北京市第一中级人民法院（2002）一中行初字第523号行政判决书和北京市高级人民法院（2003）高行终字第38号行政判决书。法院判决的要点是：在该专利的背景技术中，既有采用平面镜片也有采用曲面镜片的，但要实现该专利的目的，克服背景技术中存在的缺陷，该专利的技术方案必然要采用平面镜片的技术特征。因此可以确定该专利的基本构思就是要用平面镜片代替曲面镜片，或者说曲面镜片正是该专利所要避免使用的，所以权利要求书中的“镜片”一词应该解释为平面镜片。

权利要求是一种语言文本，在对权利要求进行解释时，背景技术与发明内容、具体实施方式等共同构成了权利要求的语境。权利要求所表达的技术方案必须通过其所在的语境去理解，而不能脱离语境对权利要求进行孤立的、字面含义的解释。因此，背景技术的内容对如何解释权利要求有着重要的影响。

（四）作为说明书充分公开的补充

申请人要想就自己的发明创造申请获得专利权，就必须以向公众公开自己的技术方案为前提条件，这就是所谓“以公开换得保护”的原则。⑫尹新天.中国专利法详解 ［M］.北京：知识产权出版社，2011：35.《专利法》第26条第3款规定了说明书的公开必须达到清楚、完整，以使所属技术领域的技术人员能够实现的程度，即提出了充分公开的标准。说明书公开不充分是专利申请被驳回及专利权被无效的理由。背景技术作为说明书的有机组成部分自然需要为说明书达到充分公开的标准提供支持，而这一点在专利申请实务中却容易被忽略，从而导致严重的后果。

例如，在后申请（申请号：200910057173.6）在背景技术中引证了同一申请人的在先申请（申请号：200810207288.4）作为引证文件，在后申请的申请日为2009年5月5日，在先申请的申请日为2008年12月18日，但在后申请的公开日为2009年10月7日，在先申请的公开日为2009年11月11日，即引证的在先申请的公开日晚于在后申请的公开日。⑬王勇，方波，陈辉.原申请未涉及单一性的分案申请的典型案例探讨 ［J］.中国发明与专利，2012（11）：93.根据《专利审查指南》（2010版）的规定，在这种情况下，在后申请将视为没有记载所引证的在先申请的内容。申请人原以为在先申请已经对“抗衡阀”进行了详细的描述，在后申请当然可以引证在先申请，因此在后申请对该相同的技术特征就没有再进行描述。然而，“抗衡阀”是实现在后申请“平衡阀”功能的必要技术特征，由于在后申请的说明书中缺乏对“抗衡阀”的具体结构及与其他部件之间的连接关系的说明，同时“抗衡阀”也不是本领域的公知常识。因此，审查员根据《专利法》第26条第3款的规定驳回了在后申请。

背景技术虽然不涉及发明人对相关技术所作出的贡献，但往往含有构成该发明的一些必要技术内容，这些内容的缺失将影响说明书的充分公开，进而影响专利申请的授权。因此，在专利实务中，提倡在说明书背景技术部分不但将引证文件列出，而且还将该文件中与本申请特别相关的部分采用直接撰写的方式详细写入背景技术中，作为说明书充分公开的有效补充。

四、结 语

长期以来，背景技术一元化的功能定位遮蔽了背景技术其他功能的价值，使申请人容易将背景技术视为对自身不利的因素，进而忽视了背景技术的撰写，影响了专利申请文件的整体质量，并在专利申请实务中引发了诸多问题。本文通过对背景技术进行多元化的功能解读，展现了背景技术除了有助于审查员进行专利审查之外，还至少具有的四大功能：即可以作为发明人与读者沟通的桥梁，作为创造性高度判断的起点，作为解释权利要求的依据以及作为说明书充分公开的补充。希望这些功能能够在专利申请实务中得到有意识的运用，发挥其积极的作用。

上海申湖律师事务所。