专利许可和转让中值得注意的若干问题

刘歆洁，刘冬梅

（1．国家知识产权局专利局 材料发明审查部，北京 100088；2．合肥工业大学 电气与自动化工程学院，合肥 230009）

一、引言

近年来，我国创新政策的日益完善、科技投入的逐年增加、企业创新能力的不断提升，促进了技术交易和成果转化，带动了全国技术合同成交金额逐年增长，并成为我国科技进步的标志性指标，近十几年来更呈现出年均增速15%以上的高增长态势（参见下页图1，摘自2014全国技术市场统计年度报告）。

在涉及知识产权的技术合同中，专利技术交易居第三位，成交额569．63亿元，占15．02%（参见下页图2，摘自2014全国技术市场统计年度报告）。在专利技术合同中，以发明专利为主，2013年成交4330项，成交额286．47亿元，占专利技术合同成交额的50．29%。

在以技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务为主要类型的技术合同中，技术转让合同成交额已经连续两年实现成交额过亿，2013年占全国技术合同成交额的14．51%。

其中，专利实施许可转让合同和专利权转让合同的成交额分别为239．63亿元和31．63亿元，分别占技术转让合同的22．11%和2．9%（参见下页图3，摘自2014全国技术市场统计年度报告）。

图1 2001－2013年全国技术交易平均成交额情况（单位：亿元）

图2 知识产权类别构成

图3 技术转让合同类别构成

可见，专利许可和专利转让作为专利交易中的两种基本形式，在技术转让中占了很大的比重，已经成为科技成果转让的重要途径。对专利交易中的双方当事人，即转让方和受让方来说，如何既能避免法律纠纷，又能获得相关技术的最大保护以及市场的最大收益，是彼此博弈的焦点。

本文拟从以下几个方面剖析专利许可和转让中值得注意的几个关键问题，并提出了相应的对策和建议。

二、转让和许可中的文字记载并不完全等于实际享有的权利范围

众所周知，专利的保护范围直接决定了专利的实用价值和转让价值，是实现专利保护、转让、实施的价值基础。专利法第五十六条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。因而专利的保护范围是以权利要求书的内容为依据的，转让方和受让方应以权利要求书记载的内容为依据来考虑专利的经济价值。但在实践过程中，却并不完全严格按照权利要求书中的文字来确定范围，侵权判定中适用的等同原则和禁止反悔原则就说明了这一点。

1．等同原则的理解

等同原则的适用，是为了防止仿冒者对专利产品做出非实质性的修改，而逃脱出专利权依据文义解释做出的保护，以达到规避专利侵权的责任，其实质是“防止侵权人窃取发明专利的利益”［1］。

比如“机芯奏鸣装置音板成键方法及其设备”专利纠纷案［1］正是这样的情况。1995年7月1日，原告宁波市东方机芯总厂（简称“机芯总厂”）获得了国家专利局授权的“机芯奏鸣装置音板成键方法及其设备”发明专利权，专利号为ZL92102458．4。该发明专利的独立权利要求是：“一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括有在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置”。被告江阴金陵五金制品有限公司（简称“金陵公司”）也具有一种生产机械奏鸣装置的设备，与机芯总厂的专利技术相比，缺少“金属盲板被夹持在开有梳缝的导向板上”的技术特征，它的盲板没有被夹持在开有梳缝的与专利技术中形式结构相同的限位装置上，而是位于磨轮一侧。原告机芯总厂以被告金陵公司侵犯其专利权为由，向人民法院提起诉讼。

最高法院经提审认为，被控侵权产品中的技术特征将专利产品中一个技术特征分解成两个技术特征并加以替换，看似不同，却属于与专利权利要求中的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物，落入了原告专利权的保护范围，构成侵犯专利权，故撤销了二审法院认定不侵权的民事判决书。

在这个案例中，法院并没有通过简单的技术特征来对比确定保护范围是否重叠，而是在对比技术特征的基础上还比较了两者之间的功能和效果。因此，虽然被控侵权产品不具备专利产品中“导向板”这一技术特征，但由于被控侵权产品中起固定盲板和导向作用的两个部件等同替代专利产品中导向板的作用，而且与专利产品在效果方面具有相等性，最终仍然落入专利权的保护范围，构成等同侵权。

2．禁止反悔原则的认识

虽然等同原则的适用将专利权的保护范围扩大到了文字记载的范围之外，但并不意味着所获得的所有专利都可以扩展其保护范围。禁止反悔原则就是对等同原则的一种限制［2］。

禁止反悔原则是诚实信用原则的体现，其主要之点是专利权人对权利要求的解释必须前后一致，以保证公众通过阅读权利要求以及专利权人在申请过程中对权利要求所做出的修正和意见陈述，可以清醒地了解到专利的保护范围［3］。

一个典型的运用“禁止反悔”原则的案例——王永民诉中国东南技术贸易总公司（简称“东南公司”）侵犯“五笔字型编码”专利权纠纷案可以说明这一情况。王永民向国家知识产权局申请了“优化汉字五笔字型编码法及其键盘”发明专利，获得授权。其必要技术特征为“由220个字根组成的编码体系”。之后，起诉东南公司侵权。被告东南公司抗辩其使用的技术由199个字根构成，与专利技术220个字根构成的编码体系不同，专利的保护范围不能扩大到199个字根，并且，王永民在专利审查时曾明确承诺：“这220个字根的优先及其组合是本项发明的精华和核心”，故应适用“禁止反悔”原则，驳回王码公司的起诉。北京高院在请示最高院后，认定适用“禁止反悔”原则，最终驳回了原告的诉求。

具体来说，由于专利权人对其在申请专利过程中，为了获得专利权，在与专利局或者专利复审委员会之间的往来文件中所做的承诺、认可或放弃的内容，在后续的侵权诉讼中不能反悔，不能做出前后不一致的解释。因此，既然王永民已经在专利审查时明确承诺其发明专利的精华和核心就是这220个字根的优先及其组合，那么在后续程序中就不能再依据等同原则将由199个字根组合而成的技术方案划在要求保护的范围内。

三、获得专利权并不等于占有市场

专利技术不是“秘密的技术”。国家给予专利权人享有一定时期内专利技术的专有权，其交换条件是公开该专利技术，使公众能够了解到该技术的特点，避免重复研究，从而促进社会的技术进步与创新，并将这点体现在专利法第26条第3款中。具体来说，就是说明书应当清楚地记载所要保护的技术方案，详细地描述实现该发明的实施方式，完整地公开对于理解和实现发明必不可少的技术内容，达到所属技术领域的技术人员能够实现该发明的程度。因而，很多受让人认为，只要获得该项技术的专利权就等于掌握了技术的核心，就等于占有了其技术市场。其实不然，专利法第26条第3款所规定的“充分公开”仅仅是获取专利权最基本的条件，并不意味着公开所有相关的实施方式，更不意味着必须公开技术的核心。

实际上，很多专利权人基于对维权成本和技术时效性的考虑，在保证公开的内容能够实现该项技术的基本功能的前提下，将最核心的技术内容作为商业秘密保留或者仅将整套技术中的部分申请专利而将其他部分作为商业秘密保留。例如，对于某种产品的制造方法，可能在该制造场所的很多技术人员经过长期工作都能基本了解其基本制造流程和工艺，但其中很多具体步骤的温度，原料成分和操作要求等信息仅仅是执行该步骤的员工才能接触到的，在这种情况下，该企业可能就选择对产品的基本制造方法进行专利保护，但不在专利中披露实际生产中的一些温度、原料成分和操作要求等工艺细节，从而将这些工艺细节作为商业秘密进行保护。又例如，依据专利技术可以生产出某个产品的主件，虽然该主件本身可以单独成为产品，但如果不掌握商业秘密的内容，就无法生产出配套产品。对于以上两例，公众即便获得了该项专利的所有权或使用权，如果不能获知最核心的技术或者不能获知全部技术手段，市场仍然极为有限，甚至毫无市场。

四、为避免重复授权的修改带来的潜在纠纷

禁止重复授权原则是专利制度的基本原则，也是维持专利权稳定的重要原则之一。《专利法》第九条第一款［4］规定“同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。”

《专利法实施细则》第四十一条第二款［5］规定“同一申请人在同日（指申请日）对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的，应当在申请时分别说明对同样的发明创造已申请了另一专利；未作说明的，依照专利法第九条第一款关于同样的发明创造只能授予一项专利权的规定处理。”

通常，实用新型专利权的取得时间在前，而申请人只有在符合上述规定的情况下，才能通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利权。因而在审查实践中，为了克服重复授权的缺陷，申请人（专利权人）通常通过修改发明专利申请，缩小其保护范围，以获得保护范围不同于在先授权的实用新型的发明专利，结果导致同一申请人（专利权人）被授予一项保护范围大的实用新型专利和一项保护范围小的发明专利。由于保护范围小的发明专利的技术方案包含了与实用新型专利中的全部技术特征，属于其从属专利，继而可能导致专利权在转让和许可中存在如下权利纠纷：一是转让人在转让或许可发明专利后，以实用新型专利对受让人提起侵权诉讼；二是专利权人将实用新型专利和发明专利分别转让或许可给不同的受让人，因而在不同的受让人之间产生侵权诉讼。

五、对策与建议

1．注意交易信息的完整性

第一，根据等同原则和禁止反悔原则，专利的实际保护范围是以文字记载确定的范围、与记载特征相等同的特征确定的范围以及专利审查和无效阶段中申请人所做的限制承诺和部分放弃为共同依据的，因此，专利交易中不仅要关注转让专利的权利要求的文字记载，还应扩展到与所记载的特征相等同的特征以及专利的审查和无效过程。专利局可以向社会公众提供专利申请文档中按照规定可以查阅和复制的内容，如专利申请人依法提交的相关申请文件、审查程序中专利局依法发出的各类通知书和决定等。必要时受让方可以前往专利局查阅和复制专利申请文档中的文件，了解专利申请审批流程的相关信息，尽可能全面地衡量转让专利的经济价值和市场前景。

第二，相当一部分法律纠纷源于交易信息的缺失和不对等，作为弱势群体的受让方不应完全依赖于转让方的信息提供，应该在专利交易前对相关技术进行充分调研，例如相关技术的专利池情况、专利申请的过程信息以及可能存在的技术改进信息和商业秘密等，对所要转让的专利的技术水平和市场前景进行预估，做到知己知彼，以确定合理的技术交易价格，摆脱谈判的被动局面。

2．提高交易合同的规范性

专利合同纠纷中的合同文本不规范是普遍存在的一个问题，其中合同条款不完备、条款约定不明确，用词不规范等现象极其普遍［6，7］。而专利交易是专业性非常强的业务，需要专业技术和法律知识的相结合，合同条款的不规范无疑会给交易的正常履行埋下隐患，势必会损害交易双方的利益。因此，交易双方要形成适用合同范本的交易习惯［8］。

由于目前我国的专利交易尚处于不断完善阶段，交易双方当事人可借鉴国外完备的合同条款，将合同履行中的各种问题考虑详尽，特别是针对所转让的专利因后续无效、强制许可、先用权等受到的限制、由技术本身不成熟、门槛低等原因导致容易被替代的风险以及日后可能出现的侵权诉讼等情况作出更加详细的规定。

同时，针对上述可能出现的情况的处理方式也要一并通过合同进行约定，明确实施专利受到限制时的补偿措施，清楚划分发生诉讼时的相关法律责任和经济责任，最大限度的保证利益最大化和权利不受侵害。

［1］江 斌．等同侵权的使用与限制案例研究［D］．上海：上海交通大学硕士学位论文，2012．

［2］尹新天．专利权的保护（第2版）［M］．北京：知识产权出版社，2005．

［3］程永顺，罗李华．专利侵权判定——中美法条与案例比较分析（第1版）［M］．北京：专利文献出版社，1998．

［4］国家知识产权局条法司．＜专利法＞第三次修改导读［M］．北京：知识产权出版社，2009．

［5］国家知识产权局条法司．＜专利法实施细则＞第三次修改导读［M］．北京：知识产权出版社，2009．

［6］倪 炜．关于专利交易中法律纠纷［D］．北京：中国政法大学硕士学位论文，2010．10．

［7］李 伟，刘宏光．专利权瑕疵的类型及其法律责任［J］．法学杂志，2012，（6）：12－16．

［8］刘远山，李少彬，余秀宝．浅谈专利实施许可合同违约责任［J］．法制与经济，2011，（3）：18－22．