对我国涉及商业方法专利审查的建议

庄雨晴　吴诗雯

[摘 要]随着商业经济的不断发展，商业方法的专利化已成为国际上的主流趋势。而我国现行的专利法律法规对商业方法的审查存在一些问题，致使商业方法专利在我国不能得到良性的发展。本文针对商业方法专利审查中不同阶段的不同问题，结合国外经验提出了专利审查制度的改进建议以促进我国商业方法专利的发展。

[关键词]商业方法专利；专利审查制度；政策建议

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2015.10.185

[中图分类号]D971.2；D923.4 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194（2015）10-0-02

在专利制度建立之初，各个国家几乎无一例外地排除了对商业方法和计算机软件的专利保护，并认为如果需要寻求保护的话，可以通过其他法律实现，如版权法、合同法、反不正当竞争法或商业秘密法等。然而，随着现代市场经济在全球范围内的不断发展，众多商业机构、企业希望能够将商业方法纳入专利法保护的客体，从而获得具有独占性和一定垄断性的专利权。目前为止，我国还未对商业方法专利的申请、授权条件作出具体的规定，而实践中对商业方法专利申请的审查也缺乏明确的标准和程序。

1 我国商业方法专利审查中存在的问题

目前我国商业方法专利中最为突出的问题主要体现在初步审查中的专利客体适格性审查及实质性审查中的创造性审查中。

1.1 商业方法专利的客体适格性审查中的问题

关于商业方法作为专利权的客体的适格性存在不小的争议。根据现行《专利法》第二条的规定，发明专利所保护的客体应该为一种“技术方案”。因此，一项商业方法要想申请为专利，首先应该为“技术方案”。而何为技术方案，根据《专利审查指南》2010版中的定义：“专利法第二条第三款所述的技术方案，是指对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。”不难看出，技术方案强调的是利用技术手段来解决问题，而技术手段中应该有技术上特征的显示。传统上的商业方法的定义十分广泛，且多是采用管理、组织上的一些手段以及规则，其强调的是操作的规范性以及程序性，因此很少有类似于工业生产方法中利用技术手段来解决问题的商业方法。更重要的是，“技术方案”要求的是利用自然规律的技术手段，获得的是符合自然规律的技术效果。对此，有学者认为由于传统的商业方法往往涉及一些管理制度、交易规则、时间调度、人员安排、计算、分类、检索等，并未利用自然规律，因此“这一点构成了传统的商业方法与专利之间的鸿沟”[1]。

进一步，《专利法》第二十五条第二款规定：“智力活动的规则和方法不授予专利权”。根据《专利审查指南》2010版中对该款的具体解释不难归纳出：对于单纯的智力活动规则和方法，采取的是绝对排除的态度。然而，对于既包括智力活动规则和方法，又包括技术特征的“复合型权利要求”，并不予以绝对排除，而需要根据具体情况进行个案的判断。

鉴于上述情况，很多学者主张根据现代商业与电子计算机、信息网络技术的发展趋势，对商业方法采用狭义的定义以使其成为适格客体而符合授予专利的初步审查要求，即定义为借助计算机系统和网络媒介实施的用于经营活动或处理财经信息的系统性技术方法，或者说是为处理或解决商业活动或事务而由人类智力创造的方法或规则[2]。张平亦认为互联网的发展带来了金融服务的互联互通，有关电子商务上使用的商业方法通常都以计算机软件的形式加以应用。笔者赞同采用商业方法的狭义定义，因为现今商业方法的发展趋势是与互联网紧密结合，而单纯的商业规则并不能够满足“为解决技术问题，采用技术手段并获得技术效果”的发明专利审查“三要素判断法”，不在专利保护客体范围内；电子商务软件的专利申请，若严格符合“三要素判断法”，应当成为专利的适格客体。而我国现行法律法规并未对这一问题加以明确和区分，造成了审查中缺乏规范性。

1.2 商业方法专利创造性的审查中的问题

当一项专利申请通过初步审查之后，便可依申请人申请或专利局依职权进入实质性审查阶段。该阶段中主要审查的是该专利申请的“三性”，即新颖性、创造性、实用性。而由于我国现在对新颖性的审查已经采用绝对新颖性标准，故对商业方法专利新颖性的判断应该清晰明了，没有太大争议。但关于创造性的审查，是商业方法专利审查中的一大争议点。

对商业方法专利的创造性审查，有学者认为根据立法的规定，商业方法在大多数情况下是不应当被授予专利的。也有学者认为，对于商业方法专利，我国并没有法律上的阻碍[3]。根据《专利法》第二十二条的规定，“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。”[4]专利法中对创造性的规定非常模糊，缺乏具体的判断标准。而在《专利审查指南》2010版中规定，“判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下3个步骤进行：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。”针对这样的审查程序，有学者指出，这一标准基本采用了美国已经废弃的遭受颇多斥责的“教导—启示—动机”程序，极易导致不良专利[5]。我国现行的审查流程，强调解决技术问题，而根据审查指南中的步骤，会造成很多商业方法专利难以通过创造性的审查。再者，由于商业方法传统上往往采用商业秘密的方式进行保护，随着现代电子商务的兴起，商业方法又多呈现出采用计算机软件、电子操作系统等高科技信息化形式，所以对创造性中“现有技术”的检索审查也显得十分困难。我国现在并没有建立类似于美国、日本及欧洲那样的商业方法数据库，因此对现有技术的检索也是目前我国商业方法专利创造性审查面临的一大挑战。

2 美国在商业方法审查中的经验

由于我国现行的专利审查制度中对创造性等实质性审查的流程过于保守，不利于对商业方法的审查判断，所以很多学者将目光投向了专利制度较为成熟的美国，希望通过借鉴美国的审查标准改进我国现有的专利审查制度。

美国在1998年State Street一案中，由联邦巡回上诉法院确立了“具体、实用、有形”的审查原则原则，这是世界上第一个专门针对商业方法专利的审查测试法。由于该方法强调商业方法产生实用、具体和有形的结果，就能成为可专利主题，并不需要考虑相关方法是否属于传统的技术领域。因此，商业方法获得专利授权的最大障碍——技术问题得以排除。自美国确立“具体、实用、有形”的审查原则后，约10年间美国共授予1万多件商业方法专利。然而这些专利中，虽然不乏当今电子商务或金融业的重要方法，但也不免鱼目混珠，一些常识性的商业方法甚至生活常识也被授予专利，这引发了人们对商业方法专利的嘲笑和批评。美国对商业方法专利采取的激进政策在2007年的Bilski一案中得到了修正[6]。在此案中，联邦巡回上诉法院放弃了其在1998年确立的“具体、实用、有形”标准，重新确立了“机器或转换标准”，并把它作为判断商业方法专利性的唯一标准。该测试法主要内容为，商业方法专利请求符合与特定机器或设备相连结或将特定物品转变为不同状态或事物，其中的条件之一，就可被授予专利。该测试法在实践中取得了较好的效果，因此有学者主张我国在专利审查中应当引入该概念。也有学者认为，我国在审查标准上应采取谨慎的态度，应严格遵行“实用性、创造性、新颖性”的标准，不应偏废[7]。同时，有学者指出，目前美国对商业方法专利审查正在从标准化，向传统的审查方式回归，呈现出与我国审查方式趋同的态势，即先进行可专利主题的审查，再判定新颖性和创造性（非显而易见性），并认为我国应该学习美国的经验，放开商业方法专利[8]。

3 对我国商业方法专利审查制度的建议

随着美国1998年确立商业方法可专利的原则之后，日本、欧盟等纷纷放开了商业方法专利的申请与授权，并正式制定了一系列的商业方法专利审查方法。世界知识产权组织（WIPO）也在2006年公布的国际专利分类表（IPC）中加入了G06Q的商业方法专利分类。这些举措，使得关于商业方法的国际申请呈迅速增加的态势。我国虽自花旗银行商业方法专利授权后陆续授权了一些涉及商业方法的专利，在事实上默认了符合一定条件的商业方法可以申请专利。但目前为止，我国仍未正式确立商业方法专利这一分类，也未规定商业方法专利的审查标准和程序。与此同时，商业方法专利的申请也开始被递交到专利局。通过国家知识产权局的专利检索与服务系统，检索到截止2015年3月17日，公开的商业方法中国专利申请已达97件，其中仅有19.3%为中国申请人。随着我国经济的不断发展和改革开放的不断深入，我们不应一味回避商业方法专利，而应确立商业方法专利的保护，并针对商业方法专利，修改与完善现行的专利审查制度。

3.1 在坚持现有审查制度的基础上，明确专利客体适格性的审查标准

近年来，虽然商业方法专利申请也引起了企业的广泛关注，但相对其它领域而言，商业方法专利的保护意识还十分淡漠。关于商业方法的专利申请量，国内所占的比重还很小，大部分申请人是外资企业。要清楚的认识到这种差距形成的主要因素是政策制度过度严苛，导致我国企业领导者更愿意模仿而不是创新商业营销模式。明确商业方法专利客体适格性的审查标准将在一定程度上鼓励领导者创新经营模式，占领市场经济地位。因此，放开商业方法的专利化是审查制度改革路上必不可少的一步。

3.2 详细解释和划分“技术方案”

涉及商业方法的专利申请一般可以分成两类：一类是完全由人的安排实现的经营方法，也称为纯粹的或者单纯的商业方法；另一类是随着计算机或网络等自动化手段实现的电子商务方法。对纯粹的或者单纯的商业方法来说，其单纯的属于“人类活动的智利成果”，并没有采用任何技术手段，更没有获得任何技术效果，因而不在专利保护的客体范围之内。对涉及电子商务专利申请的可专利性来说，借鉴美国关于商业方法的审查，把可申请专利的范围限定于依附在特定机械或设施的程序上，即采用“机器或转化标准”，这样既能保护必要专利，又不至于无限扩大可专利客体，造成申请泛滥。

3.3 建立商业方法数据库，培养专业审查人才

进入实质审查阶段，对实用性的判定相对较易，而对新颖性和创造性这样的非显而易见性来说却非易事，非显而易见性的判定难点主要落在“在先技术”的范围和同领域技术人员的水平的判断上，缺乏在先技术资料成为商业方法专利审查的最大障碍。建立相关数据库不仅方便了检索程序，还在一定程度上保护了那些“流于民间的技术”。这些商业方法本身在现实生活中早已存在，以前无法利用专利申请保护，只能采取商业秘密的方式予以保护，有时甚至不加以任何保护，公开使用。这样在客观上降低了专利的审查标准，容易造成专利泛滥，对真正的发明人也是不公正的。另外，应培养具有管理学、法学及相关技术领域背景的复合型专利审查员，以适应商业方法专利审查的新要求和新挑战。

主要参考文献

[1]蔡杰赟.小议商业方法的专利客体适格性——从日本电通诉支付宝、财付通谈起[J].电子知识产权，2012（11）：94-96.

[2]张平.论商业方法软件专利保护的创造性标准——美、日、欧三方专利审查之比较[J].知识产权：双月刊，2003（1）：25-29.

[3]刘景义.论商业方法、商业方法软件及系统的可专利性[J].电子知识产权，2003（2）.

[4]蒲晓华.美日欧中商业方法专利化的比较[J].电子知识产权，2014（11）：84-87.

[5]李晓秋.析商业方法的可专利性[J].政法论坛，2011（2）：150-160.

[6]刘锡良.美国商业方法专利的十年扩张与轮回：从道富案到Bilski案的历史考察[J].知识产权，2010（6）：89-100.

[7]陈健.商业方法可专利性判断标准研究[J].暨南学报：哲学社会科学版，2013（1）：45-58.

[8]蒲晓华.美日欧中商业方法专利化的比较[J].电子知识产权，2014（11）：84-87.