企业专利风险的发现及应对措施

王皓

专利在给企业带来巨大市场利益的同时，也可能给企业带来风险，而这种风险不仅仅是没有专利权的企业要面临，即使是拥有专利权的企业也同样面临专利风险。因而，伴随着日益激烈的市场竞争，企业都应了解或掌握专利风险的分析评估方法以及应对措施，以便有效地运用专利制度谋取更多的市场利益，实现专利价值最大化。

一、专利风险的发现

（一）专利风险信息采集

1、专利文献信息

专利文献是专利制度的产物，专利文献包含着90%-95%的世界科技信息，海量的资料成为专利风险发现和评估的重要信息渠道之一。事实上，对企业和发明人而言，专利是企业竞争者之间唯一不得不向公众透露的关键信息，企业可以通过细致严密的综合分析，从专利文献中得到技术、法律、市场和经济方面的大量有用信息。专利文献信息已成为发现企业面临的专利风险并评估该专利风险大小的最有效的信息源。

通过对专利文献的收集分析，可以发现和展示同行业竞争态势，了解竞争对手在该地域或者国家的市场经营活动，以及对手问的技术合作、技术许可动态、掌握新技术、新产品的市场退出或市场规模等动态信息，更能反映出发明创造的发展轨迹，本行业及竞争对手的技术创新活动及研发产出，知识产权拥有量，技术发展水平，及其在国内外技术和经济竞争中的层次和地位，从而对竞争对手作出专利评价，以便于制定相应的应对措施。通过对专利文献的分析还可以揭示同行业和相同技术领域的整体技术状况和发展趋势，技术创新热点及专利保护的特点，帮助企业了解其他企业或国内外竞争对手的技术活动和战略布局，也为企业决策者把握技术开发、投资方向以及制定目标明确的企业专利战略提供重要的技术和法律依据。借助专利文献信息的分析，还能节约科研投入，缩短研发周期，更加有效地回避陷阱，发现专利风险，制定避险措施。

2、普通技术信息

专利文献是国家知识产权局专利局的官方文件或官方出版物，它公开了受法律保护的专利技术成果和已经失效的技术成果。除专利文献公开的技术成果外，技术信息还包括专利文献以外的普通技术信息，这些普通技术信息包括尚未向社会公开或公开过的技术信息，未向社会公开的技术信息还包括未公开的专利申请和法律意义上的非专利技术。这些普通技术信息不是专利法的保护对象，但同样具有经济性、实用性和动态性，是企业获得专利风险信息的重要渠道。

已经向社会公开过的技术信息，大量存在于各种专业技术杂志、科技期刊、论文著作、网络等信息渠道中，如行业的研发动态报道、技术标准情报、行业内技术纠纷信息等等。其中技术标准情报往往标明本行业最高的技术水平，能够成为企业最大程度利用专利权的途径之一，技术和标准的结合能给权利人带来更大利益，也会给权利人以外的人带来更大的专利风险。在未向社会公开的技术信息中专利技术最值得关注，而非专利技术往往仅为少数人知道，在生产经营活动中已经采用，不享有专利权或发明权，但他具有实用价值，能给企业带来经济效益。通过非专利技术同样能够发现行业或竞争对手的技术动态，因为非专利技术可能蕴含或者延伸出受专利法保护的专利技术成果。

3、经营管理信息

除直接含有技术内容的专利文献和普通技术信息外，发生在企业生产经营和管理过程中的经营管理信息也会包含很多的技术和法律信息，这些信息也是获取和发现各种专利风险信息的重要渠道之一。

竞争公司的经营管理动态往往会反映公司的未来发展战略，而未来发展战略的实现又离不开技术的研发和专利权的形成，与此同时，企业的市场动态，合作伙伴的变化、经营模式的调整均会与未来业务和发展的技术方向相关。该类经营管理信息的采集整理又能够超前发现存在的专利风险，制定应对策略。

（二）专利风险分析

1、专利风险分析流程

专利风险分析的基本数据信息主要是专利文献信息，普通技术信息、经营管理信息等，其中以专利文献资料最为重要，普通技术信息、经营管理信息往往只起着补充和验证的作用。在完成基本数据信息的采集整理后，必须对其进行进一步的处理、加工、筛选和分析整理。对专利文献而言应针对专利文献中的著录项目、技术信息和权利信息进行组合统计，数据过滤筛选、数据清洗和数据验证等加工分析步骤，将有用的专利信息进行分析和归类，整理出直观易懂的数据结果。

在对专利文献的分析整理过程中应注意两个重点，一是重点监测的技术领域，对重点监测的技术领域要分析该领域整体专利申请情况、技术发展趋势、重点技术发明点、技术生命同期，尤其要对该领域内的专利申请量和授权量的变化情况进行重点关注，其主要指标包括：发明专利授权数量的同比变化率，发明专利申请量的同步变化率，专利申请量和授权量的国内外权利人的比率等，继而发现该领域的技术分布情况和关键专利情况。二是重点监测本领域的特定申请人或权利人，挖掘那些专利申请异常活跃，同一技术主题上申请量相对集中，专利拥有量高的申请人或权利人，该申请人或权利人往往会成为或者已经成为企业重要的竞争对手。上述的分析重点有利于对本领域的技术发展趋势、竞争态势、竞争对手有一个相对全面的了解，从而发现专利风险，并积极应对专利风险，制定更符合自身实际的研发方向。

2、专利风险分析方法

专利风险往往隐藏于各种数据信息中，而对海量专利风险信息数据，应当使用科学的分析方法对其进行探寻、研究，从而提取有用信息，并将个别零碎的信息转化为系统完整的有价值情报，获得主要的技术竞争领域，发现潜在的竞争对手和它的技术研发动态，以形成相关产业和技术领域的竞争策略，从而有效地规避和化解专利风险。就专利文献信息而言其分析方法主要有定量分析方法和定性分析方法。

专利信息的定量分析是研究分析专利文献的直观而又重要的方法之一，该分析方法主要通过对专利文献的外表性特征进行统计分析，也就是通过专利文献上所固有的著录项目来识别有关信息，然后对有关指标进行统计，最后通过不同的分析视角来对有关数据的变化进行解释，得到专利文献中所记载的技术、法律和经济信息。具体地说，定量分析是在对大量专利信息加工整理的基础上，对专利信息中的专利分类、申请日、申请人、发明人、国别、优先权等特征进行科学归类，从中提取有用的信息，并将零散信息转化成系统的、完整的、有价值的情报。这种分析方法能提高专利信息质量，可以很好地分析和预测技术发展趋势，科学地反映发明创造所具有的技术水平和商业价值，用量化的形式揭示某些发明人或权利人的技术研究方向与发展重点，从而可以获得市场热点和技术领域竞争程度等信息，及时发现潜在的竞争对手，判断竞争对手的技术实力和技术动态，及时获得相关产品和技术及竞争策略等方面的信息。但该分析方法基于专利文献的著录项而发生，因此存在与销售、市场衔接不够的缺点，较为适合行业宏观层面上的分析。

专利信息的定性分析是一种技术分析方法，它是以专利的技术内容或专利的“质”来评估识别专利，并按专利特征来归并有关专利使其有序化，这种方法与定量分析有很大区别，具有很强的技术性、专业性，往往是通过专利工作者和专业技术人员的密切配合来完成。具体地说，专利信息的定性分析是对专利技术内容进行归纳总结、演绎分析和综合抽象以及概括等手段，了解和分析某一技术的发展状况，它通过专利文献提供的技术主题、专利国别、专利发明人、专利分类号、专利申请日、授权日等信息搜集专利文献，并对其进行信息分类、比较和分析加工，形成有机的信息集合，进而有重点地研究那些有代表性、关键性、典型性的专利文献，最终找出专利信息之间的内存的、潜在的相互关系，形成专利技术描述分析和文献间的对比研究分析。

专利文献的定量分析和定性分析之间既有区别又有联系，定量分析侧重于专利的著录项，而定性分析偏于专利的技术内容。将专利文献的定量分析和定性分析结合起来使用，可以更好地揭示其本质，更准确、有效的发现专利风险所在。

3、专利风险分析重点

在专利风险的分析过程中，通过对专利风险信息数据的全面、系统的技术分类、比较研究和有针对性的量化分析，以弄清楚行业内专利密集点、主要持有者和竞争对手的基本情况、与企业相关的技术分布情况、发明专利、实用新型数量质量情况、以及关键技术专利、关联技术专利的分布情况、地域扩张情况和时序变化情况。整理出与公司目前业务和产品相同或相类似的专利；与公司未来业务和拟发展的技术方向相关的专利；目前或将来与公司存在竞争关系的竞争对手的专利；已经进入或被相应技术标准采用的专利；在行业内同一技术领域中发生频繁发生纠纷、诉讼的专利；行业中最前沿技术领域的专利。在整理出这些关联专利的基础上，发现和归纳出存在普通专利风险的专利、存在重大专利风险的专利、存在侵权或被侵权风险的专利，以及存在于相应技术标准的专利，并有针对性地、重点研究这些专利的专利类型、技术重叠程度、权利保护范围，以及专利权的存续期限。当然对专利风险的分析、发现和归纳的过程，应当是动态的、不断完善和更新的过程，以随时展现目前和将来同行业、同技术领域的竞争态势和风险状况。

二、专利风险评估

（一）专利风险评估因素

专利风险的评估主要从技术因素、专利因素以及行业和竞争者状况等层面去考量风险专利对企业构成威胁的程度。

在技术因素方面，从以下几个方面评估风险专利对企业构成威胁的程度，一是专利技术的重要性程度。通过分析企业对专利技术的依赖性，专利技术对企业的影响力和控制力，专利技术的发展态势、专利数量变化率、专利与行业或产业技术标准的关联性，得出专利技术对企业而言属于一般技术、关键技术或是核心技术。二是专利技术的可替代性。在对专利风险评估时，企业应当考虑是否有可替代的备援性技术方案。没有可替代技术方案的专利技术，对企业来说将是高风险的，甚至企业可能被迫退出特定市场，终止相关产品的生产、销售乃至使用。三是技术方案的重合度。企业产品与现有技术的相关度，即与专利技术之间差异的大小。当企业的业务或产品与专利技术方案高度重合时，企业就存在较高的专利风险。四是专利技术的可行性。专利技术方案能否实施以及在该技术领域的先进性程度，能否产生改进或提升的技术方案，专利权人在同行中的地位和专利技术的寿命均影响风险专利对企业的威胁度。

在专利层面上，要考察权利要求书的权利要求项数和权利要求所划定保护范围的大小，以及专利文件的撰写质量和严谨性，更要考虑该同族专利的数量和它提出专利申请的地域，专利说明书记载内容的详细情况，实施例的多少，以及所要解决的技术问题和产生的技术效果等内容。此外，风险专利的许可情况，发生专利诉讼和无效情况，以及专利是否涉及技术标准等内容，也是评估风险专利威胁程度的重要影响因素。

（二）专利风险可能性评估

专利风险可能性是指企业在经营活动中可能出现的侵权或被侵权而导致利益损失的预期，而这种预期的或可能发生的利益损失主要从行业的专利竞争态势、竞争对手的威胁程度和企业自身的专利实力等三个方面去考察评估。

行业的专利竞争态势对专利风险出现的可能性具有最为直接的影响。首先该行业的技术创新基础和创新文化、专利的密集程度、基础专利数量在专利总量中所占的比例，行业中是否存在专利池或专利联盟。其次是在该技术领域或行业内是否发生了专利纠纷或者专利诉讼，以及发生专利纠纷的频度如何，发生的专利纠纷对行业影响的大小及其结果。再次，在行业各种级别技术的标准中，溶入了多少专利技术内容，这些专利属于基础专利，还是普通专利，以及专利界定的保护范围的大小等。

企业竞争对手尤其主要的竞争对手是给企业带来专利风险的最直接因素。首先要评估竞争对手在该技术领域中的技术创新实力，专利技术实力和专利储备情况。其次要考虑竞争对手是否引领行业的技术发展方向，是否建立了较为完备的专利攻防策略，以及是否有在行业中主动提起专利诉讼的经历。再者该竞争对手与企业业务的关联程序，产品技术水平的高低，主要业务目标和市场的重叠冲突程度等因素都会影响专利风险的程度。

企业自身的专利综合实力是影响专利风险大小的基本原因。例如，企业自身在本技术领域和本行业中掌握多少关键技术和基础专利，企业自身的技术创新实力如何，储备了多少与行业相关的专利技术，是否制定有自身特点的企业知识产权战略，能否自如地应对专利纠纷，能否有效避免和减轻风险专利带来的利益损失，是否设立相应的专利工作部门、储备有高素质知识产权法务人才。

（三）专利风险损失评估

一旦专利风险发生就会给企业造成不同程度的影响，专利风险所造成的不利后果主要体现在企业的技术创新空间受阻、商誉受到影响以及直接利益的损失。企业在技术创新阶段需要投入大量的资金，而且这一阶段是一个只见投入不见产出的阶段，在这一阶段专利风险的发生不仅使企业技术创新中断，技术创新的空间严重受阻，甚至会退回到产品的原有技术水平。前期的研发投入化为泡影，继续研发则有可能导致更大的损失，企业的技术创新积极性也遭到严重挫折。专利风险发生后，企业的外部形象也会不可避免地受到影响，良好的企业商誉和市场信任度会出现下降。当然专利风险对企业并不总是产生恶性影响，也可能是良性的，如权利人在起诉阶段往往具有正面效果，企业在专利诉讼中获胜也会对企业市场信誉产生积极的作用。专利风险发生后最直接的负面影响是企业经济利益的损失。专利风险的影响范围也会影响损失的大小，专利风险涉及到单一国家或多个国家与经济利益损失度和市场信誉下降程度有着直接关联。

三、专利风险应对措施

（一）法律应对措施

专利法律保护是专利制度的支柱之一，也是应对专利侵权和被侵权风险的最主要的措施，在专利侵权诉讼中，通常运用的几个原则是：首先是技术特征覆盖原则。是否构成侵犯专利权的行为，必须要求被控侵权产品完全覆盖了专利权的必要技术特征，如果仅包含必要技术特征中的某些部分，则不能认定侵犯专利权，因此在侵权诉讼中必须证明被诉讼技术完全包含了专利权的必要技术特征。在专利侵权诉讼中，公知技术抗辩也是被告方经常采用的一种抗辩手段，如果企业成为专利侵权诉讼中的被告，应当对专利申请日前与专利技术相近或者相同的技术进行必要的全面检索，看是否能通过运用公知技术抗辩原则使自己免于承担侵权责任。等同原则，是指被控技术是否采用了等价代换的方式使用了专利权人的技术，即是否以实质上相同的技术手段并产生了实质相同的技术效果。禁止反悔原则是指专利权人在专利审查授权过程中作出的意思表示可以作为专利侵权诉讼中的证据使用，专利权人不得以与其专利审查程序中的所做出的意思表示相反的理由在侵权诉讼中主张权利。

在被诉专利侵权中，启动无效专利程序是最为有效的应对措施。企业在应诉过程中向国家知识产权局专利复审委员会请求宣告专利权无效，在此情况下按照最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题若干规定》，法院一般会中止诉讼程序，这样就可以赢得一定的时间，如果在此程序中部分或全部无效对方专利权，则直接赢得诉讼。当然企业要使专利无效获得成功，关键是要收集整理出专利权无效的充分证据，通过分析、调查该项专利权不符合专利“三性”的证据，证明专利说明书对技术内容的公开，以及专利权在审批中的修改、变动情况有错误，以争取使专利权无效，从而获得专利诉讼的胜利。

在专利侵权诉讼之前，也可以采取相应的非诉讼手段来应对专利风险，如警告、宣言、登报发表声明，或者通过发律师函提醒制约竞争对手。尤其是对专利权牢固程度并无十分把握时，不应轻易提起诉讼，即使要提起诉讼也要综合考虑诉前措施，如在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为和财产保全措施，或采取诉讼调查和律师事先调查函等手段减少诉累和不必要的财产损失。

（二）技术应对措施

专利制度根本的目的之一在于鼓励发明创造，通过技术创新引领本行业的技术发展方向，本身就能有效地规避和减轻专利风险。由于企业技术竞争激烈化，企业问总是通过交替的技术创新来推动行业的技术不断进步，当企业的竞争对手拥有多项专利权对本企业构成威胁时，而该专利权又十分牢固，除采用法律的应对手段外，还应采取技术上的应对措施。其主要方式：一是绕开权项，采用回避的技术设计，开发不相抵触的技术方案。在此过程中企业应当弄清竞争者专利权的权利要求范围，研发不同的技术解决方案，或者基于对方的专利技术研发具有更高水平的技术路线，从而绕开对方的专利权保护范围。二是使用替代技术方案。替换的技术特征越多，侵权的可能性就越小，不过替代技术方案应该是具有明显技术效果的方案，而不是“变劣”的技术替代方案，否则仍有遭受专利风险侵害的危险。企业是否使用技术替代方案，还需要从经营战略的角度去权衡定夺。三是加强企业自身的专利储备，大量地开发研究外围的技术方案，提升企业自身的专利抵御能力，特别是当竞争对手拥有难以回避的基础专利时，企业可以通过开发外围专利技术来围剿基础专利，从而实现自己的技术、生产和经营目的。

（三）管理应对措施

通过技术合作、专利许可和专利保险等管理手段来应对和规避专利风险。通过专利技术的引进、输出和专利技术的交叉许可形成专利联盟，增加合作各方的专利技术实力。专利技术引进能够迅速地组织规模化生产，并凭借专利技术的垄断权控制，保证自己在没有比专利更好的技术产生之前不会受到该专利的威胁，以避免造成经营上的损失。交叉许可实际上兼有引进和输出的双重性质，通过交叉许可可以换取利用价值较大的技术，也可以避免更多的专利摩擦。专利保险则可为投保人的专利维权行为而支出的调查费用、维权费用和诉讼费用给予赔偿，化解专利风险。在管理上企业还可以通过政府协调、行业协会支持和争取客户支持来减轻专利风险的发生，保证企业经营行为的正常运行。

（唐亚军、赵小明、刘丹丹等同第一作者。）