近期美国法院有关标准必要专利的重要发展

翟士骞　陈维国

近年来，围绕着标准必要专利（SEP）的讨论越来越多。在过去一年中，美国联邦巡回上诉法院和美国司法部反垄断部门（DOJ）对有关实施合理、非歧视（RAND，或加入“公平”要素的（FRAND）许可原则所约束的标准必要专利（SEP）的案件作出了重要决定。具体而言，在2014年，联邦巡回上诉法院在案例中指明：（1）禁令是否适用于SEP（Apple诉Motorola案）；和（2）应如何确定RAND专利使用费率（Erlcsson诉D-LinkN）。DOI也在最近发布的商业审查函中针对电气电子工程师学会（IEEE）的有关可能涵盖IEEE标准中技术的专利许可和实施新政策提供了指导。联邦巡回上诉法院的这些裁决以及DOJ商业审查函代表了美国关于标准必要专利法律制度的发展趋势，下面一一介绍这些重要案例和DOJ的商业指示。

联邦巡回上诉法院的裁决

1、Apple诉Motorola案

在Apple诉Motorola案中，联邦巡回上诉法院裁定受RAND义务约束的SEP所有者在某些情况下可能有权获得禁令性救济。Apple，Inc.诉Motorola，Inc.案，757 F.3d 1286（2014年联邦巡回上诉法院）。该案首先在伊利诺斯州的地区法院审理。在审理过程中，Apple提交动议要求法院认定Motorola无权禁止Apple使用有RAND义务的SEP。法官在审理该动议时，表示“考虑到FRAND，我不认为禁止Apple侵犯该专利是合理的，除非Apple拒绝支付符合FRAND要求的专利使用费。”Apple，Inc.诉Motorola，Inc.案，869 F.Supp.2d 901，913-14（2012年伊利诺斯州北区法院）。换句话说，该地区法院法官的意见是，只要SEP有按照FRAND许可的义务，对方没有无故拒绝支付FRAND要求的许可费，法院则不能颁布禁令。该案上诉到联邦巡回上诉法院，联邦巡回上诉法院不认同这一观点，否决了地区法院关于禁令性救济不适用于SEP侵权行为的判决。该法院解释道，涉及此类SEP的禁令应基于美国最高法院在eBay，Inc.诉MercExchange，L.L.C.（547 U.S.388（2006））案中规定的相同禁令框架进行评估。例如，需注意“如果侵权者单方面拒绝支付FRAND专利使用费，或者不合理地拖延谈判以达到同等效果，则授予禁令可能是合理的”。（引用美国司法部和美国专利和商标局，《针对受自愿F/RAND承诺约束的标准必要专利的救济政策声明》，第7-8页，2013年1月8日。）联邦巡回上诉法院提出地方法院在审理是否针对有RAND义务的SEP授予禁令时，在使用eBay案中确立的要素基础上，可以考虑包括：（1）SEP所有者证明无可挽回的损害的难度；（2）侵权者是否单方面拒绝支付RAND专利许可费或不合理地拖延谈判以达到同等效果；（3）SEP所有者是否基于RAND条款给予许可；和（4）鼓励参与标准制定组织和确保SEP未被高估的公共利益。

基于eBay案原则，联邦巡回上诉法院裁定金钱损害赔偿足以完全补偿Motorola的损失，且Motorola未证明因Apple的侵权行为遭受了无可挽回的损害。因此，联邦巡回上诉法院确认了地区法院批准Motorola无权就该专利侵权行为获得禁令的动议的裁定。

2、Ericsson，Inc.诉D-Link Systems，Inc.案

在Ericsson，Inc.诉D-Link Systems，Inc.案中，Ericsson控告多名被告侵犯涵盖802.11（n）Wi-Fi协议的三项专利，陪审团裁定被告侵犯了相关专利，Ericsson应获得1000万美元的损害赔偿（每台侵权设备约15美分）。Ericsson，Inc.诉D-Link Sys.，Inc.案，773 F.3d 1201，1208（2014年联邦巡回上诉法院）。在陪审团判决之后，被告提出要求重新审理的动议，理由是Ericsson损害赔偿专家的证词违反“整体市场价值规则”，以及法院在庭审过程中，对陪审团关于Ericsson的根据RAND原则的许可义务的指示不够充分。

在上诉审理过程中，联邦巡回上诉法院认定地区法院没有错误地接受按照整个产品（包括不受专利保护的部件）的完整的价值计算许可费的证据，因此确认了地区法院针对Ericsson损害赔偿专家证词的裁决。联邦巡回上诉法院裁定，虽然专利使用费率必须仅反映基于该产品侵权功能的价值，但地方法院无需排除有关基于该产品完整价值的许可的证词。不过，联邦巡回上诉法院指明，地区法院应向陪审团提供提醒性指示，最终判决的专利许可费应该仅反映侵权部分为产品带来的增值。

对于有关Ericsson的RAND许可义务的陪审团指示，联邦巡回上诉法院说明判断合理许可费的通用的Georgia-Pacific要素有多项不适用于有RAND义务的专利（Georgia-Pacific要素是法院确立的判定合理许可费可以参考的一些要素。参见Georgia-Pacific Gorp.诉U.S.Plywood Corp.案，318 F.Supp.1116（S.D.N.Y.1970）。地区法院应根据特定案件中的具体情况和证据为陪审团提供计算损害赔偿的指示。在Ericsson，Inc.案中，地区法院错误地指示陪审团考虑不相关或误导性的Georgia-Pacific要素。联邦巡回上诉法院还阐明了在判定合理的专利许可费时，应仅基于专利发明为相关产品带来的增值，而不是该技术使产品符合标准所带来的所有价值。

3、有关新IEEE政策的DOJ指导

电气电子工程师学会IEEE最近在得到美国司法部反垄断部门的肯定之后，修改了IEEE标准组织的专利政策。IEEE的修改标准相关的专利政策的提议包括下列内容：（1）禁令救济；（2）“合理费率”的含义；（3）互惠许可要求；和（4）IEEE许可承诺适用的产品供应链阶段。依据DOJ的商业审查程序，DOJ分析了涉及这四个方面的IEEE提议是否会由于减少专利许可费并因此减少创新激励，从而对竞争造成损害。DOJ总结认为“不太可能发生”此类损害。DOJ认定IEEE提议的总体目标是为了阐明IEEE标准组织的RAND承诺的范围，促进标准更进一步被采用并消除潜在反竞争行为，从而为消费者带来更多利益。

具体而言，IEEE的提议要求专利持有人不能要求法院禁止潜在的被许可人或者标准实施人使用受RAND约束的专利技术。“除非实施人拒绝参与或遵循一个或多个有权裁定合理费率和其它条款的法院的裁决……”。DOJ表示，该IEEE提议的这一部分比DOJ和美国专利商标局近期提供的相关指导更为严格，但私营标准制定组织有权在未违反反垄断法或其它法律的情况下实施任何政策。总体而言，DOJ认定该提议“与美国判例法的方向一致”。

接下来，DOJ认定IEEE的提议将“合理费率”定义为“恰当补偿……排除因把该专利技术放入IEEE标准而产生的额外的价值”的说法符合美国判例法。DOJ还认定该IEEE提议中要求专利持有者不能拒绝许可受IEEE RAND承诺约束的专利给供应链中任何阶段的供应商。最后，DOJ表示该IEEE提议中允许许可人要求对方提供SEPN2惠许可也符合相关法律规定。在DOJ发布其商业审查函的数天后，IEEE董事会于2015年2月8日批准了上述的提议。

4、结论

上述联邦巡回上诉法院的裁决和DOJ商业审查函代表了美国关于标准必要专利法律制度的最新变化。这些变化直接关系到RAND许可义务内容和违反此类义务或侵犯SEP的潜在后果。参与标准组织的公司、涉及标准必要专利诉讼或者专利许可谈判的公司，应该充分了解这些变化，以便制定符合法律规定和政策要求的标准设立、诉讼和谈判策略。