王大鹏
亚组合权利要求解释及其专利审查与保护实践
王大鹏
由梳理亚组合权利要求的相关审查规则入手,详细分析各国对亚组合权利要求的解释规则及相关审查标准。在此基础上,总结分析亚组合权利要求审查实践中的几类主要问题,对比各国围绕亚组合发明专利保护的相关司法实践,相关基本理念及其最新发展趋势。为我国细化完善相关审查规则、制定相关审查政策及专利保护政策提供参考。
亚组合权利要求亚组合发明权利要求解释专利审查专利保护
在国外,亚组合权利要求(subcombination claim)是一类与用途权利要求、功能性限定权利要求、方法限定的产品权利要求并列的一类具有独特属性的权利要求类型。但在我国,目前尚无亚组合权利要求这一提法,对于该类权利要求如何解释并如何基于该解释进行授权确权及侵权判定,国内鲜有人直接从亚组合权利要求的角度明确提及和研究。在实践中,与其相关的案例在我国专利行政审批及司法实践中却不在少数,且部分案例已经引发了相当的争论a例如2012年株式会社岛野申请再审案[(2012)民提字第1号民事判决书],2011年著名的“墨盒”案[最高人民法院(2010)知行字第53号行政裁定书],2007年精工爱普生株式会社诉广州麦普科技有限公司等侵犯专利权纠纷案[北京市第二中级人民法院(2007)二中民初字527号民事判决书]等。。
在其解释方法的相关规范方面,国家知识产权局《专利侵权判定标准和假冒专利行为认定标准》以及北京市高级人民法院2013年制定的《专利侵权判定指南》均明确提出了包含“使用环境特征”的相关权利要求的解释规则。可以看出,该两种解释规则基本依托了最高人民法院“后换档器支架”案b北株式会社岛野申请再审案[(2012)民提字第1号民事判决书]。的相关审判标准。该案标准似乎正在演变成为我国专利行政执法与专利侵权诉讼中处理此类问题的指引规则。那么其是否周全、合理并具有普适性,使用环境特征限定的权利要求与亚组合权利要求是何种关系,也值得讨论与研究。
下面本文即从亚组合权利要求解释相关的审查规则、及其专利审查与司法保护实践的角度进行初步探索,谈一点个人见解。
我国《专利审查指南》中并没有明确提出“亚组合权利要求”这一权利要求类型,只能根据其相关特点,梳理其相关审查规则。相对而言,美、日、欧各国关于亚组合权利要求的相关审查规则及经验累积在一些方面较我国为多,各有其细化之处。尤其日本相关审查规则最为完善,相关研究也较多c特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書,平成24年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書,平成25年2月,一般財団法人知的財産研究所。该报告的英文摘要版为:Interpretation of Claim in determining Patentability, IIP Bulletin 2013, Vol.22, P1-8.。
(一)中国
我国审查指南中亚组合权利要求相关的审查规定主要包括:专利审查指南第一部分第二章第6.2.2节对“产品的构造”的定义及例举、审查指南第二部分第二章第3节有关“技术特征可以是要素关系”的相关规定、审查指南第二部分第二章第3.1.1节第2段有关“确定权利要求保护范围”的原则性规定、审查指南第二部分第二章第3.1.2节有关“必要技术特征的定义及判断”以及“引用在前独立权利要求的并列独立权利要求的保护范围确定”的相关规定、审查指南第二部分第二章第3.2.2节有关“权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应”的规定、审查指南第二部分第六章第2.2.2.1节有关同类独立权利要求的单一性所示出的例2(发射器与接收器)与例3(插头与插座)。这些审查规定构成与亚组合权利要求解释直接关联的审查规则,在审查中需要加以考量。
根据以上规定,亚组合权利要求应是我国专利审查中允许的权利要求表达形式。审查中适用权利要求审查的一般标准,并无特别规定。
(二)美国
美国对于亚组合权利要求的审查规则更多地体现在单一性判断方面,其他条款的审查并无特别的审查标准,一般与通常权利要求做同样处理。
对于吉普森型权利要求(Jepson claim),美国MPEP 2111.02 II对主题名称部分(preamble)的限定效力规定如下:主题名称部分是否对权利要求具有限定作用应该基于个案事实进行判断,并无一种定义其是否以及如何限定权利要求范围的标准测试方法存在。因此,并不能说,主题名称部分对于权利要求统统没有限定作用。在MPEP 2111.02 I中规定,主题名称部分中用于限定权利要求发明的结构与组成的任何用语都应视为对权利要求的限定来处理。另一方面,当权利要求主体部分已经对权利要求的发明作出了充分的实质限定的情况下,主题名称部分中采用发明目的、用途特征来限定权利要求,此时其对于权利要求不具有限定作用,对其解释不具有任何意义。但在权利行使阶段,包含主题名称内容在内,所有限定内容均应予以考虑。
这些规则对于了解美国对于亚组合权利要求的解释,尤其是采用引用撰写方式的亚组合权利要求的解释、以及确定权利要求主题名称对于权利要求的解释作用等具有一定参考意义。
(三)日本
2011年以前,JPO除了在其审查基准第I部分第1章第2.2.4.2(2)节中例示性记载了典型的亚组合权利要求、并对亚组合权利要求给出了明确定义以外,JPO审查基准中并无针对亚组合权利要求如何审查的特别规定。
2012年4月JPO制定并公布了《由所安装的装置本体限定的产品发明(墨盒发明)的审查标准适用》(以下简称《墨盒发明审查指南》)dカートリッジ発明に対する審査基準の適用について:http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/inv_apli_ screening.htm。,明确了喷墨打印机、复印机、激光打印机、自动分析装置等领域存在的“由所安装的装置本体限定的产品发明”(例如墨盒发明)的相关审查标准。实际上相当于专门针对亚组合发明专门制定了审查标准。
由该《墨盒发明审查指南》可以看出,对于该类主题的审查,JPO有两个重要的明确表态:一是该类产品单独作为保护对象是合适的,二是该类产品权利要求的专利性,也应根据《审查基准》进行审查。新的《墨盒发明审查指南》只是进一步细化了其中部分具体标准。具体包括:在权利要求清楚与否的判断上,该指南列出3项基本审查规则;在新颖性/创造性的判断上,该指南列出4项基本审查规则。囿于篇幅限制,这里不再详细表述该7项审查规则,感兴趣的读者可以参阅其原文。
(四)韩国
韩国与美国类似。除单一性问题以外,关于亚组合权利要求的审查并无特别规定,审查中也适用通常的审查标准。
其中,在包含亚组合限定特征并采用相应的功能或特性限定权利要求的情况下,韩国适用功能性限定的相关审查标准,同时考虑其他亚组合特征。可以看出,在亚组合限定特征与功能性限定特征的交叉点上,韩国有其一定考虑。
(五)欧洲
在EPO,根据EPC细则43条(1)款、(2)款中涉及“互相关联的多件产品”的相关规定以及EPO审查指南F部第Ⅳ章4.14及4.15节,EPO明确认可亚组合权利要求形式。并有意见认为,亚组合式权利要求某种情况下非常类似于“中间体”权利要求。
关于亚组合权利要求的解释,涉及到EPO审查指南F部第Ⅳ章3.8以及EPO审查指南F部第Ⅳ章4.14、4.15的规定。其中,第F部第Ⅳ章3.8中指出,“与权利要求1的插座配合使用的插头”类权利要求是一种独立权利要求,应谨慎研究被引权利要求中的特征是否必然包含还是不包含在该权利要求范围之内。
审查指南第F部第Ⅳ章4.14节针对“通过用途或参照其他有体物限定的权利要求”指出,关于有体物产品或实体装置类权利要求,如果权利要求不仅对该有体物本身作出了限定,而且采用并非该有体物结构与组成的第二有体物的关系来限定该第一有体物时,很容易导致不清楚缺陷。此时,如果第一有体物与第二有体物可以是独立生产、独立销售的产品或装置,通过适当地限定权利要求通常可以获得独立的保护。
EPO审查指南F部第Ⅳ章4.15指出,在采用前序部分和特征部分撰写形式的权利要求中,如果不能明了权利要求到底是组合体权利要求还是亚组合权利要求,应要求予以明确,按其明确记载的保护对象进行权利要求审查。例如权利要求为“一种气体排放系统,陶瓷整流栅由…组成”,则可能认为权利要求的保护对象到底是整体还是局部是不清楚的。再例如权利要求为“一种与服务器进行通信的客户端装置”,如果在限定权利要求时通过服务器对该客户端装置进行限定,且该限定属于服务器本身的特征,对于客户端装置没有任何隐含的限定作用,在权利要求解释中则不予考虑。
对于亚组合权利要求应该如何进行审查,与通常权利要求(normal claim)相比其审查有否特殊性,与组合体权利要求(combination claim)相比其在审查上有无异同,各国审查标准鲜少直接给出回答。事实上,亚组合权利要求的确会涉及到与其自身特点密切相关的一些特殊问题,相关审查呈现出某种复杂性。根据实践中所产生的各种问题,初步将其分为如下几类:
(一)清楚/支持问题的审查争议较大
相对于组合体发明而言,由于亚组合权利要求涉及的仅仅是组合体发明中的一方或单方,某种程度非常类似于“半扇儿”、“半片儿”或“半截儿”发明,由此在实践中最易引发的质疑即是:是否这样的亚组合发明先天地具有“半身不遂”的缺陷——这样的权利要求是否清楚,单独是否能够解决发明的技术问题,是否能够得到说明书的充分支持。
日本律师兼专利代理人藤野睦子总结认为,此时主要会产生两种不清楚争议:(1)保护主题(保护对象)不清楚。即,由不同于亚组合主题本身以外的外物特征对该亚组合进行限定是否导致该亚组合保护主题不清楚。(2)产品的组成不清楚。即当采用外物对产品配合关系进行限定,尤其是当采用功能性限定或采用相互作用关系来进行限定时,如果对外物本身没有限定清楚,该亚组合发明很可能会不清楚e藤野睦子,サブコンビネーション発明の無効論,特集(最新・知財高裁大合議判決(平成25年2月1日)を考える),知財管理誌,2013年第63巻第9号,1413-1426頁。。
日本的代表性案例是垃圾贮藏盒案f知財高裁第2部平成23年10月11日判决平成23年(行ケ)10043号審決取消請求事件(ごみ貯蔵カセツト事件)。。法院判决认为,对于垃圾贮藏盒权利要求14,对与其配合的旋转装置以及垃圾存储装置的限定内容客观上限定了垃圾贮藏盒的结构与组成,该权利要求的限定是清楚而明确的,不存在不清楚缺陷。并且该两项限定的作用仅仅是限定垃圾贮藏盒的位置及设置状态,并非限定发明包括了旋转装置。
欧洲T194/99案gT194/99案涉案专利为EP0604931。中,相应的医用激光器权利要求利用了光敏剂的能量吸收特性来限定该医用激光器的振荡波长。审判委员会指出,在第一有体物的权利要求中,根据第一有体物在使用状态下所采用的第二有体物的特性来对该第一有体物的某种特性进行限定是完全可能的,其并不需要权利要求的保护对象必须是第一有体物及第二有体物的组合。《欧洲专利申请实务指南》也指出,在权利要求涉及第一有体物的情况下,如果仅仅依靠第一有体物自身不能清楚表征该产品的情况下,权利要求可以通过该第一有体物与第三方的组合限定来确保权利要求清楚。
由此可见,外物或第三方限定实际上与权利要求不清楚并无必然联系,需要个案具体分析。在我国,一般不宜机械援引审查指南第二部分第二章3.2.2节 “权利要求主题名称应当与权利要求的技术内容相适应”即直接认定权利要求不清楚。
关于亚组合权利要求支持问题的典型案例是2005年日本第10220号判决hH17(行ケ)10220「ケース」。。其典型意义在于,在组合体权利要求保护主题一分为二、再二分为三的亚组合化过程中,引爆了对亚组合权利要求说明书支持问题的广泛质疑,触及到了同一发明构思基础上的多项保护范围不同的并列权利要求并立之下的权利要求与说明书支持关系的核心。而这一质疑在传统的具有相应特定技术特征的“1+1”亚组合的情况下隐藏了很久。促使专利局、司法机关直面疑问,对此给出明确的结论,从而打开了I型、II型亚组合权利要求说明书支持问题的潘多拉盒子。
该案判决作出以后在日本引发了强烈的反响,明显分为支持力挺与不支持的两派。支持者的典型代表为渡部温i渡部温,審決取消訴訟に見る明細書の記載要件(機械分野)その2,パテント2008,Vol. 61,No. 8, 第99 ~111页。,反对者的代表人物为光寺弘至j光寺弘至,サブコンビネーションクレームに関する考察,大阪工業大学大学院硕士论文,2010年1月29日。。相关各方观点包含了浓厚的坚守传统与不破不立的火药味,非常值得关注。
(二)修改超范围问题频发
亚组合权利要求涉及的主要修改类型有两种:
一种是将组合体权利要求修改为亚组合权利要求。在EPO的T888/90案中,委员会认为,删除组合体权利要求中的一个特征意味着修改后的权利要求变更为原发明的亚组合形式。如果该种形式的发明在申请中已经被明确记载,并且也满足专利授权的全部其他条件,该亚组合形式原则上也可以授予专利,某种程度上其类似于化学领域的化学合成中间体。但是在本案中,说明书并没有明确地公开修改后的亚组合发明,并不能直接、明确地将修改后的权利要求视为该种组合体发明的亚组合形式,因此修改后的权利要求超出了原申请公开的范围。
另外一种则是亚组合权利要求本身的修改。相关判例较多,比如中日不同的“墨盒”案均指向了亚组合权利要求的修改超范围问题。
日本“墨盒”案k知財高裁平成20年2月21日判決、平成18年(行ケ)10439号審決取消請求事件。中,为规避审查员指出的新颖性/创造性缺陷,申请人针对亚组合权利要求的墨盒进行了增加特征的修改,在原权利要求中加入了实现墨盒“弹射”(pop up)功能的结构。法院判决认为,该新修改导致权利要求出现不清楚缺陷,不属于专利法所允许的缩小权利范围的修改。相关人士分析该案认为l大槻聡,サブコンビネーション発明の権利化に関して,知財管理誌,Vol.59,No.2,197-209页,(2009年)。,“弹射”功能需要依赖于在墨盒与支架之间形成特定关系的情况下方能实现,在定义亚组合一方的墨盒之时,需要借助于亚组合另一方的支架以及与支架之间形成的反作用力关系来定义,此时如果对支架的结构与组成限定不清,通过支架限定墨盒就会导致不清楚缺陷。
相对而言,我国“墨盒”案m涉及专利复审委员会第WX11291无效决定;北京市第一中级人民法院(2008)一中行初字第1030号判决; 北京市高级人民法院(2009)高行终字第327号判决;最高人民法院行政裁定书(2010)知行字第53号裁定。中涉及的修改幅度并没有日本“墨盒”案的修改幅度如此之大,而仅仅涉及将原始申请文件中涉及的“半导体存储装置”修改为“存储装置”。但该案判决影响及争议均较大,至今余波不息。类似地,同案另一处修改(具体涉及将“半导体存储装置”修改为“记忆装置”)n最高人民法院(2010)知行字第53-1 号行政裁定。、以及“后换档器支架”案的分案“后换档器”案同样引发修改超范围判断上的较大争议o涉及专利复审委员会作 出的 第15307号决定;北京市第一中 级人 民法 院( 2011) 一中知行初字第1139号判决;北 京市 高级 人民法院(2011)高行终字第1577号判决。目前该案最高人民法院提审中。争议的修改内容为将“模压”修改为“压制”。。该三案的共同点在于,争议均为分案的亚组合权利要求的主动上位化修改是否超范围。
笔者认为,我国“墨盒”案中最高人民法院通过“看山仍是山,看水仍是水”纠正了二审判决的“看山不是山,看水不是水”p关于“存储装置”含义的解释,二审判 决认为“本领域技术人员会将“存储装置”理解为“半导体存储装置”,是在“半导体存储装置”意义上使用“存储装置”。这一认定被最高人民法院终审裁定推翻。的意义及影响远远超过了其在该案中所表达的“显而易见+容易联想+推导得出”的修改超范围的相关判断标准。
(三)新颖性/创造性判断中对亚组合限定特征的考虑存在争议
关于亚组合权利要求的新颖性/创造性判断,焦点是对权利要求中来自另一方亚组合的限定特征如何考量。
欧洲T850/90案给出的回答是:发明由权利要求整体进行限定,在创造性的审查中,必须考虑权利要求前序部分的特征。
日本存在一个著名案件—佳能公司“液体油墨容器”案q知財高裁平成23年2月8日判決、平成22年(行ケ)10056号「審決取消請求事件」。。正是在该案中,日本知识产权高等法院撤销了JPO审判委员会的决定,并促使JPO于2012年制定发布日本审查基准新的补充规定,即前文所述《墨盒发明审查指南》。
该案涉及一种打印机中的液体油墨容器。权利要求1为典型的亚组合权利要求,其在限定油墨容器本身的同时,也限定了对应的记录设备的相关特征。日本知识产权高等法院认为,在创造性判断过程中,将记录设备特征排除,专门研判液体油墨容器的创造性是错误的。评论认为r都築英寿、中辻七朗「平成22年(行ケ)第10056 号事件とサブコンビネーション発明の進歩性(容易想到性)について」パテント,Vol.64,No.7,32-39頁(2011年)。,采用外部参照物限定发明有其必然性。权利要求中有关另一方亚组合的限定内容并非仅仅是形式上的记载,而是实实在在限定和构成了技术方案的一个部分,不能忽视或无视其存在,在创造性判断中应当考虑。
亚组合权利要求迥于通常权利要求的限定方式是其最主要的特征,也是引发亚组合发明专利保护中问题多发的根源所在。
在司法实践中,早期关于亚组合权利要求的解释比较混乱。例如在美国部分案件sXEROX vs. MEDIA SCIENCES, No. 1:06-cv-04872-RJH案。中,曾经将亚组合式权利要求的保护范围解释为组合体权利要求。
相对而言,日本对于亚组合权利要求保护范围的解释比较明确。在其“剪切式粉碎机的切刀”案t大阪地裁平成25年5月23日判決、平成23年(ワ)13054号(剪断式砕破機の切断刃事件)。中,被告认为被告产品确实具备原告专利中切刀的全部技术特征,但被告的产品仅仅是切刀本身,而专利权利要求中出现了剪切式粉碎机的限定,权利要求的保护范围应该是具备该剪切式粉碎机的切刀。法院判决认为本发明自始至终都仅仅是关于切刀的发明,应从切刀这一主题与被控侵权产品进行对比。被告产品落入专利保护范围,侵权成立。
我国早期也出现了将亚组合权利要求解释为组合体权利要求的案例。由精工爱普生诉广州麦普科技有限公司案可以看出u精工爱普生株式会社诉广州麦普科技有限公司等侵犯专利权纠纷案: (2007)二中民初字第527号民事判决书。,在被控侵权产品具备权利要求的全部特征、与专利权产品完全相同,甚至被告也完全认可两者相同的情况下,法院判决不构成侵权。由此也引发了判决“抛开保护主题,孤立、割裂地理解权利要求”的异议v程永顺主编,《专家点评与建议——涉外专利典型案例》,法律出版社。2010年7月。第137-154页。。类似案件还有精工爱普生诉珠海市斗门银河公司案w精工爱普生株式会社与珠海市斗门银河打印耗材有限公司等侵犯发明专利权纠纷一案:北京市第一中级人民法院(2007)一中民初字第6138号民事判决;北京市高级人民法院(2008)高民终字第187号民事调解书(备注:该案专利权实际为“墨盒”案的分案)。。
这种将组合体权利要求与II型亚组合混淆的趋势在最高人民法院审结2012年岛野诉日骋案后部分得以缓解x株式会社岛野诉宁波市日骋工贸有限公司侵犯发明专利权纠纷案(2012)民提字第1号、浙江省高级人民法院(2009)浙民再字第135号民事判决、(2005)浙民三终字第145号民事判决和浙江省宁波市中级人民法院(2004)甬民二初字第240号民事判决)。。最高人民法院在该案判决中对使用环境特征的定义、使用环境特征对于专利保护范围的限定作用、使用环境特征对于保护范围的限定程度、以及本案侵权与否给出了最终明确回答。判决做出以后,无论是从舆论评议方面y程永顺主编,《专家点评与建议——涉外专利典型案例》,法律出版社。2010年7月。第137~154页。z上海瑞枫生物科技有限公司与EMD米利波尔公司(EMD密理博公司)侵犯发明专利权纠纷上诉案,涉案专利为ZL03823146.8。,还是行政执法标准以及侵权判定标准制定的角度,各界以各种方式表达了对该案判决结果兼判定标准的支持。
但是,考虑到亚组合权利要求表达上的复杂性,对于“使用环境特征”,笔者有两点不同意见。
1.以“使用环境特征”概指本案相关技术特征仍存在不周全性。判决对 “使用环境特征”的自定义兼有谋求准确定位该类限定的属性以及统合各方分歧的意图。但实际上,受“使用环境特征”用语的先天局限,这一用语仍不能合理概括本案权利要求的相关特征。这种分歧从该案各方当事人以及各级法院的表述差异中也可看出:二审法院称该类特征为“安装特征”;原告岛野公司称其为“权利要求中出现的说明性、用途性、描述性的文字和语句”,其作用在于用于明确二者的具体“应用领域和使用范围”;被控侵权人日骋公司则认为权利要求记载的是“用途功能特征或者使用条件特征”。
2.“使用环境特征”作为类型化技术特征的指称可能并不具备普适性。以墨盒为例,来自墨盒安装本体的限定特征可能包括了打印机的形状、结构、作用、功能、特性、方法、用途等多种限定内容及其组合,一概而论为“使用环境特征”会显得牵强或不相适应。“使用环境特征”在类型化泛指以后,有可能会因其代表性不足而引发各种循环定义及解释。
岛野诉日骋案后,部分法院对该类限定特征的定位实际上也并未完全统一到“使用环境特征”的理解上。在最近的上海瑞枫案z中(纯化滤芯(Purification Cartridge)与墨盒类似,同为“Cartridge”发明),一审法院认为,关于流体处理模块权利要求16,应当认为“互补性的支持结构”的限定属于模块的安装位置,不是模块的一部分,相关记载是对作用面所能实现的功能的描述,构成一项功能性限定技术特征。笔者预测,对于该类限定如何定位的争议后续还会存在。
此外,关于亚组合权利要求的直接侵权与间接侵权问题,日本司法实践可以提供某些借鉴。具体可参见“液体油墨存储容器”@7知財高裁平成23年2月8日判決、平成22年(ネ)10063、10064号(液体タンク収納容器事件)(原审判决:东京地裁平成21年(ワ)第3529号;东京地裁平成21年(ワ)第3527号、第3528号、第3530号、第3538号、第3539号)。案以及“垃圾贮藏盒”案@8东京地方裁判所平成23年12月26日平成21年(ワ)第44391号本诉、平成23年(ワ)第19340号(反诉)判决;平成25年2月1日知財高裁大合議判決平成24年(ネ)第10015号(ごみ貯蔵カセツト事件)。另也可参见:伊原友己,サブコンビネーション発明の侵害論,特集(最新・知財高裁大合議判決(平成25年2月1日)を考える),知財管理誌,2013年第63巻第9号。1397~1412頁。。从该两案判决可以看出,对于亚组合权利要求与组合体权利要求并存的情况,日本适用直接侵权的情形较多,对间接侵权的适用往往比较谨慎。
针对亚组合权利要求和亚组合发明,尽管各国的审查规则与司法实践存在一定差异,但这种差异总体上并不大,主要还是同中有异,共同大于分歧。对于该类发明的保护,存在共同的制度前提,共同的保护默契。
可以预计,在强化专利保护的大势所趋之下,今后亚组合发明、亚组合权利要求的审查与保护中的问题会日益凸显。对于亚组合权利要求或亚组合发明而言,一定时期内我国审查政策、保护政策的制定需要充分研究相关规则,结合我国创新型国家建设实际,研究制定适应我国国情的相关审查规则。
Starting from reviewing the examination rules related to sub-combination claims, this article provides detailed analysis of claim construction rules and examination standards related to sub-combination claims in various countries. On this basis, four major problems in patent examination practice for subcombination claims are summarized and analyzed, and patent protection of sub-combination inventions in judicial practice of various countries are compared. Relevant basic ideas and the latest trends provide reference for the refinement of relevant examination rules, and the establishment of relevant examination policies and patent protection policies.
sub-combination claim; sub-combination invention; claim construction; patent examination; patent protection
王大鹏,国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心生物医药部生物工程三室主任