商标海外抢注之“杀熟”

张琦

“杀熟”在中国的商界是一个专属名词，其含义不言而喻，但这在中国人的价值观中属于绝对的不道德行为，而此现象近年来在商标抢注方面频频出现。据中国国家工商总局统计，约15%的国内知名商标在国外被抢注，被自己的海外代理商“杀熟”的情况就占了其中很大一部分。似乎洋人们只重视这颗嫩草的滋味好坏，而不管它是否长在了窝边。

作为一家行走于国际风云莫测市场环境中的企业，需要全球化的视野，因地制宜，商标被抢注应该是每一家准备向海外扩张的中国企业都必须面对的阻碍和风险，企业不可不防。

“杀熟”之痛

近期深圳的手电生产商“杰特明”公司遇到了烦心事儿，他被原本非常好的一个商业伙伴“杀熟”了。

深圳杰特明电子科技有限公司负责人莫章维于2009年在香港独资设立一家公司——金柏电子科技（香港）有限公司（以下简称“金柏”）。莫章维的弟弟莫章卓许可“金柏”在其生产、销售的产品上使用自己在内地申请并获准注册的JETBeam商标。2010年1月，“金柏”授权“希脉”、“思迈”在全球范围内使用JETBeam商标，销售“JETBeam”系列产品。

合作过程中，“思迈”分别于2010年2月9日在香港、2011年1月21日在欧盟成功抢注JETBeam商标。并向澳大利亚知识产权局申请注册前述商标。“思迈”还在其公司网站、“手电大家谈”论坛等发布新闻，声称JETBeam为其旗下品牌。

双方交涉期间，“希脉”、“思迈”以不正当竞争为由，先将“杰特明”、莫章维等诉至宝安法院，要求赔偿损失20万元及其他费用。并向境外经销商发送诉讼文书，要求境外经销商不得销售原告产品。

2013年6月24日，深圳宝安法院开庭审理了原告“希脉”方诉被告“杰特明”方不正当竞争案。双方就原告方是否有权运营商标、被告方是否侵害到了原告方的商誉、被告方是否有权终止其代理权等展开激烈辩论。

目前双方已经彻底失和，在官司中博弈，案件还没有结果。其实往往有时候最后的判决结果并不重要，一旦被商标绊住，丧失了商机，损失的便是真金白银及难以寻回的市场。

2006年，重庆力帆正准备进军巴基斯坦时，发现其商标已经被他们在巴基斯坦的经销商所抢注。之后，历经5年，重庆力帆终于和该经销商达成和解。

无独有偶，福建伞业巨头，梅花伞业董事长助理陈仕天也有着切肤之痛，由于SUSINO商标被抢注，他们差一点失去整个美国市场。

据介绍，梅花伞业早已进入美国市场，但是一直未在当地注册商标。2007年12月19日，一个帮助他们开拓美国市场的中间人，以自己的名义在美国抢注了他们的英文商标SUSINO，扬言企业要进美国市场得先支付100万美元赎回商标。

虽最终梅花伞业赢得了胜利，但4年的波折非外人所能体会。

“洽洽”最近有了好消息，“洽洽”公司收到了德国联邦最高法院的终审判决书，判决书驳回了抢注“洽洽”海外商标的德国公司的申诉请求。就此“洽洽”长达7年的海外商标侵权案终于画上圆满的句号。

但这就是圆满吗？一场官司一打就是四年，五年，七年，瞬息万变的市场，此消彼长，几个月甚至几天时间内，就有可能让你从市场中消失。作为中国炒货行业的龙头企业，“洽洽”在海外市场的拓展极为迅猛，从2001年起就在多个国家和地区注册了“洽洽”相关商标。“洽洽”商标在德国被他人注册，根据欧盟规定，不但“洽洽”商品进不了德国，整个欧洲市场都对“洽洽”关上了大门。这场官司阻断了“洽洽”的欧洲之路。

而这场持久战的敌方对于中国企业而言绝对是个“杀熟”的老手——欧凯公司。号称打赢中华老字号企业海外维权第一案的王致和的对手也是这家公司。欧凯公司将自己所代理的商品商标抢注的事件频频，除这两起外，其还抢注了“老干妈”辣椒酱、“今麦郎”弹面、“白家”方便粉丝等其他国内知名的食品商标。

“代理商们”的连连得手不得不说明被抢注的企业整体知识产权保护意识并不强，经营者没有充分认识到商标潜在的巨大品牌效应和经济价值，长远投资的意识还有待提高。环球律师事务所桂佳律师认为，我国企业对国外知识产权法律保护的游戏规则不熟，遭遇海外竞争者恶意抢注一方面源于我国企业缺乏专业的律师为其制定整体的国际知识产权保护策略；另一方面，海外竞争者大多很熟悉抢注他人商标这种把戏，抢注者主要想借此牟利或者阻止中国内地同行业的企业进军该国市场。

这些海外受挫的大多为民营企业，看上去都颇具规模，但是企业尚未形成一套完整的知识产权保护战略，基本没有自我品牌市场的监测预警系统；有些企业虽然制定了知识产权保护战略，但又担心实施该战略耗费人力物力财力，再加上这些企业会抱有自己不会遭遇知识产权问题的侥幸心理，所以根本没有实施知识产权保护战略；还有些企业认为自己的商标知名度不够，注册为时过早，想等出了名再注册，或认为自己的商品不愁销路无须注册。种种原因导致了他们的前赴后继。

商标战略不可少

桂佳律师分析认为，企业应尽早向律师咨询获得商标保护地区的知识产权法律，制定保护方案，并切实实施该方案。具体来说：在产品出口前及时办理商标国外注册，做到“市场未动，商标先行”。对于采用申请或注册在先原则的国家和地区（如日本、韩国、西班牙、意大利等国），注册应尽早，否则会给他人创造抢注的机会；对于采用使用在先原则的国家和地区，一方面，企业同样应及早在这些国家注册商标；另一方面，企业还应将商标在这些出口对象国的商业活动中使用的证据予以留存，因为在这些国家，使用证据的保存至关重要。使用证据包括有效发票、合同、广告材料、产品宣传小册子、实用标签等。这样，即便他人抢注，也可以基于这些宝贵的使用证据，通过法律手段夺回被抢注的商标权。另外为防止代理商在海外抢注商标，在企业未事先办理商标国外注册的情况下，企业可以与代理商签订协议，约定代理商不得将企业商标在海外予以注册。

面临该种法律风险的企业需提前做好海外预警工作，分析各目标国的商标法及相关制度，例如其是否与中国共同参加缔结了《巴黎公约》等国际条约，事先明确在该国商标被抢注后的救济途径。在公司内部设立知识产权部门或者委托专业知识产权律师和商标代理机构对商标反抢注进行监测，并对海外商标和海外市场及时进行检索和监控，尽量在抢注商标的异议期内提出异议，制止商标抢注行为。例如，在五粮液商标遭遇韩国人抢注案中，五粮液集团的商标代理及时发现了一名韩国人抢注了“五粮液”商标的汉语拼音“WULIANGYE”，并迅速在异议期内提出了异议，成功阻止了抢注商标的注册。

在商标遭到抢注后，很多企业会觉得受到了莫大的委屈，认为自己的合法权益受到侵犯，遂通过向法院起诉等途径以昭雪伸冤。但应当注意的是——被抢注与侵权是完全不同的两个法律概念。被抢注的情况都是抢注者抢注了作为本应成为权利人企业的商标权利，而侵权的行为是企业已经获得了商标权，而在获得权利之后发现他人使用了己方的商标。对此情况，桂佳律师建议被抢注的企业应当沉着应对——首先要分析抢注原因，对案件进行深入分析；在被抢注行为出现的国家和地区，采取有针对性的法律行动；对于无法通过法律途径要回被抢注的商标的情况，企业可尝试与抢注方进行谈判协商，寻求和解。

另一个途径是借助政府及社会力量促进和解。例如，中国海信集团的“Hisense”商标被博世-西门子在德国抢注，本案经历了五年，双方终于达成了和解协议。这其中，中国商务部和欧盟驻华机构都积极参与斡旋，促成了双方的和解。另外，“中国商标海外维权研讨会”也在其中起了重要作用。此外，国家工商总局在2011年还出台了一系列服务措施，包括加强示范城市（区）企业、示范企业商标国际注册及海外维权工作，支持企业实施“走出去”战略等。企业也可从这些系列服务措施中得到受益。

桂佳律师对企业加强海外商标保护提出了以下五点总结性建议：

第一，企业在海外开展知识产权保护，需要得到企业高层的重视，下决心加强对企业核心知识产权资产的保护，并从宏观上和战略上及早制定全面的全球知识产权保护计划；

第二，选择专业的律师和合适的代理机构。专业的律师可为企业量身定制知识产权保护策略，从根本上降低其商标在海外遭遇抢注的风险；合适的代理机构在国际上有正常的渠道，了解各国的注册规定和途径，实现有效办理海外商标注册的目标；

第三，在所有潜在需要获得品牌保护的国家和地区都加强知识产权的保护。甄选出重点需要保护的国家和地区，并在这些地方对企业品牌采取全面、深入和具体的品牌保护措施；

第四，将企业的品牌保护扩展到国外时，应充分利用国际公约中各种国际注册和优先权计算的便利和优势；

第五，在加强品牌海外知识产权保护的同时，应对域名、商号/企业名称等资产一并进行保护。