国际知识产权保护的最新变化：欧洲、美国和澳大利亚/新西兰的比较研究

丹.吉芬克　克里斯汀.柯斯特　约翰.沃尔克

在全球经济中，发明人需具备在世界范围保护自己知识产权的能力。如果缺失“全球性”专利或商标，那么当一家公司的发明涉及复杂技术和创建品牌时，则需要在多个辖区进行保护。如果这家公司决定提交外国申请或者进入国际申请的国家阶段，则很有可能委托专利代理人或外国代理人在每个指定辖区分别提交申请。因此，专业的知识产权律师事务所和服务提供商起到重要作用，并且在这一过程中扮演两种角色：一方面，他们必须在当地的专利商标局代理该案件；另一方面，他们还必须就如何在外国市场提高成功可能性，向这家公司提出建议。

不过，不同辖区之间存在各种差异，最近制定的法规和出现的变化可能对外国申请人及其申请策略带来重要影响。以下各节分别介绍了欧洲、美国、澳大利亚和新西兰的近期申请策略变化及其影响。中国的知识产权权利人已经在海外注册专利、外观设计和商标的，必须注意所有这些变化，以增加外国申请的成功机率。

一、欧洲的最新变化

欧洲政治和欧洲专利并不是一回事。一方面，欧洲有欧盟——政治经济联盟，目前共有27个成员国。另一方面，欧洲专利组织在《欧洲专利公约》的制约之下进行专利授权。欧洲专利组织目前共有38个成员国，但是欧洲专利组织是独立组织，而不是欧盟的下属组织。当前，根据《欧洲专利公约》授予的专利，必须在每个所需成员国进行确权（Validation）。为简化这一流程，长期以来，各方努力与有关当局建立一个统一的组织和一致的程序，以便在整个欧盟范围内，对专利进行一般法律权利的授权与确权。最近，这一方面出现了突破。

早在2011年，欧盟理事会就已批准在创建统一专利保护制度领域加强合作。通过加强合作，欧盟制定了两项创立统一专利保护制度的法规（2012年12月17日欧盟法规第1257/2012 号，以及2012年12月17日欧盟理事会法规第1260/2012号），这两项法规于2013年1月 20日生效。这两项法规的开始实施时间为2014年1月1日，或者在另外一项协定——《统一专利法院协定》的生效之日（以时间在后者为准）。事实上，《统一专利法院协定》（欧盟理事会文件 16315/12 （PI 148， COUR 77））已经由欧盟25国（不包括波兰和西班牙）于2013年2月19日在布鲁塞尔签署。该协定可能于2014年1月1日生效，但也可能延后，因为包括法国、德国和英国在内的13个成员国必须首先批准该协定。该协定的生效将需要进一步修改相关欧盟法规，分别涉及司法管辖权以及民事和商事判决的认可与执行（欧盟法规第 1215/2012号）。

统一专利法院将有权审理侵权诉讼和撤销专利权诉讼。不过，所有这类诉讼都要基于欧洲专利组织审查和授权的专利，即诉争专利都要符合《欧洲专利公约》规定的专利性要求。

起草人希望按照《欧洲专利公约》起草专利申请文件的，不会再出现其他问题。当然，有些方面仍然与当前情况相似，例如，权利要求的数量、第二种医学用途权利要求的格式、特征组合的原始披露等，这些内容仍然非常重要，应当适当考虑。

建立统一专利保护制度所引发的更多变化可能出现在提交与申请策略上。例如，如果申请人要求专利保护的欧洲国家数量有限，则统一专利保护制度可能没有必要，并且可能实际成本高昂。在这种情况下，已经提交国际申请（PCT）的中国申请人可以只考虑进入相应的国家阶段，而不进入欧洲阶段。不过，如果寻求的是《欧洲专利公约》之下的专利授权，则在授权之后，还会出现另一个问题：相关专利是做成统一专利，还是在选定的《欧洲专利公约》成员国内，通过确权程序，将该专利做成欧洲专利的国家组成部分。此外，在至少7年的过渡期间（最长可延至14 年），专利权人还可选择放弃统一专利法院的专属管辖。因此，将来会出现各种策略问题，当然也会有各种解答。

二、美国的最新变化

在过去十年间，美国知识产权法律的各个领域——专利、商标、版权，甚至是联邦法院都在实务和执法上出现了法律变化。

多数变化是因为电子商务和互联网的兴起，后者从根本上改变了美国乃至世界的商业进程以及相邻知识产权体系之间的法律协调。

美国专利商标局是统一的专利商标管理部门，管辖范围包括美国的50个州以及属地（波多黎各、关岛、所罗门群岛等）。专利商标系统的法律专属于联邦政府的职权范围。

由于电子商务的变化，美国商标系统几乎成为流动的在线注册与更新系统。互联网时代的开启改变了商标法的许多方面，提高了品牌使用与保护的重要作用。全国性商标注册所带来的收益远远超过一个州或属地的注册，包括：公开通报对相关标识的所有权主张；法律上推定对相关标识的所有权以及在全国范围内或者在注册商品/服务上使用相关标识的专属权利；能够在联邦法院提起涉及相关标识的诉讼；以美国注册为基础，在其他国家获得注册；能够将在美注册资料在美国海关与边境保护部备案，以阻止进口侵权的外国商品；有权使用联邦注册标志以及加入美国专利商标局的在线数据库。

最近，美国专利系统也发生重大变化。美国专利分为三个大类：实用新型专利、外观设计专利和植物专利。实用新型专利涵盖的是发明的功能方面，最近几年，尽管受到法院判决的一些限制，但是美国仍然是世界上专利保护范围和多样性最为广泛的国家之一。如果发明中使用了机械或者改变了物质形态，则可申请专利。外观设计专利的范围很广，涵盖了物体的装饰性方面，而植物专利则涵盖了通过有性生殖创造的植物。

版权涵盖了各种著作权行为，包括著作、音乐、视觉艺术、建筑设计作品、雕塑等。美国版权制度是一种登记制度，这种登记制度已经因为数字化时代的现实而慢慢发生改变。在美国，版权登记对保护版权权利并非必需，但可提供额外保护和增加损害赔偿；如果是法定赔偿，则不必进行实际伤害估价。

所有专利、商标和版权案件几乎都在联邦法院系统提起诉讼。联邦法官在美国联邦法律的各个方面对相关法律的含义进行解释，这样虽然美国法律有成文法典，但是法律的含义并非一成不变，甚至可以根据相关事实和当前情况，以不同方式做出解读。专利案件一般在美国地区法院进行审理，然后上诉到美国联邦巡回法院上诉法庭，最后上诉到美国最高法院。这种审理系统因为诉讼费用过高而受到批评，而产生诉讼费用的主要原因是证据开示程序；最近由于采用电子证据开示程序，电子邮件、文本和其他通信方式获得认可，诉讼费用领域出现了变化。

如上所述，知识产权实务领域的最新变化指向专利系统——由于《美国发明法案》的通过和目前的完整实施，专利系统已经发生急剧变化。

美国专利法变化综述

《莱希——史密斯发明法案》也被称为《美国发明法案》（P.L. 112-29），于2011年9月16日获得批准，目前已经完全成为美国法律。《美国发明法案》的关键要点和条款包括：

（1）使美国过渡到“申请优先”制度。目前美国偏向“发明人优先申请”，但是仍然允许对第一申请人是否是发明人提出异议。

（2）延长发明人的宽限期，即使发明人在有效申请日期之前一年以内做出披露，也可对专利权进行保护，这样发明人在与潜在买家或投资人进行决定性谈判时，不必担心丧失专利权。

（3）美国为发明人提供披露之后为期一年的申请宽限期；在先技术判断标准的变化也对做出披露的发明人提供帮助。

（4）与国际惯例保持一致。现在，“在先技术”的定义包括在世界任何地区做出的公开披露，包括口头披露等非印刷方式披露。这使得美国与现实的在先技术情况更趋一致，但是由于非公开以及非书面形式的披露，专利更容易遭遇异议。

（5）从外国优先权日期起，为美国专利申请提供在先技术的效果。过去，专利法律只表明专利申请在美国公开之后才具有在先技术效果。

（6）不再要求发明人提出最佳发明实施模式，作为侵权诉讼或授权后期复审抗辩。不过，提出最佳实施模式仍然是明智的做法，因为如果没有披露最佳实施模式，则美国法院仍然只关注保护内容。

（7）对符合微型实体资格的全体申请人，提供75%的专利费折扣。要证明符合这一标准可能并不容易，需要提供文件资料。

上述内容依据的是美国专利商标局对美国专利法律范围变化的解读。如前所述，在某些时候，联邦法院系统将按照当前实际存在的系统进行法律解读，这样执行人员将能更加清楚地了解范围变化以及美国专利的今后优势。

三、澳大利亚和新西兰的最新变化

澳新地区重点关注2013年4月15日生效的《2012 年知识产权法律修正案（提升标准）》对澳大利亚带来的最新影响以及《2008 年专利法案》的即将生效可能对新西兰产生的影响。

澳大利亚专利法的变化

澳大利亚有许多以“提升标准”形式通过的修正案，但是以下内容可能让外国申请人尤其关注。

澳大利亚取消了公知一般常识的地区限制（目前仅限澳大利亚），从而提升了“创造性”标准。在“实用性”上，目前要求说明书披露“具体、实质、可信”的使用发明的方式，这更加接近美式要求。此外，根据新的充分性要件（基于欧洲专利（英国）条款），在披露方式上，说明书必须“足够明确和足够完整，以使相关发明能够被熟练技术人员实施”。另外，“公平基础”要求也被新的“说明书证明”要求取代。

除了专利性标准，现在又有一些其他程序变化，要求申请人在收到审查请求指令后2个月（先前6个月）内提交审查申请。此外，从首个审查报告之日起，12个月（先前21个月）内将会获得受理。另外一项重要变化是要求申请人在提交审查申请的同时提交权利声明——先前可以在受理之前任何时间提交权利声明。

澳大利亚商标法的变化

其中一个主要变化涉及修订后的第41条，该条是关于审查期间的可登记性假定。简而言之，如果登记官不能确定一件商标是否能够有所区别，则应当采用可登记性假定。其他重要变化集中在商标异议程序及执行程序。虽然异议程序的变化是为加快审理，但是执行程序的变化却是为了强化权利的执行。异议时限已经从公告之日起的3个月减为2个月。

此外，在新的异议程序下，所有诉讼的展期也更加严格。总之，由于现在门限要求更加严格，因此展期的取得将更加困难。更为重要的是，现在展期期限的授予将由登记官自行决定，以登记官认为适当的期限为基础。

新西兰专利商标法律的预期变化

《2008年新西兰专利法案》经过议会二读，目前可能于2013年开始生效。该法案带来的主要变化包括过渡到绝对新颖性标准（而不是目前使用的地方新颖性标准），并且审查范围除了新颖性，还包括创造性和实用性依据。

该法案的先前一大障碍是如何处理软件专利。目前可能的情况是，在计算机程序的排除方面，新西兰的法律系统将实质基于英国（和欧洲）法律。新西兰希望设置一个指向“计算机软件本身”的计算机软件除外条款。这样除外范围要小于先前计划范围，并且将对设备中的软件应用程序提供相当程度的专利保护。

在计算机程序和商业方法范畴，让我们再回到澳大利亚，在科研联盟有限公司诉专利专员（[2013] FCA 71）一案中，澳大利亚专利局拒绝对一项计算机实施的发明授予专利，该案的最新判决支持了澳大利亚专利局的决定。

法院认为，一项计算机实施的发明要获得专利，需要具有“物理效果”。此外，法院结论认为，这种物理效果不得仅仅包括使用计算机生成该类信息。申请人已向联邦全席法院提交上诉申请书。目前，各方正在焦急等待本项判决在上诉程序中的进展，以确定澳大利亚商业方法专利的明确原则。

作为一个关键性的“商标”事件，新西兰于 2012 年 12 月加入《马德里公约》。由于澳大利亚也是该公约的成员国，因此现在外国申请人在制定商标申请策略时，可以把澳大利亚和新西兰更加作为“单一市场”看待。

结论

随着欧洲可能建立统一专利法院，以及因此可能在多个欧盟成员国国内取得统一专利法院的授权专利，申请人将可能根据自身需要修改保护性权利。与此同时，完善的起草和申请策略将成为关键。在欧洲专利申请和诉讼程序的中央化和去中央化方面，能否获得相关法律专利知识极为重要。

关于美国，尽管过去几年大量知识产权法规都发生了重大变化，但是基础并没有改变，对于各种类型的知识产权，美国的保护仍然是一项不错的投资。美国是世界上最大的商品和服务市场之一，知识产权保护仍然是该国的一个重要目标。

虽然澳大利亚和新西兰在多数方面非常相似，但是目前两国的专利法律和实务仍然相对独立。根据一项协定，两国将共同建立“单一申请流程”，以实现对于同一项发明，申请人可在两国一次性在线提交专利申请。

尽管如此，申请人还是提交两个单独申请，而非单一“跨国”申请。两国的另一个目标是由同一名审查员同时审查两份申请，以减少重复性，但在推出这种审查系统之前，新西兰需要通过《专利法案》，以更新该国的专利法律和实务。

因此，对于外国专利申请人和权利人，当涉及国际申请以及其他知识资产管理的问题时，像丹尼麦尔 （Dennemeyer & Associates）这样的律师事务所将成为他们的首选，本所在欧洲、美国、亚洲以及澳大利亚/新西兰等辖区都聘有专利律师，并且全球办事处超过10 个。我们丹尼麦尔律师事务所随时在这一领域提供全面的法律建议和支持。我们的律师经过完善培训，并且不断提升技能，以确保随时跟进国际知识产权法律领域的最新变化，尤其是关键辖区的最新变化。

随着欧洲可能建立统一专利法院，以及因此可能在多个欧盟成员国国内取得统一专利法院的授权专利，申请人将可能根据自身需要修改保护性权利。与此同时，完善的起草和申请策略将成为关键。在欧洲专利申请和诉讼程序的中央化和去中央化方面，能否获得相关法律专利知识极为重要。