专利“转换保护”机制的比较研究

刘卫东

摘 要 “转换保护”机制有利于鼓励发明创造者积极申请发明专利；可以弥补从发明专利申请日到发明专利授权以前，发明专利申请人的合法权益得不到有效保护的缺陷；能有效弥补实用新型稳定性较差的弱点，并减少“问题专利”的数量，较为有效地缓解了专利申请积压的矛盾。

关键词 专利 转换保护

对所有同时采用发明专利制度和实用新型制度的国家，都有可能存在同一申请人就同一发明创造同时提出发明和实用新型专利申请从而导致重复授权的可能性。在全世界范围内，对实用新型主要采取三种保护模式，一是将其作为专利法的一部分，与发明专利同样保护，大多数国家采用的是这种方法；二是对其进行专门立法，如德国、日本和韩国等；三是将实用新型制度作为外观设计法的一部分，如意大利、乌拉圭等。而我国是将发明、实用新型和外观设计都规定在一部专利法中。虽然美国没有实用新型制度，但是其针对发明专利之间的重复授权问题的解决方式，也值得参考。所以下文将以美国、日本、德国三个典型国家为参考，探讨其关于避免重复授权的立法经验。

一、美国的相关规定

美国的专利制度中没有实用新型这种类型，因此不存在实用新型与发明专利相互转换的问题。其禁止重复授权原则仅是针对发明专利之间的重复授权现象，包括两种情况：1、同一申请人已经就相同的发明创造获得了一项专利权。在这种情况下，其解决方案是申请人陈述先后两个申请不相同的理由，或者对在后专利申请的权利要求进行修改使其与已获得专利权的发明专利技术方案不实质相同，否则，驳回其在后申请。2、同一申请人在后申请的专利是在先取得的专利的显而易见的变形。此时，需要申请人通过声明放弃重合期，从而避免专利保护期限的延长。可以看出，美国的观点认为，专利到期后，对发明或者该发明的显而易见的变形，公众都可以自由使用。尽管在非法定的“显而易见类型”情况下，前后两个专利在授权后有同时存在的重合期，但是美国不关心这段重合期，而是十分在意到期后的延长。我们可以由此推断出：在美国，同时存在的重合期不是问题的所在，而到期后的延长才是美国专利制度所不能容忍的。既然不容忍延长，美国的做法就很直接，不是通过放弃其中一个专利而防止重合，而是让专利权人作出一个声明，将后一专利的到期日提前到在先专利的到期日，即后一专利在在先专利的到期日那一天就提前终止。可见，美国的做法是剪除后一段的延长期而不关心前一段的重合期。

二、日本的相关规定

日本通过专门的立法对实用新型进行保护，并且对其专利法和实用新型法都规定了先申请原则。无论是同一申请人，还是不同申请人，也无论是申请两项实用新型专利、两项发明专利或者一项发明专利和一项实用新型专利，都按照先申请原则处理。从而在立法上很有效的防止了重复授权的产生。但是并不是说在日本实用新型和发明专利之间就不可以转换，因为其还规定了专门的转换制度。实用新型登记申请可以转换为发明专利申请，但是这种转换必须在在先申请被授权之前作出，也就是说，只有两项申请之间可以相互转换。并且实用新型登记申请被转换后，该原申请被视为撤回。根据《日本特许法》第46条规定：“实用新案注册申请人，可将实用新案注册申请案改为特许申请案。但对该实用新案注册申请应予拒绝之最初审定副本自交送日起经过三十天之后，或其实用新案注册申请日起已经过七年之后（对其实用新案注册申请案应予拒绝之最初审定的副本自交送日起三十天之内的期间除外），不在此限。

三、德国的相关规定

德国是实用新型专利的创始国。在德国，实用新型由专门的立法对其保护。申请人可以对同样的发明创造既提出发明专利申请，又提出实用新型注册申请，而且“如果发明专利申请提出在前，实用新型注册申请还可以要求发明专利申请的申请日，和该申请所享有的优先权日”。德国专利法和实用新型法中并没有因为已经有同样的发明创造在先获得了实用新型注册保护而必须撤销发明专利或者使之无效的规定，也没有在授予发明专利权之前要求申请人放弃其实用新型注册的规定。也就是说，在德国，同一申请人就同样的发明创造是可以同时享有发明专利权和实用新型注册保护的。

四、我国的情况介绍

我国在上个世纪90年代，国家知识产权局受理的专利申请数量不断增加，而审查员严重不足，导致出现了较为严重的申请积压现象，一些发明专利申请需要等待6-7年才能被授予专利权，引起了申请人和社会公众的强烈反响。为了及时解决这一问题，在不修改《专利法》和《专利法实施条例》的情况下，国家知识产权局在《审查指南》中创立这样一种制度，即允许同一申请人同日或者先后就同样的发明创造既申请发明专利，又申请实用新型专利。由于对实用新型专利申请仅进行初步审查，能够很快被授予实用新型专利权，因此申请人可以就其发明创造及时获得专利保护；在对其发明专利申请进行实质审查后，认为符合授权条件的，只要该申请人声明放弃其已经获得的实用新型专利权，就可以授予其发明专利权，因此申请人可以就其发明创造获得更长期限的专利保护。“转换保护”机制有利于鼓励发明创造者积极申请发明专利；可以弥补从发明专利申请日到发明专利授权以前，发明专利申请人的合法权益得不到有效保护的缺陷；能有效弥补实用新型稳定性较差的弱点，并减少“问题专利”的数量。该措施较为有效地缓解了专利申请积压的矛盾。

（作者单位：河南省知识产权事务中心）