论专利法中“同样发明创造”的判定依据

刘苗 申健

最高人民法院在处理重复授权相关案件的过程中，曾经指出：弄清楚什么是“同样的发明创造”是理解我国专利制度中禁止重复授权原则的逻辑起点。本章试图判断是否为“同样的发明创造”的标准是什么，是仅仅从字面上看两个权利要求的保护范围相同与否，还是判断两个权利要求的保护范围是否实质相同。

一、“同样的发明创造”以权利要求的内容为准

根据2010年《专利审查指南》的规定，“同样的发明创造”是指两件或两件以上申请（或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。对于如何判断权利要求的“保护范围相同”，《审查指南》继续规定为：“判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。”既然专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，那么是否权利要求的内容相同两者就是“同样的发明创造”了呢？怎样才算是权利要求的内容相同？实际上，判断两个权利要求内容是否相同，取决于对权利要求的解释。如果对权利要求严格按照字面解释，那么只有当两个权利要求的描述完全相同时，才被认为是内容相同；如果对权利要求的解释并不限于其字面含义，而是可以根据其文意或目的等做较为宽泛的解释，那么就算两个权利要求的表述不完全相同，也可能被认定其内容相同，是同样的发明创造。

二、“同样发明创造”的判断中存在的问题

在我国，在专利审查以及司法实践中，涉及到需要确定权利要求内容是否相同的程序主要有实质审查程序、无效程序以及侵权诉讼程序。然而在这三种程序中，目前所采用的权利要求的解释方法却是有所不同的。也就是说，上述三种程序中判断是否为“同样的发明创造”的标准互不相同。

（一）重复授权的审查标准与抵触申请的审查标准不同

实质审查程序中涉及到比较权利要求内容是否相同的程序包括重复授权的审查程序及抵触申请的审查程序。目前，在重复授权的审查程序中，无论是《专利法》、《专利法实施细则》，还是《专利审查指南》和《审查操作规程》中，都没有直接规定采用何种标准对权利要求进行解释。现在普遍的做法是采用严格的完全相同法，即只要权利要求的内容稍有区别，就不被认为是“同样的发明创造”，从而不构成重复授权。比如，某一专利申请的权利要求中使用螺钉固定的装置，而另一个专利申请的权利要求中仅将该装置中的螺钉固定装置改换为螺栓固定装置。在目前的审查中，一般不会认为是重复授权，如果符合授予专利权的其他条件，该两项专利申请都会被授权。而在抵触申请原则中，却采用了不同的解释方法。由于抵触申请破坏的是专利的新颖性，所以对抵触申请的审查采用新颖性标准。根据《审查指南》的规定，在进行新颖性判断时，审查员首先应当判断被审查专利申请的技术方案与对比文件的技术方案是否实质上相同。对于实质相同，《审查指南》有如下解释：“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。抵触申请原则作为禁止重复授权原则体系中的子规则，其功能也是为了防止重复授权现象的出现。而在抵触申请的认定中，《审查指南》明确了可以采用惯用手段替换这一判断方式，即对权利要求的解释不完全拘泥于字面表达。而在重复授权的审查过程中，无论是法律法规的层面，还是审查实践的层面，都没有规定可以采用惯用手段替换这一方式，实际上在审查过程中也是普遍采用字面相同的判断方法。在这种情况下，具有同样立法宗旨的两个法条，对同样性质的事实进行判断却采用不同的判断标准，这明显是不符合法律逻辑的，因此笔者认为，应当明确规定重复授权审查程序中“同样的发明创造”的判断标准。

（二）重复授权的审查标准与后续无效及侵权程序的判断标准不同

在后续的无效以及侵权诉讼的程序中，专利复审委员会和法院在对权利要求的内容是否相同进行判断时，解释权利要求的标准又有所不同。《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”最高人民法院起草的《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草案（征求意见稿）》第十六条规定：“人民法院依据《专利法》第五十六条第一款规定对专利权利要求进行解释时，即不能将专利保护范围解释为仅由权利要求的严格字面含义所限定，而说明书及附图仅用于解释权利要求中的含糊不清之处；也不能解释为权利要求只是确定了一个总的发明核心，仅具指导作用，保护范围扩展到所属领域的技术人员通过阅读说明书及附图而理解的专利权人所期望的保护范围。人民法院应当从上述两种极端解释的中间立场出发，使对权利要求的解释能够为专利权人提供公平的保护，又能确保给予公众以合理的法律稳定性。”在侵权诉讼程序中，法院在对权利要求进行解释时，还引入了另外一个比较重要的原则，即等同原则。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定明确了人民法院在判定专利侵权过程中适用等同原则。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款指出：“被诉侵权技术方案包含于权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围。”根据最高法院的一系列相关规定可以看出，在专利侵权诉讼程序中，法院对权利要求的解释采用的是等同原则。而如上文所述，在重复授权的审查程序中，专利局采用的是严格的完全相同法。这种前后两个程序在判断标准上不一致的现状，在实践中引起了一系列的问题。因此，明确重复授权审查程序中，“同样的发明创造”的判断标准，使其与后续的无效及侵权程序前后承接，是解决上述实践中遇到的各种问题的关键。

申健与第一作者对本文贡献相同，等同第一作者。

（作者单位：国家知识产权局专利局审查协作北京中心）