克服向美国出口产品时面临的专利挑战

Richard B. Racine 陈培

准备向美国出口产品的中国企业面临着一系列的挑战，克服这些挑战对在美国成功推广和销售产品至关重要。在这些挑战中，有很大一部分是有关知识产权，即专利、商标、版权以及商业秘密的。中国企业要想确保成功进入美国市场，应当如何处理这些专利、商标、版权及商业秘密问题呢？

在这里，笔者举两个例子。比如，一家中国企业多年来一直致力于新型汽车的研究和开发，并生产出了一款用电池提供动力的新型汽车。该公司计划将这款新型汽车出口到美国，将会涉及知识产权问题。

又如，另一家中国企业研发出了一种新的癌症药物，并希望在美国推广和销售该药物。在上述两个例子中，中国企业可能需要应对来自美国环保署（EPA）和美国食品药品监督管理局（FDA）等各类政府机构的监管问题。本文仅专注于知识产权方面的挑战——尤其是涉及专利的知识产权挑战。

不侵犯任何第三方在美国获得的有效专利

在产品运往美国之前，中国企业应确保其产品不会侵犯任何第三方在美国获得的有效专利。一旦侵权，中国企业可能会被禁止在美国出售该产品，且可能要向专利权人支付昂贵的专利侵权损害赔偿金。这些经济赔偿会严重影响中国企业在美国的销售利润。此外，如果因专利侵权的原因，中国企业必须将产品撤出美国市场，这将对中国企业在美国市场上的形象造成负面的影响。

中国企业应如何避免专利侵权？首先，在将产品向美国进行商业推广前，中国企业可以对可能适用于该产品的美国专利进行检索。以新型医药产品为例，这种检索所针对的专利技术通常包括活性成分、药物的整体构成（例如活性成分及构成药物配方的其他成分），以及药物预期用途（例如癌症治疗）。再以汽车技术为例，检索将专注于该企业认为能使其汽车产品与现有汽车产品区分开来的主要特征（例如电池供电技术作为使其电动汽车产品与传统汽油发动机汽车区分开来的关键技术点）。

进行此类检索后，中国企业应该对检索产生的专利文献进行仔细研究，以确定是否会有任何第三方美国专利会对其产品的销售带来潜在的问题。一旦发现涵盖了该企业自己产品的第三方专利，应该仔细研究，以确定它们的有效性和可执行性。如果研究结果确认了该专利的有效性和可执行性，中国企业可以制定一套对策以避免潜在的侵权责任，如进行专利规避设计或者获得专利许可。这些对策的关键是要避免潜在的侵权风险，即美国地方法院或美国国际贸易委员会（ITC）裁定该产品对第三方的专利构成侵权。这种判决结果会导致该企业的产品被禁止进入到美国。

对将产品销往美国的中国企业而言，最大的专利侵权风险来自于由直接竞争对手或者非实施实体（NPE）提起的专利侵权诉讼。在专利侵权诉讼中，竞争对手会试图利用其专利组合使中国企业的产品退出美国市场。因此，在检索任何相关的第三方专利时，应特别关注主要竞争对手在美国市场取得的专利。同样地，一些非实施实体也取得了规模可观的专利组合。他们主要瞄准商业产品，并利用自己的专利组合，以许可或者损失赔偿金的方式获利。

利用专利组合以守为攻

俗话说“以守为攻”，为了尽可能地减少竞争对手的专利为中国企业带来的干扰，我们建议中国企业应尽快建立自己的专利组合，并尝试利用自己的专利组合与指责自己专利侵权的竞争对手抗衡。这些专利组合也可作为谈判的筹码，使竞争对手的专利无法阻止中国企业在美国进行销售。比如说，中国企业可以利用自己的专利组合对竞争对手提起防御性诉讼，为其商业销售造成同样的侵权风险。这往往会促使双方达成协议，保证双方产品能够在市场上共存。

不过，在抵御非实施实体提起的专利侵权诉讼时，企业自己的专利组合的价值会比较低。这是因为非实施实体与一般商业竞争对手的商业模式不同。具体来说，非实施实体并未向市场推出自己的产品。由于没有产品，被诉企业就无法依据自己的专利组合对非实施实体提起防御性专利侵权诉讼。因此，中国企业必须仔细地、认真地研究非实施实体专利的有效性和可执行性，以寻找抗辩的手段。

不过，近期由于美国发明法案（AIA）为美国专利法带来的一些变化，非实施实体将难于在同一起专利诉讼案中同时起诉若干家企业。这意味着非实施实体很可能需要在多个单独的诉讼案中起诉各个企业。因此，非实施实体将必须付出更多的时间和成本来提起这类诉讼。

假设一家中国企业尽了最大努力去避免在美国的专利侵权，但在出售产品后却依然成为被诉，那应当如何处理呢？

首先，一切问题都有解，所以没有必要恐慌。被诉的中国企业可以通过分析对方专利的有效性和可执行性来防御这类专利诉讼。此外，还应认真研究对方的专利技术，从而分析其侵权诉讼是否有事实依据，以及确认是否有比较简单的方法来更改产品或进行回避设计。

在当前的全球经济中，在美国产生的任何专利纠纷往往会是全球专利纠纷的一部分。因此，中国企业还可以使用自己在中国的专利组合来防御其竞争对手在美国提起的侵权诉讼。具体来说，如果竞争对手声称中国企业在美国侵犯了其美国专利，中国企业可以依据自己在中国的专利起诉该竞争对手在中国侵权。这种在中国的反诉往往会促使双方达成全球性的和解方案，从而使中国企业能够继续在美国销售其产品。

对美国市场感兴趣的中国企业应当从现在就开始对自己的知识产权进行规划，着手开始建立自己的专利组合，以及开始识别并研究竞争对手的主要专利。

此外，如果利于业务的发展，中国企业还可以在美国寻求专利许可或者建立合作伙伴关系，从而尽量降低专利诉讼的商业风险。总而言之，今天的悉心准备将会为未来成功地向美国推出商业产品奠定坚实的基础。