浅析专利申请的驳回

龙玄耀，张维克

（国家知识产权局专利局 专利审查协作北京中心，北京 100190）

责任编辑:魏雨博

近年来，随着电视技术的发展和专利保护思想的普及，电视技术领域的国内申请一直呈增长趋势。创维、TCL、长虹、海信、康佳等各大电视厂商对知识产权的保护越来越重视，专利申请的数量每年都在增加。另外，不少大学和研究所也都开始热衷于申请专利。但是，在这几年的审查实践中，作者发现，许多国内申请人对专利法的了解不够，答复时对申请文件的修改和意见陈述都存在诸多不足之处，有些直接导致能够授权的申请被驳回。

一件发明专利申请进入实质审查阶段后，其结果分为3种：授权、视撤或者驳回。一般来说，驳回是申请人最不愿意看到的。而且很多时候，一件申请被驳回并不意味着申请文件中没有记载可以被授权的实质性内容，只是已经符合驳回时机。也就是说，部分被驳回的案件，如果申请人的答复和修改恰当，其实是能够获得授权的。因此，深入了解与驳回相关的知识对申请人来说非常重要，它能帮助申请人预判答复后被驳回的可能性，把握修改的方向，尽量避免被驳回。另外，申请被驳回之后，是否意味着该申请文件中记载的技术内容已经不可能获得授权？这也是很多申请人的疑惑之处。为了解答这个疑惑，申请人有必要进一步了解驳回后的救济程序。

针对以上问题，本文将结合法条和审查实践，就驳回条款和时机、驳回后的救济程序、申请人如何答复等方面进行分析，指出国内申请人经常出现的一些问题，为以后的申请人提供借鉴。

1 驳回相关法条介绍

《专利法》第三十八条规定：发明专利申请经申请人陈述意见或者进行修改后，国务院专利行政部门仍然认为不符合本法规定的，应当予以驳回[1]。可以看出，驳回的要件有两点，一是“不符合本法规定”，二是“经申请人陈述意见或者进行修改后”，只有同时满足这两点，才符合驳回时机，审查员才能进行驳回。《专利法》中对于这两点的规定是纲领性的，其中“本法规定”具体指哪些规定，“经申请人陈述意见或者进行修改后”这句话如何理解，在审查实践中具体如何操作，在《专利法实施细则》和《专利审查指南》中进行了进一步的规定和解释。

1.1 驳回条款

《专利法实施细则》第五十三条规定：依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指：（一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的；（二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的；（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的[2]。

以上即是《专利法》第三十八条中的“本法规定”所指的具体条款。也就是说，专利申请不符合上述条款中的任意一个，才有可能被驳回。

作者在这几年的审查工作中，电视技术领域的案件共驳回了38个，主要涉及专利法第二十二条第三款、专利法第二十二条第二款、专利法第三十三条以及专利法第二条第二款这四个条款。其中涉及专利法第二十二条第三款即创造性的案件最多，所占比例达到了80%以上。虽然因为领域的不同涉及不同驳回条款的比例有所差别，但不管哪个领域，涉及创造性的驳回肯定是最多的。

发明专利申请的创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步[1]。它也是申请人接触最多、相对比较了解的一个条款。

1.2 驳回时机

《专利审查指南》第二部分第八章第6.1.1节规定：审查员在作出驳回决定之前，应当将其经实质审查认定申请属于专利法实施细则第五十三条规定的应予驳回情形的事实、理由和证据通知申请人，并给申请人至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。如果申请人对申请文件进行了修改，即使修改后的申请文件仍然存在用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，但只要驳回所针对的事实改变，就应当给申请人再一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。但对于此后再次修改涉及同类缺陷的，如果修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，则审查员可以直接作出驳回决定，无需再次发出审查意见通知书，以兼顾听证原则与程序节约原则[3]。

实质审查程序包括3大基本原则：请求原则、听证原则和程序节约原则。驳回时机即是听证原则和程序节约原则之间的一种平衡。为了给申请人听证的机会，驳回所依据的事实、理由和证据应当在作出驳回决定之前告知过申请人。如果这种听证是绝对的，那么只要申请人一直修改就永远无法驳回，因为驳回所依据的事实一直在变化。因此，为了兼顾程序节约原则，在审查实践中，假如两次修改都涉及同类缺陷，且修改后的申请文件仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷，就可以作出驳回决定。

接下来以创造性为例简单解释一下“事实、理由和证据”以及“驳回时机”。

具体案情：

一件申请包括1项独立权利要求。

审查员在第1次审查意见通知书中指出权利要求1相对于对比文件1和对比文件2不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

申请人答复一通时在权利要求1中加入了说明书中的一个特征A。

审查员在第2次审查意见通知书中继续指出权利要求1相对于对比文件1和对比文件2仍然不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。

申请人答复二通时在权利要求1中加入了说明书中的一个特征B。

审查员以权利要求1相对于对比文件1和对比文件2不具备创造性为由驳回了该申请。

对于上述案件，在指出权利要求1相对于对比文件1和对比文件2不具备创造性时，其中的“事实”指的是权利要求1，审查意见中指出的对比文件1、2公开的特征以及权利要求1与对比文件1、2公开的特征之间的关系，证据指的是审查意见中所引用的对比文件1、2的具体部分，理由即是“专利法第二十二条第三款规定的创造性”。申请人答复一通时修改了权利要求1，虽然修改后的权利要求1相对于对比文件1、2的具体部分仍然不具备创造性（也就是说理由和证据没有变），但由于权利要求1也就是事实发生了变化，因此不符合驳回时机。而申请人答复二通时再次修改后，权利要求1相对于对比文件1、2的具体部分仍然不具备创造性（即仍然存在足以用已通知过申请人的理由和证据予以驳回的缺陷），虽然此时事实仍然发生了变化，但已经修改了两次，则此时已经符合驳回时机，可以直接作出驳回决定。

一般来说，如果申请人没有对申请文件进行修改，通常都符合驳回时机。如果进行了修改，对于同一缺陷，通常要再给一次修改的机会。

1.3 驳回后的救济程序

在实质审查阶段，申请文件被驳回，并不意味着这个案件的审查已经结束。申请人可以启动救济程序，即向专利复审委员会提出复审。

《专利法》第四十一条规定：专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内，向专利复审委员会请求复审[1]。

申请人在提复审时，可以根据情况来考虑是否对申请文件进行修改。比如，如果认为实审员作出的决定有误，可以不对申请文件进行修改，让专利复审委员会进行判断；如果认为实审员作出的决定是正确的，则可以对申请文件进行修改以克服驳回决定中指出的缺陷。

除了复审之外，申请人还可以在原申请的基础上提出分案申请，争取获得授权。

2 审查实践分析

虽然驳回决定是由审查员作出，但一件申请是否被驳回并不是完全由审查员决定的，它与申请人的答复息息相关。可以这么说，对于有些案件，申请人答复的好坏直接关系到其最终走向授权还是驳回。

2.1 修改时机的把握

在了解了驳回时机的前提下，申请人可以在答复时预先判断被驳回的可能性，在驳回的风险与权利要求保护范围最大化之间达到平衡。

以创造性为例，申请人在答复时除了克服创造性的缺陷、尽量避免被驳回之外，还想使得独立权利要求的保护范围尽量大，以保护自己的权益。此时可以合理利用驳回时机。由于存在两次修改的机会，申请人在答复时如果判断此次修改后不会符合驳回时机，则可以选择加入尽量少的特征，使得权利要求的保护范围不会过小，同时在意见陈述中详细论述独立权利要求存在创造性的理由。这样一方面即使审查员认为权利要求仍然不具备创造性，但由于不符合驳回时机也不能驳回，另一方面通过与审查员的交流能够获知审查员的倾向性意见和态度，为第2次的修改打下基础。反之，如果此次修改已经符合驳回时机，那么就应当更加谨慎的进行。

在这里，特别要指出的一点是，驳回时所针对的权利要求是以项为基础的。例如，权利要求书中包括独立权利要求1和引用权利要求1的从属权利要求2。审查员已经评述过权利要求1～2均不具备创造性。如果申请人在答复时仅将从属权利要求2加入权利要求1中，那么，新的独立权利要求1实质上就等同于原来的权利要求2，虽然表面上进行了修改，但实质上并没有变化，因此依然可以作出驳回决定。因此，某些时候，申请人可以考虑往独立权利要求中加入说明书中的特征，这样可以避免出现以上问题。从审查实践来看，国外申请人往权利要求中加入说明书中的特征的情况比较常见，国内申请人通常很少这么做。这也与申请文件的撰写有关。很多国内申请人在撰写申请文件时，没有足够多的具体实施例支持，说明书的内容与权利要求书的内容一样，缺少修改的余地。

2.2 意见陈述的撰写

申请人在答复时，除了申请文件的修改之外，意见陈述的撰写也很重要。特别是创造性问题，因为创造性的评述相对来说是比较主观的，在事实认定、结合启示、公知常识的使用等方面都有争议的余地。尤其是公知常识的使用，其通常是争议的焦点。一个好的意见陈述能够说服审查员同意你的意见，从而保护自己的权益。

在这一点上，以作者的审查实践来看，国内申请人与国外申请人相比存在相当大的差距。国外申请人通常非常注重独立权利要求的保护范围，对审查意见中自己不认同的地方，会在意见陈述中给出详细的理由来说服审查员，而不会轻易往独立权利要求中加特征。相反地，很多国内申请人更注重授权这个结果，修改完全按照审查员的意见来进行，缺少自己的判断，结果往往在独立权利要求中加入大量特征，导致独立权利要求的保护范围过小；当有不同意见时，也很少在意见陈述中给出有说服力的理由，因此也无法说服审查员而导致被驳回。

以创造性中公知常识的使用为例，一个好的意见陈述，首先应当具体指出哪些特征被审查员认为是公知常识，并结合申请文件的记载分析这些特征所起到的作用，指出该特征不是公知常识以及使得权利要求具有创造性的理由，并可以进一步请审查员提供证据；而不是仅仅在意见陈述中简单指出不同意该意见。对于某一些案件来说，意见陈述的好坏直接决定了其最终走向。

虽然审查员尽量做到成为一个本领域技术人员，但不可否认的是，不可能对每个案子都做到这一点。申请人对于自己的申请文件是最了解的。而且，申请人也有这个义务和权利通过意见陈述与审查员沟通，以得到更准确、稳定的审查结果。

2.3 原始申请文件的撰写

有些案件的缺陷是可以通过修改来克服的，但有些案件的缺陷是原始申请文件的撰写导致的，很难通过修改来克服，从而导致被驳回。在电视技术领域中，某些大学或研究所的涉及视频编码方法的专利申请，在撰写申请文件时，由于申请人的疏忽，经常出现某些参数没有定义或者某些步骤含糊不清的问题，这些问题容易导致说明书公开不充分，又无法通过修改来克服（修改时容易超范围），从而最终走向驳回。另外，正如前文所提到的，很多国内申请人在撰写申请文件时，没有足够多的具体实施例支持，说明书的内容与权利要求书的内容一样，缺少修改的余地。

2.4 救济程序的利用

根据作者近几年的审查实践，在电视技术领域，驳回的案件总共38个，其中国外案件18个，所占比例为47.4%，国内案件20个，所占比例为52.6%。在这38个被驳回的案件中，有16个案件提出复审，其中国外的案件就占了12个，所占比例达到75%；而在国内申请人提出复审的4个案子中，还有两个申请人是TW的。从这两个数据明显可以看出，国外申请人对于驳回后救济程序的利用更加频繁，对于自己的权利寸土必争，而国内申请人驳回后提复审的相对较少。在驳回后，如果申请人对驳回决定不服或者认为能通过修改来克服驳回所指出的缺陷，则可以考虑利用复审程序，而不是轻易放弃自己的权利。

另外，除了复审之外，分案也是可以利用的一个救济手段。

3 总结

通过以上分析可以看出，一件专利申请是否被驳回除了其本质上是否包括可以被授权的实质性内容外，与申请人的答复也有很大关系。因此，深入了解驳回相关条款，认真分析审查员的审查意见，把握修改的时机，作出合理的修改和有说服力的意见陈述，将有助于申请人保护自己的权益，尽可能的避免驳回。

[1]中华人民共和国专利法(2008修正)[EB/OL].[2012-6-25].http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/fljxzfg/200812/t20081230_435796.html.

[2]中华人民共和国专利法实施细则(2009)[EB/OL].[2012-6-20].http://wenku.baidu.com/view/4f049e176edb6f1aff001f3e.html.

[3]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南2010[M].北京：知识产权出版社，2010.