申请日后证据及其在专利审查中的应用探析

文 / 周胜生 刘斌强 欧阳石文 欧阳雪宇

申请日后证据及其在专利审查中的应用探析

文 / 周胜生 刘斌强 欧阳石文 欧阳雪宇

全面梳理专利审查中涉及到的各种申请日后证据，从证据所起作用、涉及的法律问题以及证据本身的性质进行了类型划分，并分别从理论和实践的角度对申请日后证据在专利审查中应用进行了深入的分析。

申请日后证据 专利审查 客观事实

引言

在专利审查中，尤其是在对专利申请的新颖性和创造性审查中，审查员采用的证据通常都是现有技术，即申请日以前公开的证据。但专利审查中有些法律条款的部分内容也涉及到申请日后公开的技术内容或者申请日后形成的证据，例如专利审查中已广为应用的抵触申请和避免重复授权的证据【1】。除此之外，专利审查中还可能涉及其它类型的申请日后证据，但在审查指南中关于这方面的规定较少，导致在审查实践中审查员遇到这类证据时不能很好地使用这类证据，有时可能会影响到审查结果的公正性。

然而，目前尚缺乏关于申请日后证据在专利申请中作用的系统性研究，本文试图全面梳理申请日后证据的具体涵盖范畴，从多个角度对申请日后证据的不同类型进行划分，探讨申请日后证据在专利审查中应用的理论依据，并辅以实例加以说明，以期为相关法律法规的制定以及审查实践提供参考与借鉴。需要指出的是，本文所称“专利审查”或“审查”既包含专利申请的实质审查，又包括专利申请的复审审查以及授权后的专利无效审查过程。

一、定义和类型

在民事诉讼中，证据是指能够证明民事案件的真实性的事实。证据通常具有客观性、关联性和合法性的特点，它是做出民事判决的事实依据【2】。

本文所称的申请日后证据是指在申请日后产生或公开的并且对本申请的专利性可能构成影响的证据，它是除了申请日之前公开的属于现有技术证据之外的证据。申请日后证据包括例如申请日后公开的用于证明申请日之前的现有技术水平的证据、申请日后提交的证明技术效果的对比实验数据、证明申请日后获得商业成功的证据、抵触申请以及涉及禁止重复授权的证据等。

根据申请日后证据是否会造成权利冲突、申请日后证据具体涉及的法律问题/法律条款、申请日后证据本身的性质，可以有不同的申请日后证据分类方式，下文分别论述。

（一）基于是否造成权利冲突分类

基于证据是否会造成权利冲突，申请日后证据可大致分为以下两类：

1.可能导致权利冲突的证据

这类证据包括抵触申请和涉及禁止重复授权的证据，这两种证据的使用有相对明确的法律规定。需要说明的是，在这类证据中可能存在部分的抵触申请，其虽然并不会实际导致权利冲突（例如已经视撤的在先申请），但从立法本意上看，抵触申请的用意在于避免重复授权，因此我们仍然将所有抵触申请归为涉及导致权利冲突的证据。

这类证据在审查中的应用较为明确，但在一些具体使用标准和方式上可能存在一些问题，导致不能更好地应对目前审查工作中面临的诸如非正常专利申请、滥用分案申请等问题。

2.不导致权利冲突的证据

这类证据例如包括用于证明申请日之前的现有技术水平的证据、证明技术效果的对比实验数据、证明申请日后获得商业成功的证据等。除了证明发明获得商业成功的证据之外，其它证据所起作用尽管在专利法律法规中没有明确或详细的规定，但这类证据仍然可能对判断说明书是否公开充分、权利要求是否具备新颖性与创造性、发明是否具备实用性、权利要求是否得到说明书支持等造成影响。在绝大多数情况下，这类证据虽然会对申请的专利性产生影响，但通常并不会与专利申请发生直接的权利冲突，因此我们将这类证据归为不导致权利冲突的证据。

导致权利冲突的证据（抵触申请和涉及禁止重复授权的证据）和不导致权利冲突的证据在性质和作用上具有截然不同的特点，尤其是前者有明确的法律规定，研究比较充分，但目前关于后者的规定不够明晰，实践中的应用也比较困难，审查员面对这类证据时容易感到困惑，并由此可能造成审查结果的不一致和不客观。

（二）基于具体涉及法律问题分类

根据专利审查中涉及的实质性法律问题，申请日后证据可分为如下几类：

1.涉及判断专利法第22条第2款权利要求是否具备新颖性的证据。例如包括用于证明申请日前的物质固有属性的证据、抵触申请等；

2.涉及判断专利法第22条第3款权利要求是否具备创造性的证据。这类证据包括用于证明技术效果的对比实验数据、证明材料的固有属性、发明创造的难度或现有技术水平的证据、或用于证明发明取得商业成功的证据等；

3.涉及判断专利法第22条第4款权利要求是否具备实用性的证据。例如通过证明发明已经实施来证明发明具备实用性的证据或证明发明因无法再现而不具备实用性的证据；

4.涉及判断专利法第26条第3款说明书是否充分公开的证据。这类证据通常用于证明申请已经充分公开、或用于证明申请不可实施等。具体证据可以是用于证明技术效果的对比实验数据、证明材料的固有属性或现有技术水平的证据；

5.涉及判断专利法第26条第4款权利要求是否得到说明书支持或者权利要求是否清楚的证据。例如包括用于证明发明的技术效果的证据，表明权利要求中某术语具有确切的含义的证据；

6.涉及专利法第9条有关禁止重复授权的证据。在这种分类方式下，不同法律问题可能涉及的申请日后证据的种类不完全相同，对证据的要求和使用标准也可能不同，同时部分类型的申请日后证据还可能涉及多个法律问题。

（三）基于证据本身的性质分类

基于申请日后证据本身的性质，还可以分为如下三类：

1.证明申请日前存在的客观事实的证据。申请日前的客观事实，例如包括固有属性、技术效果、本领域技术人员的技术水平等。

2.证明申请日后发生的客观事实的证据。目前审查指南中规定可用于证明某发明取得商业成功的证据即属于这类证据。

3.抵触申请和涉及禁止重复授权的证据。这类证据在申请日之前或当天提交给专利局，但在申请日后公开。由于这类证据均是提前交给专利局的专利文件，且其应用在专利法上有明确的规定，因此，其在专利审查中的应用比较成熟。

以这种方式分类的申请日后证据，当用于证明申请日前的客观事实时，其应用可能涉及多个实质性的法律条款（如说明书是否公开充分、申请是否具备创造性等等）。

二、在审查中应用的理论探讨

对于可能导致权利冲突的证据（抵触申请和涉及禁止重复授权文件），其应用有明确的法律依据和理论依据（主要是避免权利冲突和先申请原则），在此不详细论述。以下主要针对不导致权利冲突的申请日后证据在专利审查中应用的理论依据进行探讨。

在审查中使用申请日后证据是证据本身的法律属性决定的。如上文所述，在民事诉讼中，证据是指能够证明民事案件的真实性的事实，对证据本身并没有时间上的限制，对它的基本要求是客观性、关联性和合法性，最终目的在于还原案件事实的真实性。虽然专利审查属于一种行政执法，其在法律程序内容等方面不同于民事诉讼，但在使用证据证明案件事实的真实性方面具有相通之处。事实上，这一点也清晰地体现在专利审查指南中，审查员在做出驳回决定时需要基于合理合法的事实、理由和证据。因此，从证据本身的法律属性和作用上看，允许在专利审查中使用申请日后证据，是实现案件客观公正审查的要求。

在专利审查中使用申请日后证据符合专利制度鼓励发明创造、促进科技进步的初衷。专利权是一种排他性权利或垄断权利，其前提是专利权人向社会充分公开具有新颖性、创造性和实用性的技术方案。判断技术方案公开是否充分以及是否具备新颖性、创造性和实用性等实质性条件的时间点是申请日，判断主体是本领域技术人员，技术基准是申请日时的现有技术水平。由于现有技术的宽泛性和不确定性，为了确保判断标准的一致性，在审查实践中，将本领域技术人员虚化成一个假想的人或团队。这个假想的人或团队具有知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识、能够获知该领域中所有的现有技术的能力。

然而，现实生活中，不管是申请人、发明人还是审查员，都不可能真正具备这种掌握几乎不受时间和空间限制的现有技术的能力。由于现有技术的这种宽泛性和不确定性以及审查员掌握知识能力的有限性，为了确保审查结果更具客观性和公正性，应当尽可能地使用能够证明发明与现有技术之间的真实关系的任何证据，这其中当然不应当排除申请日后证据。

毫无疑问，使用申请日前公开的证据最直接、最容易达到“还原案件事实”的目的，这也是目前在专利审查中主要使用申请日前公开的现有技术证据的主要原因。但不可否认的是，在某些情况下使用申请日后证据也是必须的。因为，使用证据证明发明与现有技术之间的关系的这一目的本身与证据是公开在申请日之前还是之后并没有直接关联。因而，在专利审查中允许使用申请日后证据是专利审查制度设计的需要，符合专利制度设计的初衷，进一步需要确定和把握的是哪些申请日后证据可以使用，以及如何使用的问题。

三、在审查中的作用形式

具体来说，不同性质的申请日后证据在审查中具有不同的作用形式。除抵触申请和可能导致重复授权的两类证据之外，其它申请日后证据在审查中大致具有如下四种作用。

第一，证明申请日前广为人知的客观事实。该客观事实本身是在申请日前已为公众所知的事实，但该证据却在申请日后才能获得，例如以下两种情况均属于这类证据：（1）在申请日前已构成公知常识的知识，但写入到教科书或辞典等公知常识性证据中出版的时间可能在申请日之后；（2）在申请日前发生的口头公开，但在申请日后书面记载该事实的文件。这种证据在新颖性、创造性和公开充分的审查中可能涉及。

第二，证明申请日前虽不为人知但客观已存在的事实。这种证据比较典型的例子是证明材料的固有属性类的证据，这是因为材料的固有属性通常不会因时间变化而改变。此外，通过申请日后证据表明发明在申请日当时就可能公开不充分、不具备实用性等情形也均属于这类证据，因为，如果发明相对于申请日后的技术水平还存在公开不充分、不具备实用性的问题，那么相对于申请日当时的技术水平也一定存在这些问题。

第三，用于理解发明的原理或理论。有时候需要通过申请日后证据更好地理解发明所依据的原理或理论，或者通过一些证据表明发明所依据的推理或事实是错误的。这类证据主要是用于给审查员弥补相应的技术知识以使其达到本领域技术人员的水平。

第四，用于表明发明获得商业成功。这在审查指南中有明确的规定，也是目前国内外专利审查机构基本认可的一种情形，其可以考虑的内在原因在于它可以从商业应用的角度来佐证发明所具备的创造性。

四、应用现状

目前，国内外各专利审查机构均认可导致权利冲突的申请日后证据在专利审查中的应用，但对于不导致权利冲突的申请日后证据，各专利局的规定不完全相同。下面以美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局（EPO）和我国专利局为例，对相关规定作简单介绍，初步了解申请日后证据的应用现状。

1.USPTO

USPTO在MPEP第2100章第2124节关于基准日必须早于申请日的例外中规定：在某些特定的情况下，引用用于证明普遍的事实的文献不必在申请日前能够作为现有的技术获得。所述事实包括某种材料的特征或性质或科学常识。在某些特殊的案例中，在后的出版物可被用作为事实性的证据。1.美国专利商标局审查程序手册第2100章第2124节.

例如，在In re Christopher L. Wilson和Robert Lieberman案（50 C.C.P.A. 773;311 F.2d 266; 1962 CCPA LEXIS 170; 135 U.S.P.Q.（BNA）442）中，涉及申请号为451703，在创造性的评述中使用申请日后证据。本案涉及申请的申请日为1954年08月23日，发明名称为“制造泡沫聚酯材料”的申请。该发明申请涉及一种聚亚安酯泡沫产品，上诉人在说明书中描述该产品及其制备方法与现有技术是一致的。该产品是由聚酯树脂、有机二异氰酸盐和水反应制成的，在反应中使用了一种催化剂来加速反应，反应中生成的气体作为鼓泡剂，使粘性的液体物质成为泡沫。该发明是对已知产品已知生产过程的特定细化。上诉人声称发现了一种改良的方法，能够产生一种“主要为开放孔结构”的产品，其中大部分气泡或泡沫的孔是连通的，与“分离的孔”相区别，其是不连通的。审查员在评述创造性时引用了一篇对比文件“Urethane Resilient Foams Made from Polyesters”，该文献的公开日（1956年02月15日）晚于本申请的申请日。其中公开了聚亚安酯泡沫中大多数孔是连通的。法院认为上述证据虽然是申请日后公开的，但其证明的申请之时的客观事实（材料的固有属性），其使用是正确的，因此最终驳回上诉，维持驳回该申请。2. 311 F.2d 266, Application of Christopher L. WILSON and Robert Lieberman, Patent Appeal No. 6858, United States Court of Customs and Patent Appeals.

2.EPO

EPO则在审查指南（2009）第C部分第VI章第5.3.5节关于“证据”部分类似地规定，在某些情况下，尽管不允许加入到申请中，后提交的实施例或新效果可以作为审查员考虑的证据，用以支持要求保护的发明的专利性。对于在后提交的用于证明效果的证据，只有在该效果在原申请中有记载或者隐含或至少与原申请公开的效果有关才可被接受。在原申请中给出了相应信息的基础上，新增加的实施例可以作为证据证明发明在要求的范围内能容易地被应用。3. 欧洲专利局专利审查指南第C部分第VI章第5.3.5节.

审查指南（2009）第C部第VI章第13.3节关于书证还规定：“书证包括提供信息，或提供文件或誓词。例如，为了反驳审查员对创造性的质疑，申请人可以提供关于发明技术优点的信息。此外，申请人还可以提供来自申请人自己或其他独立证人的誓词，以证明本领域技术人员长期未解决本发明解决的技术问题，或发明完全偏离了相关的现有技术。”对于证明创造性提交的对比实验证据作为例子来说明。在T35/85中，当事人提交的对比实验是与新制备的最接近现有技术的替代物进行对比，该替代物的部分特征与发明中的普通技术特征是相同的，目的是为了得到更接近发明的替代物，以便清晰地证明因区别技术特征导致的有益效果。而在T172/89中，补充提交的对比实施例中，作为比较基础的产品是可以买到的，明显是随机选择的，因而被比较的产品不能作为代用品用于证明创造性。4. Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, Fifth Edition, December 2006.

3.SIPO

我国专利审查指南中部分明确了可采用申请日后证据的情况，例如取得商业成功的证据可以作为发明是否具备创造性的辅助性考虑因素，在判断说明书是否充分公开时申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑，在无效审查过程中可以采用申请日后记载的使用公开或者口头公开的证据，对于其它情况并没有明确的规定。在审查实践中，有时也会考虑申请人提交的申请日后的对比实验数据来佐证判断权利要求是否具备创造性，也存在使用申请日后证据证明公开不充分的情况，这可通过例子来说明。某申请人同日提交两份专利申请，这两件申请均涉及列车运行监控装置综合测试，前一申请请求保护其中的通用适配器，后一申请则涉及整个测试系统，前一申请记载很简单，缺少关键部件MPU和FPGA与适配器之间关系的描述，后一申请记载得详细，具体记载了整个测试系统构成，根据后一申请的记载能够证明前一申请缺乏关键的技术描述，导致前一申请技术方案无法实施，审查员进而以公开不充分驳回了前一申请。

结语

专利审查本身的客观性、公正性要求，决定了应当尽可能的采用各种可用于确定发明是否具备可专利性的证据，其中当然应当包括申请日后证据。对于不导致权利冲突的申请日后证据在专利审查中的应用，在我国相关专利法规中虽有提及，但规定非常不全面，因而造成在审查实践中不容易把握这类证据具体如何使用的问题。笔者认为，至少应该在审查指南层面对这类证据在专利审查中的应用进行相对详细的、可操作性强的规定，并辅以一定的例子予以说明，以引导审查员更好地运用申请日后证据。（作者单位：国家知识产权局专利审查协作中心）

[1]国家知识产权局.专利审查指南[M]. 北京：知识产权出版社，2010.

[2]江伟.民事诉讼法【M】.北京：高等教育出版社，2007.