美国国防合同下政府投资产生的涉密知识产权归属考证

文 / 杨海 王强

关于美国政府合同下政府投资产生的知识产权归属问题，国内早已进行了研究。这些研究也多少涉及了国防合同下政府投资产生的涉密知识产权的归属。至今有这样的观点认为：美国对于国防合同下政府投资产生的涉密知识产权，所采取的处置原则是所有权归政府所有，并认为这是一条美国经验。

经过研究，笔者发现以上观点虽自有一定道理，但也含有对美国做法的片面误读。因为从《拜杜法》、《联邦采办条例》（下称FAR）、《联邦采办条例国防部补充条例》（下称DFARS）的相关规定中，以及美国国防部的知识产权指南的阐述中，并结合美国的有关实例考察，都找不出支持上述观点的证据。

一、对《拜杜法》关于所有权归属于政府规定的调研

《拜杜法》关于政府合同下产生的发明的权利归属规定见《美国法典》第35篇（专利法）第18章第202条款（a）款。其中规定，承包商可以选择对政府投资产生的发明（下称 “从属发明”（subject invention））保留所有权，但有以下四种情形之一的，政府合同可以另有规定：

“（i）承包商不在美国、在美国没有营业场所或受外国政府控制；

（ii）联邦机构认定，在某些例外情形下，限制或取消对任何从属发明保留所有权的权利，将更好地实现本章的政策与目标；

（iii）法规或行政命令授权开展对外情报与反情报活动的政府机构认定，限制或取消对任何从属发明可保留所有权的权利，对于保护这些活动的安全是必要的；或

（iv）政府合同包括能源部的由政府所有、承包商运营的设施的运作，而这种设施主要专用于舰船核动力推进计划或武器计划，但在此规定的对承包商选择保留从属发明所有权的权利的所有合同限制，只针对在上述能源部的两种计划下产生的发明。”

在上述规定的四种例外情形中，第（i）种例外出于美国公共利益的考虑。运用这种例外的政府机构主要是美国国立卫生研究院，其公布的有关通知中指出：用美国纳税人的钱开发的知识产权，如果自动放给外国公司，可能导致美国公司处于竞争劣势，或导致重大公共健康利益的技术被外国公司控制[1][2]。

第（ii）种例外出于确保《拜杜法》的政策和目标实现的考虑。所述的“政策和目标”主要是指促进政府投资的发明的应用、商业化和可为公众所得到。据有关资料[3]，实践中运用第（ii）种例外作出“例外情形认定”的政府机构主要是国立卫生研究院和能源部。国立卫生研究院规定的“例外情形”分两类，一类是从属发明涉及生物医学领域的“研究工具”（或称为“独特的研究资源”，包括单克隆抗体等）的，另一类是从属发明所涉及的合同属于多方合作类型的。而且，即使从属发明属于“例外情形”，也还需要依据具体客观情况灵活处置。例如，从属发明涉及 “研究工具”的，如果已可被生物科学家直接使用，则以国立卫生研究院为主导的方式，向生物医学界推广，不给予承包商独占权，更符合《拜杜法》的目标；但如果还需借助私人投资开发才能实现这种发明的主要用途，则仍允许承包商保留所有权，符合《拜杜法》的目标。能源部的“例外情形”包括拟大力向工业界推广的核心技术（core technology），例如，在用固态照明技术取代白炽灯的核心技术计划的合同下的从属发明。此外，能源部采办条例中规定，涉及或在以下技术领域范围内的从属发明是“例外情形”从属发明：“(A)铀富集技术； (B) 民用高放废物的贮藏和处置；以及(C) 根据原子能法第148条款规定的涉密或敏感的国家安全技术。”

第（iii）种例外出于保护对外情报与反情报活动的安全考虑。除发明本身外，承包商与政府机构签订的合同涉及这类活动的事实，都包括在被隐藏的范围内[4]。

第（iv）种例外出于与《原子能法》有关规定相协调的考虑。《原子能法》规定，在能源部合同下做出或构思的发明，用于特种核材料或原子能的生产或利用的，应属于能源部的财产，但能源部可以放弃对这种财产的权利主张[5]。1984年修订的《拜杜法》，考虑了《原子能法》的规定对《拜杜法》第四种例外的解释效应以及能源部与其承包商的利益平衡，进一步限定第（iv）种例外的适用范围，主体限于能源部的政府所有、承包商运营的实验室的承包商，客体限于能源部的舰船核动力推进或武器计划下合同的从属发明[6]。

综上所述，尽管《拜杜法》规定了对某些特定的涉及国家安全的从属发明所有权可以归属于政府，但这些规定仅针对部分国防机构合同的特定技术领域的发明，并不涵盖政府所有国防机构合同的涉及国防安全的从属发明。规定背后的原因也不是仅泛泛地从涉及国家安全考虑。我们还可以反证一下。既然《拜杜法》中采取列举方式列出对外情报与反情报活动的和能源部的武器计划的从属发明的所有权可归属于政府，那么，假如还含有凡是涉及国防安全需要保密的从属发明的所有权归属于政府的意思，则应当同时列举出国防部的武器计划也属于这种情形，否则其立法明显存在漏洞。这显然是不可思议的。从涉及国家秘密的角度看，《拜杜法》中的第（iii）和（iv）种例外与美国保密法规的保密范围规定以及保密要求规定之间，似乎也有某种一致性。例如，美国的12958号总统行政命令规定的保密范围类别有：军事计划、武器系统、或作战信息；情报活动（包括特种活动）、情报来源或方法、或密码；与国家安全有关的科学、技术或经济事项；美国政府保护核材料或核设施的计划等。这种保密范围类别归纳，将情报活动、核计划与涉及国家安全的科学技术相并列。该命令中还规定，与情报来源和方法相关的信息以及大规模杀伤性武器的发展或使用的信息，属于可免除自动解密的长期保密信息。还需注意的是，在《拜杜法》中，针对上述四种情形，所用的措辞是“可以”（may），而不是说在这些情形下所有权必须归属政府。从上述的政府机构的实际贯彻运用中也体现出这一点。

二、对FAR和DFARS以及国防部指南关于政府权利规定的调研

在《拜杜法》的基础上，FAR在27.3子部分（subpart）“政府合同下的专利权”中，对政府合同下政府和承包商的权利分配做出规定，并要求合同官在政府合同中酌情分别插入对权利分配做出规定的标准条款，即52.227-11、12或13条款，其中52.227-11和12条款对承包商保留所有权的情况进行规定，分别适用于“小企业和非营利组织”和除小企业和非营利组织以外的承包商，52.227- 13条款对政府获得所有权的情况进行规定，适用于上述《拜杜法》规定的政府可获得所有权的“例外情形”。上述规定中，具体限定了政府可以获得所有权的条件，但这些条件中都并不含有由于国防秘密的保密原因在权利分配时应由政府获得发明所有权的表述。此外，关于涉密合同产生的发明的专利申请方面的规定，见52.227-10条款。按照该条款，承包商拟提交专利申请的发明涉及合同下被确定了密级的主题的，应履行特别报告和遵守合同官的指令等有关保密要求的义务。但该条款中同时明确提出，承包商提交这类申请的权利不得被拒绝。即不得仅仅由于保密的原因不让承包商申请专利，实际上也表明了承包商可以获得涉密发明的所有权。因为，如果承包商只有权提交申请，而最终专利权人不是自己，他就没有积极性去申请，上述有权申请的规定也就毫无意义。总之，在《拜杜法》的基础上，FAR并没有进一步限定因国防保密而所有权应归政府的其他情形。

对国防部合同下产生的发明的专利权归属，美国国防部依照FAR的上述规定行事，DFARS对此没有专门规定。根据《美国法典》第10编（武装力量）第137章第2320条款，DFARS对于在合同下交付政府的技术资料和计算机软件，规定了权利分配的原则、标准和程序。按照其规定[7]，对于政府投资产生的技术资料和计算机软件，政府获得使用范围不受限制的许可权，称为“无限权利”。除此之外，DFARS相关规定中没有出现由于涉及国防秘密的原因将导致技术资料和计算机软件所有权归政府的字眼。而且，根据美国国防部合同知识产权指南[8]的阐述，国防部的知识产权条款制定的总的原则是：通常允许承包商保留支配其在国防部合同下开发或交付的技术/信息的知识产权的所有权，国防部只获取许可权。表明承包商保留所有权是原则，国防部获得所有权的情况将是例外。而对于国防合同来说，涉密武器装备研制合同必然占很大比例，决不可能只是其中的例外。所以，从国防部遵循的法规表述看，承包商可以对政府投资的、涉及国防秘密的知识产权拥有所有权。

三、对国防承包商专利实例的调研

我们首先应了解的是，按照FAR的上述专利权归属的规定，对于从属发明，承包商选择保留所有权的，要求承包商应当及时提交专利申请，为保护政府权利，还应在专利申请说明书中提出“本发明是在（填入有关联邦机构名称）授予的（填入合同识别信息）下由政府支持做出的，政府对本发明有一定的权利”之类表述的声明。此外，按照美国《发明保密法》（美国专利法第17章）的规定，保密专利申请在保密令未解除之前，其专利权的颁发是被扣压的，在解密后才可能被授予专利权[9]。从这些规定可知，如果美国解密专利的专利权人是承包商，而且专利说明书中有上述声明，则表明，所涉及的政府涉密合同下，对于该专利包含的曾被保密的从属发明，自其产生后承包商就保留所有权。以研制了“爱国者”导弹等先进武器装备的著名私营国防承包商雷声公司为例。该公司于1984年5月14日提交的名称为“锁相环电路”的美国专利申请，涉及导弹半主动雷达制导系统，至2006年3月28日才颁布授权，从申请到授权经历22年，显然是解密专利，专利号为7019684，专利权人为雷声公司，该专利说明书中有这样的声明：“本发明涉及海军部授予的N00019-78-0258号合同，政府对本发明有权利”。所以，实例证明美国国防部允许承包商对于合同下产生的涉及国防安全需要保密的发明保留所有权。而且，这并不是单独个别案例，雷声公司的多项解密专利都属于这种情况。例如，7696460号专利涉及雷达信号频率调制补偿电路，涉及国防部合同，保密期更长，从申请到授权经历33年。

[1] Intellectual Property in Government Contracts, 6th Edition. October 2008 Ralph C. Nash, Jr., Leonard Rawicz. P268

[2] NOT-OD-02-039，2002.3.14 http//grant. nih.gov

[3] 同上[1]，P268-280

[4] 同上[1]，P281

[5] ATOMIC ENERGY ACT，Section 152

[6] 同上[1]，P281

[7] DFARS227.7102、7103、7104，252.227-7013、7014、7015、7018

[8] Intellectual Property: Navigating Through Commercial Waters——Issues And Solutions When Negotiating Intellectual Property With Commercial Companies. Office of the Under Secretary of Defense For Acquisition, Technology and Logistics. October 15 2001

[9] 35 U.S.C.181