实质审查、复审和无效程序中发明专利文件修改的比较研究

文 / 张艳

发明专利申请因其授权后保护期限长，且因经过了实质审查权利要求的稳定性强而越来越多的受到专利申请人的青睐，而在发明专利申请之初申请人撰写的专利申请文件难免会出现各种缺陷，存在缺陷的专利申请在取得授权以及后续的专利实施阶段，一方面会影响向公众传递专利信息，妨碍公众对授权专利的实施应用；另一方面影响专利权保护范围的大小及其确定性，给专利权的行使带来困难，故在发明专利的实质审查阶段、复审阶段和无效阶段都提供了对专利文件进行修改的机会以取得稳定的专利权，但是这三个阶段对修改的要求各不相同，本文将从程序设立的初衷、适用的法条、修改时机和修改内容等方面对此进行详细分析。

一、专利文件修改程序的立法目的

我国专利法的体系是两级行政程序，两级司法程序。在两级行政程序中专利局负责专利权的审批，专利复审委员会负责驳回申请的复审和专利权的无效宣告。我国现行专利法和实施细则中关于实质审查、复审程序以及无效程序中涉及修改的主要条款是《专利法》第33条、《专利法实施细则》第51条、第61条和第69条。

《专利法》第33条表达了两层含义：第一、申请人可以对其专利申请文件进行修改；第二，对专利申请文件的修改应当遵循规定的原则，符合规定的条件，即对发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

《专利法实施细则》第51条规定了在实质审查阶段，申请人在三个月内可以主动对专利申请文件进行修改，在三个月后审查员和申请人或代理人之间通过审查意见通知书及其答复就申请文件本身存在的问题进行沟通和交流，以期对申请文件的修改和完善。

《专利法实施细则》第61条指出申请人在答复复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷，而不能随意的修改。

《专利法实施细则》第69条中规定了专利权人在无效程序中只允许修改权利要求书而不得修改说明书和附图，其核心是：这种修改不得扩大原权利的保护范围。 实质审查、复审程序以及无效程序中关于修改的要求和上述相关的法律条款的对应关系如表1所示。三个阶段的修改在内容和范围上都必须满足《专利法》第33条的要求，《专利法》第33条的立法初衷之一在于防止申请人或专利权人在申请日后将申请日时公开的发明以外的内容补入专利申请文件以完善其发明创造，从而获得不正当的利益，以防止信赖原始提交的专利申请文件内容的第三人利益受到损害。这是发明专利审查和后续的行政救济程序对文件修改的一致要求，而且严格程度也应该是一致的。

表1 关于修改适用的法律条款的比较

三者不同在于实质审查程序是全面审查，其对专利的各个方面都进行审查，复审程序仅仅针对驳回决定和复审请求的范围进行审查，而无效宣告程序仅仅对请求人提出的无效请求范围进行审查，所以实质审查阶段申请人的修改是为了消除申请文件中存在的各种缺陷，而复审程序中的修改是为了消除驳回理由中指出的缺陷，无效程序中的修改是为了消除请求人提出的无效宣告请求所针对的缺陷，故复审和无效程序中修改的仅仅是某种或某些缺陷，尤其是无效程序中对专利的修改仅限于权利要求，不能修改说明书和附图，而且这种修改不能扩大原权利的保护范围。

上述不同根源在于三个阶段设立修改程序的目的不同，实质审查阶段设立修改程序的目的是申请人在收到审查员的审查意见通知书或电话等形式的审查意见后，申请人根据各次审查意见修改专利申请文件或陈述理由以取得符合专利法的相对稳定的专利权。复审程序设立修改程序的目的是为申请人提供一种通过修改文件或陈述理由而实现撤销驳回决定的快捷补救途径，或者通过修改专利申请文件来克服驳回缺陷得到授权。无效程序设立修改程序的目的是为专利权人提供通过合法途径，即无效程序中对权利要求书的修改，合理限定专利保护范围的机会。

二、修改程序的具体规定

（一）主动修改

《专利法实施细则》第51条规定在实质审查阶段主动修改的时机为“提出实质审查请求时或者在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内”。时限规定的目的在于保证审查文本的稳定性，提高审查效率，避免因为申请人的随意修改而导致审查资源的浪费，此时，只要符合《专利法》第33条的规定，申请人可以对权利要求进行扩大、缩小、变更主题名称或者增加权利要求的项数等，甚至可以重新撰写权利要求书和说明书，自由度比较大。

《审查指南》第二部分第8章第5.2.1.2对《专利法实施细则》第51条作出了具体的规定：“如果修改的时机或方式不符合《专利法实施细则》第51条的规定，则这样的修改文本一般不予接受”。“然而，对于虽然其时机或方式不符合《专利法实施细则》第51条的规定，但其内容与范围满足《专利法》第33条要求的修改，只要经修改的文件消除了原审查文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于缩短审查程序”【1】。

由此可见，在某些情况下，只要有利于缩短审查程序，在进入实质审查程序三个月之后申请人的一些主动修改也可以接受。例如在实际操作中，当发明专利申请具有授权前景，申请人在答复过最近一次审查意见通知书之后发现专利申请还存在一些次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷的时候，申请人提交主动补正，审查员也是接受的。

而在复审程序中，《专利法实施细则》第61条规定：请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时，可以修改专利申请文件；但是，修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。可以看出请求人在提出复审请求时所作的主动修改应当仅限于消除驳回决定所指出的缺陷，因此从严格意义上来说，在复审程序中提出复审请求时，请求人对复审文件的修改不同于《专利法实施细则》第51条所规定的申请人所进行的主动修改，因为《专利法实施细则》第51条所规定的两次主动修改机会中，修改内容仅受到《专利法》第33条的限制。实质审查阶段申请人提交的修改是主动自愿的，是基于技术发展的趋势和同族专利申请的审查情况作出的，而复审阶段即使是在提出复审请求的时候也是基于申请被驳回所作出的，对复审阶段非规定时机提出的修改，《审查指南》并没有给出明确的规定，在实际操作中，只要有利于缩短审查程序和提高审查效率，比照《审查指南》第二部分第8章第5.2.1.2的规定【2】，一般都会适当放宽请求人对于修改时机的限制。

无效宣告程序则不允许专利权人对专利文件进行主动修改，即使是明显的文字性错误也不允许修改。

（二）根据专利局以及复审委所发文件进行的修改

在实质审查程序中，专利审查员对发明专利申请进行全面审查，通过多次发出审查意见通知书以及配合电话讨论、会晤等手段进行审查，而申请人在答复审查意见通知书时对申请文件进行修改应当符合实施细则第51条第3款的规定，即应当按照审查意见通知书的要求进行修改。当出现下列情况时，由于不利于节约审查程序，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为经审查员同意的修改，因而不能被接受：（1）主动删除或改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了该权利要求请求保护的范围；（2）主动将仅在说明书中记载的与原来要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题； （3）增加了新的独立或从属权利要求，该独立或从属权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过。

在实质审查阶段，可以对包括权利要求书、说明书、说明书附图和说明书摘要在内的整个申请文件进行修改，并且权利要求的项数也可以增加，对于有授权前景的申请，申请人在答复通知书的时候只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改。

复审程序中修改的时机为答复复审通知书（包括复审请求口头审理通知书）或者参加口头审理时。

关于修改的内容，在审查指南中规定，复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷，下列情形通常认为不符合上述规定而不被接受：（1）修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围；（2）将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求；（3）改变权利要求的类型或者增加权利要求；（4）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。

可以看出在复审阶段，可以对包括权利要求书、说明书、说明书附图和说明书摘要在内的整个申请文件进行修改，但是权利要求的项数不能增加，修改仅限于克服驳回决定的缺陷，但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形可以被接受。

无效宣告程序中，专利权人修改的时机有以下四种：（1）专利权人可以在收到无效宣告请求书时对权利要求进行修改；（2）在口头审理的当时可以通过删除的方式进行修改；（3）在请求人增加了无效宣告理由或者补充了证据；（4）专利复审委员会引入的请求人没有提及的无效宣告理由或证据。

修改要求：（1）不得改变原权利要求的主题名称；（2）与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围；（3）不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；（4）一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。

修改方式包括：权利要求的删除，权利要求的合并，技术方案的删除。其中权利要求的删除，是将某个或某些独立权利要求或者从属权利要求删除，例如删除权利要求1，将引用权利要求1的从属权利要求2作为新的独立权利要求1；技术方案的删除，是将有两个或两个以上并列的技术方案的权利要求中的某个或者某些技术方案删除；权利要求的合并，将两项或者两项以上的从属于同一个权利要求的并列从属权利要求合并为一个权利要求，该新的权利要求包括被合并的权利要求中的全部技术特征。

无效程序中，修改仅仅针对权利要求书，而且在独立权利要求没有修改的情况下，不允许对从属权利要求进行合并修改；而对权利要求项数的增加没有要求，在采用合并方式进行修改时，有可能增加权利要求项数。

三、修改程序中的不合理程序分析及建议

（一）主动修改

在发明实质审查阶段，在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内申请人可以提出主动修改，而在实践中，由于某些领域的案件基本不积压，审查员在专利申请进入实质审查阶段1个月左右就可以提到案件，而且专利电子审批系统允许审查员在补正期内发出第一次审查意见通知书，在补正期内，申请人所希望保护的专利范围有可能已经发生了变化，或者申请人基于同族信息希望对专利申请文件进行修改。在收到第一次审查意见通知书后，即使还处在主动补正期，申请人基本就会按照审查意见进行修改，而放弃了主动修改的机会。由于主动修改的自由度大于按照审查意见通知书进行的修改，这势必损害了申请人的利益，在此，建议允许申请人在收到第一次审查意见通知书的时候也可以进行主动修改，这时申请人可以根据首次检索报告给出的对比文件了解现有技术，有依据的进行修改，同时考虑节约行政程序，主动修改的权利要求应当和原权利要求具备单一性。

对于授权后的专利，除了专利无效程序之外，专利权人没有修改的机会，有些专利权人为了修改专利使得专利权更稳定，甚至找“稻草人”1. 稻草人：垃圾专利被称为稻草人，这些专利事实上是无效的，利用其对本专利权进行宣告无效，而提供对本专利权修改的机会。来提出专利无效宣告请求。在日本和韩国，有专门的专利权人修改程序，并且修改程序的启动时间没有限制，专利权人可以在专利权有效的任何期间提出主动修改，从而借助这个程序专利权人可以不断完善和稳定自己的专 利权。我国采用更为严格的修改规定，是为了增加实践中的可操作性，有利于行政执法的一致性的把握。随着我国专利制度的不断完善，可以考虑循序渐进地放宽对专利权主动修改的要求。

（二）文字错误

实质审查中，对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误，审查员可以依职权予以修改，并通知申请人。而对于其他文字错误，申请人可以通过答复审查意见通知书或者以主动补正的方式进行修改。在复审程序中，对于明显文字错误即使不是针对驳回决定所作的修改也是可以接受的。

对于无效宣告案件中的权利要求书中存在的明显笔误也不允许专利权人进行文字修改。曾有极少案件，合议组允许对明显的文字性错误进行修改，不过就此也引起很大争议。对权利要求书中的笔误救济方式只有在专利无效宣告程序中，由复审委员会根据专利法第59条的规定，在专利文件原权利要求和说明书记载的范围，以发明专利申请本身为基础，对该权利要求进行正确的解释，而在现实操作中存在的问题是因为该解释只是存在于无效决定中。可是一个专利权有可能涉及到民事侵权诉讼和专利无效请求，而司法解释有可能和上述无效决定的解释不同，这就会导致权利要求的不确定性更大，使得专利权人和民众的利益无法保障，所以建议在无效程序中作出的对权利要求的解释可以采用类似授权公告的方式通过一个统一的平台为公众所知，有利于公众了解专利权的范围。

（三）权利要求项数

在实质审查修改中对权利要求项数没有限制，在复审中规定不能增加权利要求的项数，而在无效程序中通过合并方式修改权利要求，有可能增加权利要求的项数，在无效程序中的严格程度还不如复审，这合理吗？

在无效程序中，即使是在三种严格的修改方式中，对于权利要求合并方式的修改也会出现新的权利要求，这就会导致复审委员会对一项新的技术方案授权的情形。根据《审查指南》第四部分第三章第4.6节的规定来判断新的权利要求是否符合修改的要求，并不考虑这种修改是否符合授权的其他条件，比如是否清楚，是否缺少必要技术特征等问题，从而避开了有关授权的规定，而后面的无效审查在程序上不能保证进行有关授权的审查。因此，可能使新修改的权利要求书在符合《审查指南》第四部分第三章第4.6节的规定但不符合专利法及实施细则有关授权规定的情况下进入无效审查，并进而可能获得授权，这显然是不符合我国专利制度二级行政程序设立的初衷的，因此建议允许合并方式的修改但是细分复审委员会可以授权的情形，使得在实践中有更强的操作性。

【1】中华人民共和国国家知识产权局审查指南[M] 北京：知识产权出版社，2010：244，386.

【2】何伦健.中外专利无效制度的比较研究[J].电子知识产权，2005，4：32-35.