论版权平行进口中“首次销售原则”的适用从美国联邦最高法院好市多诉欧米茄案谈起

2011-02-26 09:07张敏

电子知识产权 2011年12期

文 / 张敏

引子

知识产权领域的平行进口是国际贸易法与知识产权法交叉领域一个颇具理论与实践意义的问题。近年来，一些国际知名商家开始尝试一种遏制灰色市场进口的“妙招”——通过在产品上巧妙地附着或固定标签、图案、包装等版权信息，试图以版权法为利器，阻止平行进口。伴随美国联邦最高法院对好市多诉欧米茄案的审理，版权领域平行进口中“首次销售原则”的适用成为热议的理论问题，该案也是上述“妙招”是否灵验的试金石。本文拟从该案切入，通过回归基本版权理论，澄清版权平行进口中“首次销售原则”适用的几个根本性问题，以供借鉴。1

一、基本概念的澄清

1.就我国对著作权领域平行进口问题的立法现状，有学者指出“我国现有的版权平行进口的规定，不仅立法内容残缺不全，相关的条文表述也不够严密。不仅在《著作权法》上没有涉及版权平行进口，即使在部门规章中提及“平行进口”的术语时也只是一笔带过。至于何为版权的平行进口；版权平行进口的性质怎样；版权平行进口的对象有哪些；允许或者禁止版权平行进口的条件是什么；以及如果允许版权平行进口是否需要履行特定的手续；如果禁止版权平行进口，则对违法行为的责任以及对损害人如何救济等等，都没有明确界定。随着新型版权平行进口的出现，我国也应尽早加强对它们的研究并及时进行规范”。参见祝宁波. 试论我国版权平行进口的立法完善[J]. 新疆社会科学(汉文版), 2008(4).

（一）“首次销售原则”

“首次销售原则”（the first sale doctrine），又称“权利穷竭原则”或“发行权一次用尽原则”，是版权法中一条限制版权人权利的重要原则。它的含义是：“虽然版权人享有以所有权转移方式向公众提供作品原件或复制件的发行权，但作品原件和经授权合法制作的作品复制件经著作人许可，首次向公众销售或赠与之后，版权人就无法控制该特定原件或复制件的再次流转了。”“版权人对特定作品原件或复制件的发行权在该特定原件或复制件首次被合法向公众销售或赠与后即‘穷竭’或‘用尽’了。”【1】各国都已经在版权法理论或立法中承认该原则。但是对版权人（或经版权人同意）已经投放国外市场的版权产品，其发行权是否用尽呢？即该权利人还能否基于发行权阻止该版权产品返销回国内呢？对这个问题的回答，不仅在理论上澄清“首次销售原则”国内用尽还是国际用尽的理论问题，也旨在解决版权领域国际贸易中的灰色市场问题。

目前，国际层面没有关于该问题的统一规定。TRIPS协议第6条以“权利用尽”为题规定“就本协议项下的争端解决而言，在遵守第2条和第4条规定的前提下，本协议的任何规定不得用于处理知识产权权利穷尽问题。”因此，该原则的具体适用需在各国版权法下考察。2010年好市多诉欧米茄案正是美国联邦最高法院在该问题上的最新司法实践。

（二）平行进口

有学者在梳理各种理论的基础上得出了有关平行进口的较为全面的定义，即“平行进口是指在国际贸易中，未经国内知识产权权利人授权，进口由权利人或经权利人同意投放市场的产品，或进口与权利人的权利具有同源性的知识产权产品的行为或现象。”【2】

而从知识产品与权利人的关联性角度，学者严桂珍指出平行进口又可分为三大类：版权人自己投放市场型、版权人同意投放市场型、同出一源型。2.同意投放市场又分为（1）许可性平行进口，发生在权利人与国外被许可人之间，以及不同国家的被许可人相互之间；（2）关联性平行进口，发生在权利人与国外母子公司等；不同国家的母子公司、联营企业相互之间。而同出一源型则指平行进口的产品由国外知识产权人投放市场，国外权利人的权利与国内权利人的权利同出一源，例如公司分立、知识产权转让。参见严桂珍平行进口法律规制研究[M].北京:北京大学出版社,2009.13: 18-19.其中版权人自己投放市场型是研究其他类型的基础。该学者认为这一类型又可细分为：

（1）权利人自己在国内制造，投放国内市场，被他人出口后返销国内；

（2）权利人自己在国内制造，投放国外市场，被返销国内；

（3）权利人自己在国外制造，投放国外市场，被进口到国内。

前两种为返销型，第三种为直接进口型。

笔者认为上述分类的三种情形值得商榷：以上分类的第（1）种情形缺乏实践意义。因为首次销售行为发生在国内，经转售、出口至国外后，将转手、出口的手续和费用考虑在内，鲜有可能以更优惠的价格再返销至国内。此外，由于也不可能出现国外制造，而首次销售行为发生在国内的平行进口问题3.因为“首次销售”已经出现在国内，一般情况下不会存在将该批产品先出口、再以低于“首次销售”价格返销回国内的情形。，因此笔者认为以上第（2）（3）种类型已经通过产地和首次投放地点的区分，穷尽了版权人自己投放市场型的所有情形。（至于产地对分析“首次销售”原则之适用是否必要的问题，将在第三部分详述。）

综上所述，剔除第（1）种情形后，本文主要研究上述第（2）种“返销型”和第（3）种“直接进口型”平行进口问题。（值得一提的是，这两种平行进口虽然产地有别，但首次销售行为均发生在国外，即均发生在涉案进口国的境外市场。）

二、好市多诉欧米茄案概要

（一）基本案情

瑞士名表制造商欧米茄公司（Omega SA）在其生产的手表上标记了已在美国登记的设计图案。这些手表由欧米茄在美国境外制成并销售，经转卖后由第三方进口到美国，再转卖给大型折扣商品零售商好市多批发公司（Costco Wholesale）。欧米茄指控好市多在美国的销售行为侵犯其版权。欧米茄是涉案设计图案的版权人，本案涉及其根据美国“版权法”第106条(3)享有的发行权、第602条(a)(1)的进口权；而好市多的主要抗辩是第109条的“首次销售原则”。第九巡回法院认为“首次销售原则”仅适用于在美国境内生产和分销的产品，而由于涉案手表是在美国境外生产、分销的，因此好市多无法援用“首次销售原则”，本案版权侵权成立。案件上诉至最高法院，争议焦点之一是：域外生产产品是否符合109条“首次销售原则”的要求——“在本法（版权法）下合法制成”（lawfully made under this title）。【3】最后最高法院大法官们以4:4的较大分歧支持了第九巡回法院意见4.判决原文“The judgment is affirmed by an equally divided Court.”See Costco Wholesale Corp. v. Omega, S.A., 131 S. Ct. 565 (U.S. 2010).，即欧米茄的发行权并未用尽。

（二）值得反思的问题

本案为我们提出了许多值得反思的问题。首先，本案在围绕 “在本法下合法制成”的条文解释中，就“首次销售原则”之适用是否要求产地在境内产生了争议。但是，产地对于判断“首次销售原则”的适用真的重要吗？

其次，我国理论界、以及美国司法实践中还存在一个鲜少受到质疑的论断——由于版权的地域性，“首次销售原则”不能适用于“首次销售”发生在国外的平行进口产品。这里值得反思的是“首次销售原则”与版权地域性、独立性的关系如何？版权地域性天然地要求版权的国内穷尽吗？

因此本文不仅仅局限于该案件在美国的发展，而是跳出美国法律规定，回归基本版权理论，反思以上两个“首次销售原则”的适用中遇到的根本性问题。

三、案例评析

（一）本案在判例法中的效力和地位

在展开案例评析之前，有必要在了解美国相关法律框架的基础上，梳理涉及版权平行进口问题的判例，以在辨别判例事实的基础上，明确判决结论的拘束力；特别是本案判决在判例法中的效力和地位。

概言之，该类案件的核心是对美国“版权法”第106条(3)发行权,第602(a)条进口权和第109条“首次销售原则”三个条文的关系，以及“首次销售原则”之适用条件的法律解释。

美国"版权法"第106条规定了版权人对作品的几种专有权。其中，第106条(3)界定了发行权，即“以销售或其他转让所有权的方式，或者以出租、租赁或出借的方式向公众发行版权作品的复制品或录音制品”。此外，第602条(a)规定了进口权，由于未经授权的进口行为可能侵犯发行权，所以进口权实为对106条(3)发行权的补充。

第106条已在条文序言中明确各专有权利均“受第107条至第120条之限制”，同时，第109条(a)也规定“尽管有第106条(3)的规定，依据本法合法制成的特定的复制件或录音制品的所有者，或者经该所有者授权的任何人，无须经版权所有者的许可，仍然有权出售或以其他方式处置该复制件或录音制品的占有权。”因此发行权（包括进口权）受限于第109条(a)5.“版权法”第109条（a）：尽管有第106条(3)的规定，依据本法合法制成的特定的复制件或录音制品的所有者，或者经该所有者授权的任何人，无需经版权所有者的许可，仍然有权出售或以其他方式处置复制件或录音制品的占有权。规定的“首次销售原则”。所以平行进口是否合法就取决于涉案行为是否满足第109条(a)“首次销售原则”的适用条件——涉案产品是否“依据本法合法制成”。

笔者查阅案例数据库和美国版权法领域公认的最权威著作《Nimmer论版权》6，将涉及版权平行进口的重要案件进行梳理。为清晰表述，按时间顺序形成表1。

此类案例中最具有里程碑意义的两个是L'Anza v. Quality King案和Costco v. Omega案。联邦最高法院在L’Anza v. Quality King案中分析了三个条文的关系。即第602条(a)并未一并禁止所有未经授权的进口，仅规定了此类进口行为可能违反第106（3）条发行权；而第109条（“首次销售原则”）属于对第106条(3)的发行权的限制性规定。本案境内生产、境外投放市场型符合第109条“首次销售”之“在本法下合法制成”的要求，因此首次销售原则适用于在美国生产后又在未经授权的情况下重新进口到美国的版权产品。但是该案并未涉及直接进口型平行进口。

L'Anza v. Quality King案的事实不同，好市多诉欧米茄案件中，涉外手表是国外生产后未经许可进口至美国的，该案属于直接进口型平行进口问题。正如基本案情部分已经提及，案件争议焦点之一是对第109条“首次销售原则”之要求的法律解释问题——如何理解“在本法（版权法）下合法制成”（lawfully made under this title）。法院需要回答，境外生产的版权产品是否符合这一要求。

由于联邦最高法院最终是以4:4的较大分歧支持了第九巡回法院的判决，所以尽管第九巡回法院的判决本身得以通过，但是最高法院并未认可该判决对首次销售原则的解释，该案也并未在全国范围内形成先例（即对其他巡回法院并无拘束力）。因此，好市多诉欧米茄案后，直接进口型平行进口是否合法在美国司法上仍然没有统一定论。

（二）产地真的重要吗？

如上文所述，好市多诉欧米茄案件中，版权平行进口纠纷中 “首次销售原则”的适用问题围绕着产地展开。但是产地真的重要吗？

1.立法用语解释：“首次销售原则”的适用规定了产地限制吗？

6.2 -8 Nimmer on Copyright § 8.12[B][6][a]-[d].

产地争议源自于对美国版权法立法用语的解释。就“首次销售原则”的适用前提中的“依据本法合法制成”这一表述，本案各方给出不同解释。进口好市多认为只要“参照美国版权法要求合法生产”即可，而不论生产地点。【4】版权人欧米茄则强调了产地区别的意义。其认为，在国外生产的版权产品“不受美国版权法管辖”，因此无法在美国被认为是“合法制造的”。【5】第九巡回法院亦采纳后者的解释。然而，从立法用语的通常含义解释看，“依据本法合法制成”这一表述根本没有提及产地（亦或销售地）的限制。

2.回归原则本意：“首次销售原则”的理论基础和适用之关键是什么？

权利穷竭理论的根源在于，针对含有知识产权的物品，知识产权权利人只能基于销售（或其他与所有权转移相关的交易）享有一次报酬。【6】依据“报酬说”，权利人已通过首次销售版权产品获得回报，不应再有权控制产品的继续流通。

如果“首次销售”行为发生在国内，国内法下“首次销售原则”的适用并不存异议——权利用尽，版权人在该国内自然无法再基于版权法控制该版权产品的再行分销或租赁。然而，平行进口问题所研究最常见的情形中首次销售地点却在域外。针对域外 “首次销售”的平行进口产品，国内法应持何种态度？解决该问题的关键是国内法对“权利穷竭”之效力范围的认定——效力仅限于国内还是延及国外？权利人已经从产品的“首次销售”行为中获得了全部报酬吗？还是仅仅在该销售地点获得了报酬，其仍有权在该地以外，依据版权享有报酬、阻止进口？而基于产地的区分则缺乏理论根据和研究意义。

3. 产地在版权法下的意义：产地是否决定版权来源？

基于产地的区分不仅在“首次销售原则”中找不到理论基础，在版权法下也与版权之权利来源无关。平行进口的产品既可能是传统版权作品，也可能是附带了作品的普通商品。由于《保护文学与艺术作品伯尔尼公约》第三条确立了“国民待遇”原则，在任何一个成员国产生的作品，都将在其他任何成员国内受到与该成员国给予其本国国民的作品同样的保护。可见，在成员国之间，作品发表地点并不影响版权的取得。所以作品的创作行为发生地（或者附带了作品的普通商品的产地）并非判断涉案产品在某地是否享有版权的决定性因素。

表1 版权平行进口案件信息表

4.产地争议：始料未及的政治经济意义

目前美国司法实践中对直接进口型（产品首先投放国外市场的)平行进口问题，权利是否用尽的问题不甚明朗。但第九巡回法院的判决的标杆作用却不仅限于法律意义，详述如下：

其一，对美国本土制造业的影响。本案判决以产地作为区分标准，认定直接进口型（产品首先投放国外市场的)平行进口非法。这给美国本土企业的导向是，域外生产本身即可阻碍“首次销售原则”的适用，那么只要在境外生产即可确保美国本土版权不用尽，从而拥有更大的控制再进口的权利。因此他们就更倾向于将生产部门向海外转移。这将牵涉各大生产制造工厂的全球布局，进而波及到一国制造业的发展。这样的结果恐怕是版权法的制定者始料未及的。

发行权国内穷竭还是国际穷竭，纯属一国国内立法与法律解释的问题。如果立法者确需考虑版权人的利益，尚可通过其他立法或法律解释的方式明确发行权国内穷竭规则，而无需硬从法律条文中解释出产地限制，而对本土制造业造成不良影响。

其二，对图书馆等机构的影响。本案，我们看到生产商（同时也是版权人）在产品上巧妙地固定了标签等版权作品，从而将版权化为对抗灰色市场的一把利器。由此，我们多聚焦于版权人与下游市场零售商间的利益冲突。殊不知，由于发行权不仅涵盖转让所有权行为，还包括出租、租赁、租借行为，因此本案判定发行权不穷竭，导致图书馆等机构也处于版权侵权的风口浪尖。包括图书馆在内的一些版权产品的所有者并不知道产品的产地，因此对首次销售原则是否适用尚不能确定。倘若最高法院未就直接进口型平行进口问题做出统一论断，这些机构也就面临潜在的法律风险。

（三） “首次销售原则”与版权地域性、独立性的关系

1.理论与实务界对两者的混淆

当前，我国学界绝大多数学者都认为，如果坚持版权的地域性和独立性，则“首次销售原则”只能针对域内的“首次销售”行为，即惟有权利的国内用尽，而没有所谓的版权国际穷竭理论。陶鑫良、王志刚、李玉璧等均持该立场。11.陶鑫良、袁真富认为“支撑平行进口的国际穷竭理论是一个虚假的命题。虽说国外也有一些判例似乎支持了知识产权国际穷竭理论，但这些判例所运用的法律理论未必是正确的见解，我们不必将其作为金科玉律。既然没有所谓国际穷竭的理论，那么权利穷竭(且惟有国内用尽)的理论似乎呼应了平行进口的非法性。如此一来，平行进口合法性的讨论好像是对现行法律的误解，因为根据知识产权的地域性，无论法律是否明确规定平行进口，都可以得出其非法的结论。”（参见陶鑫良, 袁真富. 知识产权法总论[M].北京：知识产权出版社,2005.254.）王志刚指出权利国际穷竭理论“只看到知识产权在不同国家的权利内容基本相同这一表象，而没有认识到根据不同国家的知识产权法产生的是不同的知识产权这一本质”。（王志刚.平行进口的竞争法律分析[J].当代法学,2002(3).）。另可参见李玉璧.平行进口的法理分析与立法选择[J].西北师大学报(社会科学版),47(4).笔者认为，对以版权地域性否定“首次销售原则”适用的论断，我们需要反思——版权地域性天然地要求版权的国内穷尽吗？

2.“首次销售原则”与版权地域性、独立性无关

笔者认为，“首次销售原则”与版权的地域性和独立性在概念上有很大区别；在逻辑上，后两者也并不必然导致“首次销售原则”适用的地域性。版权地域性是指每个国家授予的版权，其授予、转让、有效性受该国版权法的调整。版权独立性是指一项版权的授予、变化、废止在不同的国家是相互独立的。版权的存在不受另一个国家版权法的影响。

如果把“首次销售原则”放在在整个版权法理论体系中，可以更好地理解该原则与版权地域性的关系。

为了追求保护作者和公共利益这二元目标，版权法规定了以下三个层面的制度设计：（1）版权的赋予；（2）版权的限制12.例如（1）基于作品使用的限制：合理使用、法定许可使用；（2）基于知识产品流通的限制；（3）基于在先权利的限制；（4）基于共有素材的限制。这一结论笔者借鉴了吴汉东, 胡开忠.无形财产权制度研究（修订版）[M].北京:法律出版社, 2005. 第五章第四部分“无形财产权限制的规范分析”的理论。；（3）对版权限制的反限制。正是通过这三个层次，版权法不断追求着私利与公益二元目标间的微妙平衡。“首次销售原则”属于上述第（2）层次，即对版权的限制。具体而言，是一种基于知识产品流通的限制。“首次销售原则”本身也受到了反限制。这种反限制的本质，就是对“首次销售原则”具体适用的界定与规范，以便通过明确适用条件，来达到制度设计的平衡。这种适用条件中是否包含地域限制，则是一国国内法立法与法律解释的问题。它取决于各国在报酬理论下对版权人能否从域外“首次销售”行为中完全获偿这一问题的回答。

因此，“首次销售原则”本身的地域性限制（域内适用性）源自于一国在制度设计上的选择，而并非该制度的天然特性。同时，也并非源自于版权的地域性特征。这一论断也得到了来自一些国家立法与司法的印证。

此外，日本最高法院在1997年BBS案件确认了平行进口的合法性。判决中明确指出，“判定在日本获得的专利权有效性的范围时，是否考虑产品在日本境外合法销售的因素，是日本法的解释问题，与独立性原则和地域性原则没有关系。”【8】该案虽然是专利领域的实践，但上述论断对理解版权领域的问题不无启示。

四、余论：反思以版权控制普通商品的流通

上文着重探讨了好市多案中热议的适用“首次销售原则”的基础理论问题。而本案最鲜明特色在于，涉案产品是手表，而版权作品是表上标记的设计图案。

回顾判例，涉案产品从传统的版权作品发展到后来涉案产品是香水或护发产品，相关作品是香水的包装盒设计，或产品标签（如Parfums Givenchy和Quality King Distributors案）。本案中，版权标记则已经完全附于产品之上。诚如有些学者所言，“发行权一次用竭的基础在于前网络时代作品和其有形载体的不可分性”【9】。而在本案中，这种不可分性却并非天然，而是人为的。权利人旨在通过版权控制平行进口。

我们必须承认，涉案产品是非传统版权作品，并不导致法律适用与认定上的特殊性13.因为目前各国法律未加以区分。。但在合法性之外，合理性问题却值得我们探讨。从版权法目的看，它是“承认文学、艺术和科学产品的作者可以对作品的利用进行支配，并可将它作为商品交换的法律制度”，是“对天赋和学问发放的奖金”【10】。版权法的主旨在于激励创作。涉案产品将版权标记附着于商品，而消费者要购买的并不是附着于商品上的标记的创意与表达。从报酬理论看，版权原旨在通过市场回报保护版权人的创造成本（且通过“首次销售原则”将报酬限于首次）。如果允许版权人控制该类商品的流通，实则违背了报酬理论和版权法的本意。

【1】王迁.知识产权法教程（第二版）[M]. 北京：中国人民大学出版社, 2009: 141-142.

【2】严桂珍.平行进口法律规制研究[M].北京:北京大学出版社, 2009: 13.

【3】美国联邦最高法院. 好市多诉欧米茄口头辩论记录.[EB/OL](2010-11-09)[2010-11-13].

http://www.supremecourt.gov/oral_arguments/ argument_transcripts/08-1423.pdf.

【4】好市多上诉状. [EB/OL].(2010-07) [2010-11-20].

http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/ pdfs/09-10/08-1423_Petitioner.pdf.

【5】欧米茄应诉状. EB/OL]. (2010-07) [2010-11-20].

http://www.abanet.org/publiced/preview/briefs/ pdfs/09-10/08-1423_Respondent.pdf.

【6】See John A. Rothchild, Exhausting Extraterritoriality, 51 Santa Clara L. Rev. 1187, 1187-1188.

【7】余翔.新加坡知识产权耗尽及平行进口体制解析[J].电子知识产权, 2002(5).

【8】Norio Komuro, Japan’s BBS Judgment on Parallel Imports, International Trade Law & Regulation, 1998(4)1, pp.27-28.转引自严桂珍.平行进口法律规制研究[M].北京:北京大学出版社,2009.121.

【9】同【1】:142.

【10】冯晓青, 知识产权法利益平衡理论[M].北京:中国政法大学出版社, 2006: 95.