涉外定牌加工与商标侵权

秋实

2023年6月26日，江苏省常州市中级人民法院对外公布一起知识产权司法保护典型案例。该案例说明，涉外定牌加工不能成为商标侵权的除外情形。

生产仿冒柴油机被查处

1998年1月至2005年10月，常州常发动力机械有限公司（下称“常发机械公司”）取得第1143073号、第1143071号、第1299488号和第9529811号注册商标，核定使用商品为第7类：柴油机、内燃机配件、节油器、化油器等。上述商标均处于有效期内，其中第1143073号注册商标于2002年被认定为中国驰名商标。

2015年10月，江苏常发农业装备股份有限公司（下称“常发农装公司”）吸收合并常发机械公司。2016年12月，常发机械公司将上述4个注册商标变更至常发农装公司名下。

多年以来，为宣传、推广自身品牌，常发农装公司与多个广电机构签署合作协议，还积极参加国内多地举办的博览会、展览会及论坛。常发农装公司生产的常发牌单缸柴油机，于2005年被授予中国名牌产品称号。

2021年6月，常发农装公司工作人员在常州某机械有限公司（下称“机械公司”）车间内，发现疑似对常发农装公司注册商标侵权的柴油机。2021年7月23日，常州市国家高新区（新北区）市场监督管理局（下称“高新区市场监管局”）对机械公司进行检查，发现该公司正在生产一款标识为“CHONGFA”的柴油机，其机身两侧贴有“CHONGFA”标识，机头贴有与常发农装公司注册商标相近的图形标识。

经比对，常发农装公司的商标与机械公司使用的标识主要有三个区别：前者是图形加文字组合，后者只有图形，没有文字；前者图案中的“C”与“F”中间有空隙，不相连；后者两个字母之间没有空隙；前者图案左右不对称，后者图案左右对称。

高新区市场监管局经审查认定，机械公司的行为构成《商标法》第五十七条第一款第（二）项规定的侵犯注册商标专用权的违法行为，遂于2021年12月3日作出行政处罚决定：没收50台“CHONGFA”ZS115G柴油机，没收相关标识模块、铭牌，罚款16万元。

是侵权还是合理使用

2022年1月17日，常发农装公司以机械公司为被告向常州市中级人民法院提起商标权侵权诉讼，要求法院判令机械公司立即停止生产、销售标有案涉侵权标识的单缸柴油机，并赔偿215万元。

常发农装公司认为，机械公司在与其存在同地区、同行业竞争关系的情况下，长期仿冒具有一定影响力的商标，造成市场混乱，严重侵犯注册商标专用权。

机械公司表示，其被诉行为属于涉外定牌加工，产品最终销往非洲地区，其使用的有关标识不发挥识别功能，不构成《商标法》中的商标使用。且其使用的案涉标识与案涉商标不构成近似，加之相关产品不会直接进入国内流通领域，所以不会造成相关公众的混淆。该公司辩称，其在涉外定牌加工前，要求委托方出示了案涉标识在非洲相关国家进行商标注册申请的证明文件，故其已尽到必要、合理的审查义务，不存在侵权故意。

机械公司还强调，即使侵权行为成立，也应当妥善平衡商标权利人与定牌加工方的利益。建议法院在确定最终判赔额时，既要考虑其没有侵权的故意，也要考虑常发农装公司没有对该定牌加工行为及时提醒和制止，导致损失扩大。

涉外定牌加工不是挡箭牌

常州市中级人民法院经审理认为，本案争议焦点为：机械公司使用案涉标识的行为是否侵犯了常发农机公司的注册商标专用权；机械公司关于其行为属于涉外定牌加工，且已尽到必要、合理审查义务的抗辩理由是否成立。

关于第一个争议焦点，法院认为，机械公司使用案涉标识的行为，侵犯了常发农装公司的注册商标专用权。

首先，机械公司对案涉标识进行了商标性使用，使之发挥了识别商品来源的作用。认定商标性使用，应当从相关公众的视角出发。《商标法》意义上的相关公众，不仅包括商标所标识的该类商品的消费者，还包括与该类商品的营销有密切关系的其他经营者。因此，在商品生产、运输等环节存在接触可能性的其他经营者，也属于《商标法》意义上的相关公众。另外，随着我国进出口货物以及进出境人员的增多，在境外接触相关商品的公民，也属于我国《商标法》意义上的相关公众。

本案中，案涉标识贴于柴油机两侧、机头及室盖的显著位置，不仅具有装饰性，更具有说明性；标识字体较大，较为显著，易于被相关公众观察到；案涉标识的位置符合柴油机类商品上商标惯常的标识位置。显然，机械公司对案涉标识的使用具有“区分来源”的意图，属于商标意义上的使用。

国际贸易中应注意对商标权的保护

其次，案涉标识与案涉商标使用在同一类商品——柴油机上，且案涉标识与案涉商标构成近似。按照最高法有关司法解释的规定，判断商标是否构成近似，应当进行整体比对，且以相关公众的一般注意力为标准判断，同时应当考虑请求保护的注册商标的显著性和知名性。经比对，案涉图形标识与案涉4个商标的图形部分构成近似。虽然两者存在不同之处，但以相关公众的一般注意力而言，不易被察觉，容易导致混淆。

关于第二个争议焦点，法院认为，机械公司关于其行为属于涉外定牌加工，且已尽到必要、合理审查义务的抗辩理由不能成立。

首先，机械公司的行为不构成涉外定牌加工。认定涉外定牌加工，必须满足两个前提要件：一是生产的产品在国外拥有商标权，二是被诉侵权一方已经取得国外权利人的合法授权。本案中，虽然机械公司提供了委托书和商标申请确认回执，证明其使用案涉标识的行为系涉外定牌加工，但二者均不能证明“CHONGFA”标识在国外已经获准注册为商标，也不能证明机械公司已经取得国外商标权利人的合法授权。

其次，机械公司作为专业生产、加工、销售柴油机的企业，在国内注册有多个商标，其对于商标必须先注册再使用等规定应当是知晓的。其关于已经尽到必要、合理审查义务的抗辩理由，显然不能成立。

再次，即便涉外定牌加工行为成立，机械公司的抗辩理由亦不能成立。对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国国内也不享有注册商标专用权。与之相适应，境内企业获得的所谓国外商标的使用授权，不属于我国《商标法》保护的商标合法权利，不能作为未侵犯商标权的抗辩事由。

2023年6月26日，常州市中级人民法院对外公布本案一审判决结果：机械公司立即停止侵害常发农装公司第1143073号、第9529811号、第1143071号和第1299488号注册商标专用权的行为；机械公司于判决生效起10日内赔偿常发农装公司经济损失60万元；驳回常发农装公司的其他诉讼请求。

一审宣判后，双方当事人均未提出上诉。

编辑：姚志刚  winter-yao@163.com

法官点评

出口型企业和贴牌加工企业都应当从本案中汲取经验教训。对于出口型企业而言，商品出口不仅意味着商品的输出，还应当考虑国际化背景下在国外市场上的知识产权保护问题，尤其是在国内已经被认定的驰名商标，更应当积极主动在主要出口国及地区注册商标，以更好地占有市场。对于贴牌加工企业而言，虽然商标权保护一般止于国界，但涉外定牌加工并不意味着商标侵权的豁免。尤其是全球范围内人员及商品流动性不断增大的背景下，存在侵犯国内商标权的可能。对于涉外定牌加工业务，一定要严格审查授权方的权利来源，以及该知識产权在国内注册和受保护的情况，以规避相关法律风险。