地域性原则的理解纠偏及涉外审判中外国法适用的重申——涉外定牌加工案件的启示

文 / 姬瑜

一、引言

涉外定牌加工又称涉外贴牌加工，是指国内加工企业接受国外企业的委托，生产、加工产品，由国外委托方授权或指定商标，并将产品销往国外的贸易活动。其所涉的商标侵权风险是近十年商标法上的热点和难点，不仅学界对其定性和处理存在较大的分歧，各地各级法院的立场和裁判思路也颇为不同，甚至最高法院的类案判决也在同一法律问题上先后得出了相反的结论。1. 关于各地法院在涉外定牌加工案例中侵权判定标准的变动与冲突，参见杨鸿：《主体区分视角下定牌加工侵权判定的合理路径》，载《法学》2021 年第9 期，第121-125页。关于最高法院针对该问题的立场变动，参见孔祥俊：《涉外贴牌加工商标贴附行为之定性》，载《政法论坛》2022 年第3 期，第156页。涉外定牌加工相关案例间具备事实上的相似性，同时又相对普通的商标侵权案例呈现出特殊性，但这并非打乱原有的侵权认定模式、为某类行为单独创设规则、以政策考虑反推说理依据的理由。这类案件反而可作为检视我国商标侵权理论成熟程度的试金石，也应该成为讨论商标侵权构成要件相关问题的典型。然而，在关注商标侵权的构成要件之余，法院在涉外知识产权审判中长期存在的对冲突规范的忽视，以及对我国知识产权域外效力举棋不定的态度也非常值得关注。因此，挖掘涉外定牌加工案件中真正的利益冲突、摒弃被不当考虑的无关因素、正视冲突法对涉外审判的基本要求，才是解决涉外定牌加工商标侵权问题的应有思路。

二、涉外定牌加工案件的特点及地域性原则的内涵

商标侵权的典型场景是国内被诉侵权人未经许可使用注册商标权人的商标或销售带有该商标的相同或类似商品。而涉外定牌加工案例的典型侵权场景是，被告作为国内的生产加工厂受境外定作人的委托，生产产品并贴附与国内注册商标权人相同或近似的商标，之后将产品交付给定作人并由其在境外市场上销售。不难看出，涉外定牌加工与典型商标侵权的区别有二：一是被诉侵权人没有从事销售行为，其与定作人之间系承揽而非买卖关系；二是侵权产品并未在国内市场上流通。

然而，被告和境外定作人之间的承揽关系并非涉外定牌加工行为区别于普通商标侵权行为的关键因素。试想，若定作人在境内销售产品，则附着原告商标的商品在我国境内能够发挥来源识别功能，且存在混淆可能性，故容易认定加工方的商标使用行为构成直接侵权。相反，商品境外销售是否构成侵权却颇有争议。试想，若被诉侵权人在未经国内注册商标权人同意的情况下，制造附有相同或近似商标的同类产品并出口，是否构成侵权？根据《商标法》第57 条的规定，未经权利人的许可使用注册商标或销售侵犯注册商标权的商品均构成对注册商标权的侵犯，即“使用侵权”和“销售侵权”。虽然出口行为属于广义的销售行为，但是出口的商品在国外市场销售，不对国内市场产生影响，因此对销售行为的评价受限于知识产权的地域性原则，很可能得出该行为不构成“销售侵权”的结论。排除销售行为侵权的可能性后，必须孤立地评价出口前在商品上贴附商标的行为是否构成“使用侵权”。显然，此处的贴附行为与涉外定牌加工中加工方的贴附行为别无二致，都将引发“贴附行为是否为商标性使用”“这一使用是否会导致混淆可能性”等一系列棘手的问题。

事实上，针对出口侵犯注册商标权的商品是否构成商标侵权这一问题，司法实践中的确产生了争议。比如，在“ALLMAX 案”中，被告制造涉案产品并销往国外，产品机身和被告的网站都有原告的标识。法院认为，被告的行为不会对中国大陆地区的相关公众产生影响，更不会导致来源混淆，因此不构成商标侵权。2. 参见深圳市中级人民法院（2016）粤03 民终3707 号民事判决书。但在“JUKI 案”中，被告将附有相似商标的商品出口至印度，事实与“ALLMAX 案”高度相似。法院却认为，被告使用涉案标志使得产品具备了区别来源的可能性，构成商标性使用；其次，相关公众包括与商品营销密切相关的经营者，有接触商品并产生混淆的可能；此外，出口商品存在回流可能，因而可能导致混淆。3. 参见上海知识产权法院（2022）沪73 民终187 号民事判决书。虽然法院在“JUKI 案”中明确指出该案不属于涉外定牌加工的情形，但其说理思路与主张涉外定牌加工构成侵权的判决完全一致。

在出口侵犯商标权的商品是否构成商标侵权这一问题上立场迥异的判决充分说明：涉外定牌加工行为和典型商标侵权的关键区别在于境外市场销售，而非加工方和定作人的承揽关系。因为即使剥除了境外定作人与境内加工方间的承揽关系这一要素，单纯考虑侵犯商标权的商品的出口，涉外定牌加工侵权认定的难点依然存在。换言之，涉外定牌加工案件之难点与出口侵犯商标权的商品的案件之难点一致，都在于销售行为发生于境外这一事实激活了知识产权的地域性限制，逼迫法院和学者孤立地讨论未经许可贴附他人注册商标的行为是否构成商标侵权，从而导致关于“商标性使用”“混淆可能性”等概念的争论。不同于单纯的商品出口，涉外定牌加工涉及境内注册商标权人、境外定作人和境内加工方之间错综复杂的三方关系。这一复杂因素的介入不仅无助于问题的厘清，反倒成为妨碍问题解决的“障眼法”，导致有些判决忽略了核心难点所在，反而着力考察承揽关系双方的主观状态，在缺乏实定法依据的情况下对加工方提出“尽到合理注意与避让义务”等要求。4. 参见最高人民法院（2016）最高法民再339 号民事判决书。同时，我国学术界也几乎一直在涉外定牌加工这一复杂外衣的包裹下讨论出口行为中的地域性限制、商标性使用、混淆可能性等问题，反而，单纯关注出口行为侵权认定的文献寥寥无几。5. 以“涉外定牌加工*侵权”为主题关键词在中国知网进行检索，共有186 条结果，但以“(出口 * 商标侵权) - 定牌 -加工 - 平行进口 - 贴牌”为主题关键词检索，仅有51 条结果，其中以出口侵权为主题的仅有几篇，均发表于世纪之交，引用量几乎为零。https://kns.cnki.net/kns8/AdvSearch?dbcode=CFLS，最后访问日期：2023 年1 月14 日。事实上，知识产权的地域性限制才是涉外定牌加工侵权认定问题的真正核心。只有认识到地域性限制的原理和意义，该问题才会迎刃而解。

知识产权地域性的内涵是“知识产权只能依一定国家的法律产生，又只能在其依法产生的地域内有效”6. 郑成思：《知识产权法》，法律出版社1997 年版，第11-12页。类似的定义参见徐祥：《论知识产权的地域性》，载《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2005 年第5 期，第601页。。知识产权客体是无形的，这使其竞争性和排他性相比其他有形客体都显著减弱，7. 关于知识产品的公共产品特征，参见【美】威廉· M·兰德斯、理查德· A·波斯纳：《知识产权法的经济结构》，金海军译，北京大学出版社2005 年版，第23-26页。而权利人的自力救济能力又极其有限。这导致知识产权必然是，也实际是法律和公共政策的产物。因此，知识产权的保护程度不仅受限于各国社会经济制度的影响，也受制于各国科学技术与商品经济的发展水平。8. 参见王春燕：《论知识产权地域性与知识产权国际保护》，载《中国人民大学学报》1996 年第3 期，第62页。因此，知识产权的地域性特征显著强于其他私权。

申言之，知识产权地域性的本质是，在一国得到承认和保护的知识产权，原则上不受另一国知识产权法的保护。例如，专利只能在提交申请并获得授权的国家得到保护，这就是专利地域性的体现。为减弱地域性限制的影响、避免申请人需要向各国专利局提交申请的麻烦，《专利合作条约（PCT）》（下称PCT）允许申请人向某国专利局或WIPO 提交国际专利申请。再如，虽然作品的版权一般自动产生、无需注册，但其也受知识产权地域性的限制。比如，美国版权法要求作品必须被“固定”在有形介质上，9. United States Code: Copyright Office, 17 U. S. C. §§ 102 (1958).因此，仅仅在舞台上表演、但未被固定的“戏剧”虽然能受到我国版权法的保护，却不能得到美国版权法的保护。与专利和版权类似，商标也受地域性的限制，且受限程度远高于作品。商标地域性与专利相似，体现为商标仅仅在注册授权国得到保护。与PCT 类似，《商标国际注册马德里协定》（下称《马德里协定》）也是为便利申请人、减弱商标地域性限制导致的负面影响而签订的。然而，无论是在PCT 还是《马德里协议》的框架下，在申请人提交国际申请并经国际局审查后，各缔约国仍有权根据国内法对专利或商标是否符合申请或注册要求进行审查。10. 参见《商标国际注册马德里协定》（1891 年）和 《商标国际注册马德里协定有关议定书》（1989 年）提要，https://www.wipo.int/treaties/zh/registration/madrid/summary_madrid_marks.html，最后访问日期：2023 年8 月13 日；《专利合作条约常见问题解答》，https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/zh/docs/faqs-about-the-pct.pdf，最后访问日期：2023 年8月13 日。例如，各缔约国专利局根据本国专利法的要求对发明的“新颖性”“创造性”和“实用性”进行考察；而各缔约国商标局根据本国商标法的要求审查商标的“显著性”。这说明，PCT 和《马德里协议》虽然旨在削弱地域性限制带来的不便，但并未突破知识产权地域性的应有之义，即尊重各国因不同的经济水平和发展阶段而作出的针对知识产权客体、保护程度等的不同制度安排。

三、涉外知识产权审判对地域性原则的忽视

我国知识产权审判中长期存在对“地域性”这一术语的误用，甚至存在利用地域性原则否定外国法适用的倾向。例如，《2005 年全国法院知识产权审判座谈会总结》（下称《总结》）写道：“知识产权涉外民事侵权案件一般不存在适用外国法律的问题，必须直接依据国内法裁判案件，这是知识产权法律地域性最基本的要求”11. 蒋志培：《要处理好知识产权审判中的三个关系》，载《人民司法》第2006 年第1 期，第9-10页。。甚至有学者赞同“我国法院长期坚持商标权地域性原则和涉外知识产权侵权纠纷不适用外国法”的做法。12. 参见张伟君：《从商标法域外适用和国际礼让看涉外定牌加工中的商标侵权问题》，载《同济大学学报（社会科学版）》2017 年第3 期，第117-118页。以上这种解读既违背涉外审判中准据法的选择原理，也不符合知识产权地域性的精神实质。

首先，根据《总结》，凡是由我国法院审判的涉外知识产权案件都应该无一例外地适用我国法。这相当于把我国《涉外民事关系法律适用法》（下称《法律适用法》）第50 条规定“知识产权的侵权责任，适用被请求保护地法律”中的“被请求保护地”理解为“法院地”。我国法院在审判中也的确采纳了这一理解。据学者统计，截至2020 年1 月，在49 个明确运用“被请求保护地”作为准据法选择依据的案件中，绝大部分案件将“被请求保护地”理解为“法院地”或未经说明直接认定我国为“被请求保护地”。13. 参见彭思彬：《涉外知识产权侵权法律适用规范释义与完善》，载《武大国际法评论》2020 年第4 期，第55-56页。但是这一理解不符合该概念原本的含义。第一，“被请求保护地”这一概念源于《保护文学作品伯尔尼公约》（下称《伯尔尼公约》）第5 条第2 款，14. 参见阮开欣：《知识产权保护的准据法确定——解构被请求保护国原则》，载《华中科技大学学报（社会科学版）》2020 年第6 期，第113页；石俭平：《我国涉外知识产权侵权法律适用规则及其完善——以涉外知识产权审判实践为视角》，载《 电子知识产权》2019 年第11 期，第52-63页。表述为“the laws of the country where protection is claimed”。针对这一概念，三部重要的、从国际私法角度规范跨境知识产权纠纷解决的示范法——美国法律协会发布的《知识产权：跨国纠纷管辖权、法律选择及法院裁决原则》、日韩国际私法学会共同提案的《知识产权国际私法原则》以及德国马克斯-普朗克工作组制定的《关于知识产权的法律冲突原则》（下称《CLIP 原则》)——都明确将其与“法院地”区别。《CLIP 原则》的起草人更是明确澄清：“被请求保护地法”是当事人寻求受到该国法律保护之国家的法律（the law of the country for which protection is sought），而不是当事人寻求法律保护和救济之国家的法律（the law of the country where protection is sought）。15. 参见彭思彬：《涉外知识产权侵权法律适用规范释义与完善》，载《武大国际法评论》2020 年第4 期，第62-63页。第二，将“被请求保护地”理解为“法院地”也明显不符合《法律适用法》第50 条的文义。考虑到该条后半句规定“当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律”，即前后两个半句针对不同的情况分别使用了“被请求保护地”和“法院地”两个概念，因此，立法者显然不可能将“被请求保护地”视为“法院地”。第三，这种理解会不当地鼓励涉外关系的原告通过选择起诉的法院来选择对自己有利的准据法。因此，《总结》对“被请求保护地”的理解并不符合国际私法的要求。

其次，与《总结》所言相反，知识产权地域性不仅不会导致我国法成为知识产权涉外案件的绝对准据法，反而会限制我国法域外效力的过分扩张，避免涉外审判滑向行为主义的立场。在涉外定牌加工问题上，有的学者仅关注境外定作人在境外获注的商标权不能成为国内加工方贴附行为的权利基础和侵权抗辩，却忽略了国内注册商标权也无法控制发生在境外的侵权行为这一限制。16. 参见深圳市中级人民法院、祝建军、汪洪：《商标权保护具有地域性》，载《中国知识产权报》2007 年第6 期，第8-15页；浙江省高级人民法院课题组：《贴牌生产中商标侵权问题研究》，载《法律适用》2008 年第4 期，第68页。其理解的地域性原则仅仅表明外国的知识产权原则上不受我国知识产权法的保护，却未反映出我国的知识产权原则上也不受外国知识产权法的保护。这种对地域性的片面理解导致“贴牌商品在境外销售”这一事实不受重视。此时，如果法院适用我国法对发生在境外的销售行为予以评价，则是采用了行为主义立场，即只要侵权行为的一部分或其关联行为处于一国之中，那么整个侵权行为都受到该国知识产权法的规制。这种立场导致知识产权法域外效力的过分扩张，使一国法院可以针对任何在地域上与本国有一定关联的涉外知识产权侵权行为适用本国法，17. 参见阮开欣：《知识产权保护的准据法确定——解构被请求保护国原则》，载《华中科技大学学报（社会科学版）》2020 年第6 期，第117页。即使该行为并不会对本国的市场产生影响。而地域性限制恰恰旨在限制这种扩张。在涉外定牌加工案件中，由于产品在境外市场销售，那么就应当采用境外的商标法来评价侵权行为，如此方能符合境外市场的知识产权政策。

在涉外定牌加工案件中，“知识产权的地域性究竟意味着什么”甚至决定了判决的最终立场。因此，要解决该类案件，就必须针对该场景与普通商标侵权的主要区别——境外市场销售——进行分析。至于这一区别是否阻却侵权成立，则需要将地域性限制落实到冲突规范的选择中，而不是泛泛谈论地域性原则，更不能反将地域性原则作为扩张我国商标法域外效力的武器。

四、涉外定牌加工案件中地域性原则和冲突规范的落实

最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的意见》第304 条规定，涉外民事关系是指民事关系的主体、客体和法律关系的产生、变更和消灭据以发生的事实因素中至少有一个外国因素的民事关系。由于涉外定牌加工的定作人身处境外，同时被诉侵权商品在境外市场销售，涉外性非常明显，先行判断管辖和法律适用问题本是裁判的必由之路，但我国法院在涉外民事关系法律适用方面长期表现出国家主义倾向，更愿意接受冲突规范的任意适用性。18. 参见刘萍：《理论国际私法与实务国际私法的背离》，载《辽宁师范大学学报（社会科学版）》2011 年第4 期，第22页。法官在涉外知产案件中更是往往未对管辖和法律适用问题进行适当考察就径直适用我国法。19. 参见王承志：《论涉外知识产权审判中的法律适用问题》，载《法学评论》2012 年第1 期，第134页。据学者统计，截至2020年1 月，在1232 例涉外知识产权侵权案件组成的样本中，仅151 个案件涉及法律适用分析。20. 参见彭思彬：《涉外知识产权侵权法律适用规范释义与完善》，载《武大国际法评论》2020 年第4 期，第54页。利用冲突规范进行准据法选择本应是涉外审判必经的前置步骤，但这一统计结果表明，我国法院还远远没有将国际私法的基本要求落实到涉外知识产权审判中去。

如前章所述，《法律适用法》第50 条所谓的“被请求保护地”并非诉讼法意义上的法院地，而是寻求受到该国法律保护之国家。但是，“被请求保护地”并非指向某个确定准据法的单一连结点，因为所谓的“寻求受到该国法律保护之国家”指向的准据法因案而异。因此，有学者指出，“被请求保护地”只是《伯尔尼公约》等知识产权国际公约的基本原则所规定的一种界定方法，而非冲突规范本身。21. 参见阮开欣：《知识产权保护的准据法确定——解构被请求保护国原则》，载《华中科技大学学报（社会科学版）》2020 年第6 期，第115页；彭思彬：《涉外知识产权侵权法律适用规范释义与完善》，载《武大国际法评论》2020 年第4 期，第63页。在涉外定牌加工案件中，拥有我国注册商标的原告当然可能请求以我国法为准据法评价被告的行为。但是，法院是否适用我国法律本质上取决于法院对于我国知识产权法域外效力的态度。22. 参见阮开欣：《知识产权保护的准据法确定——解构被请求保护国原则》，载《华中科技大学学报（社会科学版）》2020 年第6 期，第115页。如果采用行为主义立场，将我国法的空间效力扩张到域外，则只要侵权行为的一部分发生在我国境内，就可以适用我国法对整个侵权行为予以评价。由此，虽然加工方只在境内完成了贴附行为，但由于我国商标法对境外的销售行为也有效力，因此可以将加工方的贴附行为和定作人的销售行为统一评价，认定侵权。反之，如果采用效果主义立场，则应适用涉外行为效果产生地法律，即销售地法律为准据法，对侵权行为（尤其是销售行为）进行评价并拒绝原告关于适用我国法的主张。而适用我国法和销售地法的关键区别在于原告是否拥有该商标法下的商标专用权。一般来说，涉外定牌加工案件的原告都是我国的注册商标权人，而在销售地并无商标专用权，因此，只有通过适用我国法，其才能控制被告的行为。

虽然行为主义和效果主义两种立场都广泛见于各国的涉外审判实践，但行为主义立场并不符合知识产权地域性的要求。如前章所述，PCT 和《马德里协定》框架下的国际专利申请和商标注册都包括缔约国专利局或商标局基于国内法进行审查之步骤，由此，国际申请人才能在相应的缔约国享有专利权或商标权。这符合地域性的要求。但是，在行为主义立场下，即使我国商标权人没有在销售地进行注册或进行国际注册，只要其生产加工的一个环节处于我国境内，就可以通过我国的商标权控制境外市场。这种对我国注册商标权域外效力的扩张事实上使得在我国得到承认的商标权在境外也受知识产权法保护，违背了地域性的要求。23. 类似的观点参见黄汇：《商标使用地域性原理的理解立场及适用逻辑》，载《中国法学》2019 年第5 期，第92页。

不难看出，恰恰是法院准据法选择意识的缺乏和对我国知识产权法域外效力的暧昧态度导致了涉外定牌加工案件长期得不到协调一致的处理。比如，最高法院曾在其五年内判决的三个案件—— “亚环案”24. 参见最高人民法院（2014）最高法民提字第 38 号民事判决书。“东风案”25. 参见最高人民法院（2016）最高法民再339 号民事判决书。“本田案”26. 参见最高人民法院（2019）最高法民再138 号民事判决书。——中表现出令人惊讶的立场转变。通过“亚环案”和“东风案”，最高法院两次强调涉外定牌加工中的贴附行为不满足《商标法》第48 条“用于识别商品来源”之要求，因此不构成商标性使用。由此，无需进一步判断被诉侵权商标是否会导致混淆，就可以直接得出加工方不侵权的结论。两年后，在“本田案”中，最高法院以“我国经济由高速增长阶段转为高质量发展阶段”为由转变立场，否认先前认定加工方的贴附行为不构成商标性使用的做法，并指出由于商品可能回流国内以及中国消费者出境旅游频率增加，存在混淆可能性，因此加工方构成商标侵权。这一转变吸引了学界的目光，不少文章就《商标法》第48 条“用于识别商品来源”的具体内涵进行讨论，就加工方贴附的商标是否具有来源识别功能产生争议。27. 参见孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义构造——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载《中外法学》2020 年第5 期，第1288页；罗晓霞：《涉外定牌加工商标侵权纠纷法律问题探讨——兼评<商标法>第57 条》，载《法学杂志》2019 年第5 期，第74-75页。

以讨论涉外定牌加工侵权认定这一热点问题为契机，厘清商标侵权认定各要件的内涵固然十分可贵。但是，法院如果能在涉外审判中坚持国际私法的基本要求、明确知识产权法域外效力的边界，则本身无需面临此类争议。因为遵循“被请求保护地”的指引必然需要进行准据法选择，而一旦采取行为主义立场，我国法将成为准据法，后续的境外销售行为也将被纳入判断，法院无需分割考虑贴附行为是否“用于识别来源”，侵权自然成立；反之，采取效果主义立场则意味着适用效果产生地法律，如果原告在销售地没有商标权，则侵权自然不成立。申言之，贴附行为本就是销售行为的准备，是整个侵权过程的次要环节。而法院为了避免直面境外销售这一涉外环节，同时避免启用冲突法规范，绕开真正对消费市场产生影响的销售行为不看，反而孤立地着眼于作为准备阶段的贴附行为，实有舍本逐末之嫌。因此，最高法院在“本田案”的态度反转本质上是从效果主义立场转向行为主义立场，28. 最高法院在该案给出了两个理由，一是商品具有回流可能，二是出境旅游人次增多。倚靠前者得出侵权结论并不意味着向行为主义立场的转变，而倚靠后者认定侵权则是明显的行为主义立场的表现。对该问题的讨论见下章第2 节。其目的是在“我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段”的背景下扩张我国知识产权法的域外效力，为品牌和商标的权利人提供更广泛的保护，促进我国经济转型。

最后，考虑到我国法院难以对发生在国外的抢注行为及外国判决的实质公平性进行判断，适用销售地法律的确存在一定困难。诚然，外国法查明困难及我国对外国判决的低承认率是我国涉外审判的普遍现状，但是，如果以此为由拒绝适用外国法，将导致轻视冲突规范的做法陷入恶性循环。况且，知识产权法作为民商法中国际化程度较高的部门，理应率先适应涉外审判的要求。虽然外国法的查明需要审判组织和诉讼参与人均具备较高的法律素养，也需要花费额外的诉讼成本，但是，现有实践已经表明规避冲突规范的做法导致了同案不同判、下级法院难以遵循指导、当事人缺乏对规则的明确预期等后果，两“害”相权取其轻，只有进一步规范涉外审判中的冲突规范适用才是合理做法。更何况，逐步提升我国涉外审判的规范性和专业度，恰恰是依法治国方略的具体要求。

五、涉外定牌加工构成商标侵权的决定性因素

在效果主义和知识产权地域性的要求下，涉外定牌加工案件应当以销售地法律为准据法。因此，只有当原告拥有销售地商标法上合法的利益时，才能控制发生在销售地的侵权行为。此时，如果有证据表明境外定作人侵犯我国商标权人在境外取得的商标专用权，则构成商标侵权，并应该依据销售地法律确定赔偿额。然而，一旦定牌加工并出口的商品有回流我国的可能性，侵权的主要环节便回归境内，此时应当适用我国商标法进行侵权认定和损害赔偿确定。

1.境外定作人系抢注我国注册商标是涉外定牌加工构成侵权的决定性因素之一

在以销售地法为准据法的情况下，我国商标权人的商标是否满足销售地商标保护的条件（一般是是否拥有注册商标或达到使用取得标准）就成了其主张侵权的前提。因此，我国商标权人必须依据被请求保护地的法律取得商标权，否则不能在被请求保护地行使商标权。这恰恰是知识产权地域性限制的题中之义，也符合商标法背后的利益平衡原理，本质是排他权均来源于权利人的积极行为。因此，如果我国商标权人既未在境外市场上使用，也未在境外取得注册，其理应无权控制境外市场上的销售行为。另外，当我国商标权人在销售地拥有商标权时，其也可能向销售地法院提起诉讼，销售地法院也会依据该国法进行裁判。这样一来，无论我国商标权人如何选择法院，国家间判决的一致性都能得到保证。

理论上，无论是我国法院适用销售地法律，还是销售地法院适用销售地法律，都应得出一致的结论，但实践往往并非如此。当我国商标权人不具有被销售地商标法所承认的利益，但有证据表明境外定作人在境外销售商品利用了我国注册商标在境外的知名度时，法院该如何处理？或者，当外国判决已经明确认定境外的销售行为不侵犯我国商标权人的权利，但我国法院根据在案证据认为外国判决错误时，该如何处理？“东风案”就是一例典型。在该案到达最高法院之前，江苏高院曾对该案进行审理。在案事实表明，原告上柴公司早在20 世纪60年代就在我国注册了“东风”商标，用于柴油机（出口商品），并将产品出口印尼。1987 年，案外人印尼PT ADI 公司在印尼注册了与上柴公司完全相同的“东风”商标。被告常佳公司接受该印尼PT ADI 公司的委托，贴牌生产被诉侵权产品出口至印尼。2000 年，上柴公司的商标被认定为驰名商标。在上柴公司向常州市中院起诉前，其已经在印尼雅加达法院起诉了印尼PT ADI 公司恶意抢注，请求法院宣布上柴公司为“东风”商标的所有人。经历数次上诉和改判，印尼最高法院于2009 年经过再审认为没有证据证明上柴公司的商标已在多国注册，亦非驰名商标，因此驳回了上柴公司的全部诉讼请求。最终，上柴公司在其间已取得注册的“东风”商标被印尼知识产权总署撤销。29. 参见江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036 号民事判决书。因此，上柴公司才向我国法院提起诉讼，追求相反的判决结果。

上柴公司早年间就向印尼出口柴油机，占有海外市场并享有知名度。况且，不仅印尼PT ADI 公司注册商标的时间晚于上柴公司开始出口柴油机的时间，其使用中文（非官方通行语言）作为商标也很可疑。因此，无论是上柴公司还是江苏高院都有理由相信印尼PT ADI 公司实质上“抢注”了上柴公司已经在印尼境内使用的商标。正因如此，江苏高院才提出新的标准，认定被告常佳公司明知原告与印尼PT ADI公司间的纠纷却未尽合理注意与避让义务，构成侵权。30. 参见江苏省高级人民法院（2015）苏知民终字第00036 号民事判决书。但是，合理注意与避让义务在商标法上并无依据，仅仅是江苏高院利用多年的审判经验创新和摸索的结果。从理论上讲，商标侵权无需过错，因此，如果被告使用了原告的注册商标，即使其能够证明曾检查境外定作人提供的资质证明，不存在主观侵权恶意，也不能阻却侵权成立。更重要的是，境外定作人提供的证明往往只能表明其在境外拥有商标权，这与原告在境内是否拥有商标权没有关系，更无冲突。如果法院所谓的“合理注意义务”暗示被告应当对比境内原告在境内注册的时间和境外定作人在境外注册的时间，并考察境外定作人是否实质上“抢注”了原告已在境外使用的商标，那该义务绝对是一种苛责，并将实质上成为严格责任规定。因为即使是印尼最高法院，也得出了与我国法院相反的结论。

因此，“合理注意义务”标准缺乏理论支持，亦不能自圆其说，但的确内涵了效果主义的立场，正确地将注意力投向境外市场上的销售行为而非境内的贴附行为。但是，原告和境外定作人究竟何者享有涉案商标在境外的利益应该是法院根据销售地法进行判断的内容，而非被告的审查义务。江苏高院创设“合理注意义务”，实际上是在考察上柴公司究竟是否具有被印尼商标法所承认的利益；其通过形式上将这一义务施加给被告，避免了准据法选择和外国法适用的过程。所以，法院的正确做法应当是采取销售地法律对原告是否享有商标法上的利益进行判断，进而考虑境外定作人是否抢注原告的商标，最后判断定作人和加工方的行为是否构成侵权。考虑到外国判决的承认本身需要额外的条件，我国法院在判决时并不需要得出与印尼最高法院一致的结论。

另外，印尼最高法院关于“印尼PT ADI 公司没有抢注上柴公司商标”的结论很可能是符合印尼商标法的。因为一国商标法本就未必能为所有遭“抢注”的原告提供救济。比如，我国《商标法》第32 条规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”。但在司法实践中，“已经使用并有一定影响”并不容易证明，31. 参见刘铁光：《规制商标“抢注”与“囤积”的制度检讨与改造》，载《法学》2016 年第8 期，第38-48页。这就导致并非所有“搭便车”“抢注”的行为都会受到商标法的规制。当然，在与“东风案”类似的涉外定牌加工案件中，往往已有事实表明境外定作人有“恶意抢注”之嫌，法官在心证上容易接受我国商标权人在境外遭遇了“抢注”和“搭便车”。同时，我国注册商标在境外遭到“抢注”或被“搭便车”的事实在一定程度上能够说明权利人在境外存在合乎商标法原理的利益。此时还允许境外定作人销售附有该商标的商品，不仅使属于国内商标权人的利益被境外定作人攫取，也导致国内商标权人丧失进一步扩大境外市场或在境外获得商标注册的机会。因此，此时可以适当降低对外国法查明的要求，从而顺利根据销售地法律认定侵权成立。

2.商品回流是涉外定牌加工构成侵权的决定性因素之二

一旦将目光转回地域性限制和效果主义立场就不难发现，法院考虑某些无关事实因素的做法违背地域性限制和冲突法规范。比如，最高法院在“本田案”中指出，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，贴牌商品存在混淆可能性。32. 最高人民法院（2019）最高法民再138 号民事判决书。显然，对于出国旅游的我国消费者的考虑是错误的。有学者一针见血地批评道：国外的接触已超出商标权地域性的考量范围。境外的中国消费者仍是境外商品市场的消费者，已不属于境内的相关公众；所谓的“接触”发生于中国境外，同样脱离了相关公众的判断场景，不能作为判断境内商标贴附属性的依据。33. 孔祥俊：《涉外贴牌加工商标贴附行为之定性》，载《政法论坛》2022 年第3 期，第153-154页。诚然，经济发展造成的人口暂时跨国流动的确是全球化背景对地域性原则的冲击，但应对这种冲击需要国家间的合作，以求进一步便利知识产权的国际注册制度、促进知名商标得到广泛认可。而将该背景作为借口直接绕开地域性限制、扩大相关公众的范围，相当于直接否定了知识产权地域性，也破坏了商标法背后的利益平衡机制，是绝对不可取的。

然而，考虑出口商品的回流（至国内）34. 参见最高人民法院（2019）最高法民再138 号民事判决书。也见上海知识产权法院（2016）沪73 民终37 号民事判决书。却有充分的合理性。因为商品一旦回流国内，就会在国内市场上引起混淆，所谓的涉外定牌加工问题将直接转化为典型的商品侵权问题。此时，加工人不过是以定牌加工之名行销售之实。即使没有参与后续销售或没有认识到回流的可能性，其在先的贴附行为也因具备了识别功能和混淆可能性而构成“使用侵权”，同时也构成对“销售侵权”的帮助。因此，对出口商品回流相关证据的考察恰恰是解决涉外定牌加工案件的核心。

另外，回流导致的侵权必须以存在回流事实为前提，不能仅以回流可能性为依据。35. 参见孔祥俊：《商标使用行为法律构造的实质主义构造——基于涉外贴牌加工商标侵权案的展开》，载《中外法学》2020 年第5 期，第1302页。正如学所言：考虑商品回流的判决都将电子商务等跨境销售在理论上的可能性等同于个案中现实的混淆可能性，难谓周全；至少还应考察涉案商品在境外是否确有电子商务销售、该销售是否面向我国消费者，以及是否存在语言、服务范围等否定性限制。36. 杨鸿：《主体区分视角下定牌加工侵权判定的合理路径》，载《法学》2021 年第9 期，第133页。比如，最高法院在“本田案”中仅以“随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能”为由论证识别功能和混淆可能性的存在，推翻了二审法院所认定的“涉案220套摩托车散件全部出口至缅甸，不进入中国市场参与商业活动”这一事实。但事实上，“电子商务和互联网的发展”是一个非常抽象、宏观的时代背景，几乎适用于时下的任何贸易活动。如果从电商和网络的发展就能推知回流的存在，那么任何涉外定牌加工的商品以及出口的商品都具备回流国内的可能性，此类案件的被告将全部构成商标侵权。因此，在具体案件中，原告至少需要举出证据使法官对存在商品回流的心证提高到民事诉讼的一般证明标准，即高度盖然性标准。