离职员工侵害原单位专利权纠纷案例探讨

王解涛

广东百勤律师事务所，广东 东莞 523000

一、案情简介

2010年9月20日，东莞XX有限公司（以下简称“东莞公司”）成立，经营范围是机器人、智能电动车及相关产品的研发、生产、销售等。周某原为东莞公司的总经理，郭某原为东莞公司的技术经理，陈某原为东莞公司的营销经理，闫某原为东莞公司的董事、营销主管，王某等人原均为东莞公司的研发人员。

2011年8月至2012年10月，东莞公司组织周某、郭某、陈某、闫某等人从事M2项目（一款智能电动平衡车项目）的研发，后经多轮技术改进，最终完成了产品的研发工作，并生产出了样车。随即，东莞公司开始了量产前的准备工作。由于东莞公司的研发成本开支较高，起初与郭某等人并未明确股权激励机制情况，后续东莞公司在与郭某等人在股权激励机制谈判协商中分歧较大。

2012年10月22日，东莞公司（包括周某、郭某、陈某、闫某等研发人员在内）的骨干成员集体离职。

2012年12月4日，深圳XX有限公司成立，后更名为深圳XXXX有限公司（以下均简称“深圳公司”），经营范围与东莞公司近似，由周某任深圳公司的法定代表人，由郭某任深圳公司的董事、股东，由王某等人任深圳公司的研发人员。由于周某等人的研发技术加持，深圳公司在短期内便完成了多轮融资，迅速发展壮大。

2012年12月11日，郭某等人作为发明人，以深圳公司作为专利权人向国家知识产权局就“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”申请实用新型专利并获得了相应的专利证书。

2017年3月3日，深圳公司以东莞公司侵害其“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”的实用新型专利权纠纷为由将该两案起诉至深圳市中级人民法院；主要诉请东莞公司停止制造、销售、许诺销售侵权产品，销毁侵权产品及模具，赔偿深圳公司的经济损失2000万元及维权费用，并由东莞公司承担两案的诉讼费用。

2018年4月15日，东莞公司向深圳市中级人民法院起诉深圳公司及郭某、周某、陈某、闫某等人，主要诉请确认东莞公司为“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”的专利权人，本案的诉讼费由深圳公司承担。

二、案件焦点

（一）涉案两实用新型专利是否与郭某、王某、陈某、闫某等人在东莞公司处任职的本职工作相关，是否属于执行东莞公司的任务所完成的职务发明创造，东莞公司主张其为专利权人应否予以支持。

（二）深圳公司的索赔诉请2000余万元等是否有事实和法律依据。

三、代理意见

（一）涉案两实用新型专利与郭某等人在东莞公司处任职的本职工作相关，属于郭某等人执行东莞公司的任务所完成的职务发明创造，案涉两实用新型的专利权人应为东莞公司，而非深圳公司

2010年9月至2012年2月期间，郭某等人分别入职东莞公司技术部门等部门，担任东莞公司产品的结构、控制、外观等研发设计工作，参与了东莞公司升级换代平衡车车型M2研发。

2012年10月22日，郭某等人从东莞公司离职后入职深圳公司。

2012年12月4日，深圳公司方注册登记设立。

2012年12月11日，深圳公司仅成立7日即以郭某等人作为发明人，向国家知识产权局分别申请名称为“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”的案涉实用新型专利并获得授权，专利人为深圳公司。案涉两实用新型专利均涉及平衡车，与郭某等人在东莞公司处工作及研发产品直接相关。郭某等人在离职后的两个月内、深圳公司成立之日起7日内便提出实用新型专利申请，应属于其在执行东莞公司的任务所完成的职务发明创造。深圳公司及郭某等人均不能举证证明案涉两实用新型专利系其另行立项研发。同时，经鉴定可知，深圳公司的研发数据代码基本和东莞公司的研发数据代码一致。

根据《中华人民共和国专利法》第六条及《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，郭某等人在其人事关系终止后1年内作出与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造属于职务发明创造。

因此，案涉“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”两实用新型专利权属应当属于东莞公司。

（二）深圳公司的索赔诉请2000余万元没有事实和法律依据

由于案涉两实用新型专利权属应当属于东莞公司，故深圳公司的索赔诉请2000余万元等没有事实和法律依据。关于深圳公司及郭某等人对东莞公司侵害实用新型专利权属纠纷以及由此给东莞公司造成的损失索赔问题，东莞公司将另案处理。

四、判决结果

2019年9月27日，深圳市中级人民法院判决东莞公司为名称“一种双轮平衡车”和“一种快速拆装方向杆”实用新型专利权人；案件受理费2000元，由深圳公司及郭某等人共同承担。

2019年11月20日，深圳公司将起诉东莞公司侵害实用新型专利权纠纷两案向深圳市中级人民法院申请撤诉，被依法准许；减半收取案件受理费41017.315元，由深圳公司承担。

五、案例分析

（一）东莞公司与郭某等人之间存在劳动关系和职务发明行为

在郭某等人入职时，东莞公司依法与其签订了书面《应聘登记表》《劳动合同》《保密协议》，并为其缴纳社会保险费用。同时，东莞公司的考勤制度、考核制度、工资发放制度和离职制度完善，全部工资均是通过银行转账的方式予以发放，明确备注“X月份工资”。双方书面约定了职务发明的产品知识产权归属于东莞公司。因此，郭某等人无法否认其与东莞公司之间存在劳动关系的情况。

在立项、研发、试模和生产样车等过程中，东莞公司通过多种形式保存了相应的证据；可以印证郭某等人各自在职务发明过程中的职务与角色。

值得注意的是，根据《中华人民共和国专利法》第六条及《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条规定，劳动者在本职工作中作出的发明创造与履行本单位（包括临时工作单位）交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造为职务发明创造。

劳动者在退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造仍属于职务发明创造。

综上可知，郭某等人虽然抢先申请并获得了“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”的实用新型专利权证书，但是，根据法律规定上述两个实用新型专利权应当归东莞公司所有。

（二）郭某等骨干人员（含研发人员）同时集体离职并秘密窃取了东莞公司的文件资料涉嫌触犯侵犯商业秘密罪

2012年10月22日，郭某等骨干人员（含研发人员）同时集体离职，并擅自取走了部分《劳动合同》《保密协议》及东莞公司M2研发过程中的部分资料，后续供深圳公司申报专利和生产等使用，严重侵害了东莞公司的合法权利。东莞公司依法向公安机关以郭某等人涉嫌犯触犯侵犯商业秘密罪为由报案。经侦查和鉴定发现，深圳公司的软件资料中多套源程序代码等数据与东莞公司M2研发数据存在一定的关联性。随后，郭某等人因涉嫌犯触犯侵犯商业秘密罪被依法刑事拘留和逮捕。

（三）深圳公司及郭某等人抢注专利获得的权属证书无效，同时，其生产、销售类似产品和先行起诉索赔等侵害东莞公司专利权属的行为还将面临巨额的赔偿

郭某等人原本为东莞公司的高级管理人员或者研发人员，在同时集体离职两个月内和深圳公司设立起7日内抢注案涉“一种快速拆装方向杆”和“一种双轮平衡车”两实用新型专利；在其获得国家知识产权局颁发的实用新型专利证书后，一方面大力组织产品生产和销售，另一方面主动先行起诉东莞公司侵害其专利权索赔2000余万元等。

郭某等人随即设立了深圳公司从事与东莞公司类似产品的生产、销售进行不正当竞争等行为，第一，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国专利法》等法律法规；第二，涉嫌违背基本的诚信原则和商业道德；第三，其步步紧逼不留余地的行为彻底激怒了东莞公司，最终“偷鸡不成蚀把米”。

六、结语和建议

（一）源头保护、主动防御

随着社会发展的日新月异，企业之间的竞争日益激烈；但多数企业特别是同行业之间的竞争归根到底，还是人才的竞争、知识产权的竞争。知识产权作为一种无形的宝贵资产，是企业重要的经济资源，一定程度上可以称之为“企业核心竞争力的发动机”［1］。但是由于企业对于新产品的研发周期相对较长、前期投入成本相对较高，研发成果具有一定的不确定性（可能成功，也可能失败），所以，企业，特别是以知识产权为源泉的高新技术企业更应该明白“源头”保护的重要性。企业应当强化人事管理部门、法务部门和知识产权部门的资金投入和团队建设，努力促使保密措施严格、研发制度（特别是对于研发人员的股权激励机制）明确、管理机构规范、申请专利权证书及时。企业选择何种创新形式，取决于自身的经济技术实力和面临的外部技术、市场环境。无论选择何种创新模式，企业需要结合所处行业的竞争结构和创新环境，以知识产权战略指导创新活动，以知识产权战略引导企业技术创新，将知识产权战略与企业技术创新有机结合起来［2］。

（二）慧眼识英才、明智辨良将

研发团队是企业知识产权的核心缔造者，研发团队的组织架构应当清晰，各成员之间应当分工明确、搭配合理，注重研发人员的培养和梯队建设。企业的核心技术、关键技术应当采取有效的措施予以管控，努力杜绝将其掌握在某个人的手中。在试用期间，企业应完成尽职调查，努力去发现研发人员的职业背景、个人业务能力、忠诚意识与忠诚度，制定相对公平合理的考核体系和激励机制，及时与研发人员签署相应的保密协议、竞业禁止协议和竞业限制协议，保持研发团队的稳定性；同时，将核心技术分散，尽快申请相应的知识产权，及时促使研发成果转化。在知识产权转化为商品销售营收之后，可以考虑提取一定比例的费用反哺研发团队。在研究开发阶段，企业最重要的目标是充分运用现有的创新资源和人力资本，获得预期的创新成果。企业知识产权创造能力可以通过研究开发活动得以提升，企业可以通过选择创新模式、研究开发路径、对创新成果的保密等方式促使创新成果的诞生并取得自主知识产权［3］。在研发后期，企业应充分利用自身的知识产权优势，快速转化研发成果，缩短转化周期，及时抢占商品市场，充分发挥和体现知识产权的价值，早日完成产、学、研相结合的一体化建设。

（三）果断出击、依法维权

企业应建立一套完整的知识产权风险预警机制，发现侵权行为要及时制止、果断出击、降低损失、维护权利。虽然专业性特征决定企业知识产权管理具有很多共性特征，甚至不同企业在知识产权管理的客体、基础法律制度、操作流程等方面都有规律和规则可循，但由于各企业在企业实力、经营理念以及企业文化等方面有各自的特点，从而导致各企业的知识产权管理又都有着与众不同的特点。知识产权制度是鼓励创新的机制，管理是一门艺术，知识产权管理会自然地融入其企业文化之中。

建立健全完整的知识产权保护机制，配合积极的维权手段对于侵权的行为主动出击，为企业专利保护建成完整的保护网。同时，通过维权、打击侵权行为以及许可使用等方式，为企业回收在专利研发中的前期高额研发成本，将专利的无形财产转为有形的经济利益，推动企业创新活力，激发企业创新动力。实践中，企业知识产权的维护过程中，不应局限于个案维权成本的高低与得失，不应局限于眼前一时维权成本的支出，应当长期综合地分析维权成本与维权收益之间的关系；整体上来看，只要维权的长期收益大于维权的短期成本，就应当积极采取有效措施，维护自身知识产权，抢占市场，扩大收益。

知识经济时代下，知识产权是保障企业在激烈的竞争中占有一席之地的有力武器，企业应当建立并且不断完善知识产权管理制度和体系，积极采取有针对性的防控措施，保障企业创新成果，促进企业的持续和发展。