以数学模型探讨禁止反悔原则

李针英

中国政法大学，北京 100091

《专利法》第六十四条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。由于技术的不断发展，同时为了更好地保护专利权人的创新成果，专利权的保护范围还包含等同的技术方案。为了避免专利权人为获得授权，在审查阶段或者无效阶段对某些技术方案进行放弃或者限缩性解释，使其与现有技术区别开来从而获得授权，但是在侵权纠纷时，又否定之前的放弃，从而将权利要求的保护范围扩大，涵盖被诉侵权产品，使专利权人两头得利，进而提出禁止反悔原则。有人认为，等同原则是对权利要求保护范围的扩张，禁止反悔原则用于限制等同原则的扩张[1]，那么，禁止反悔原则到底是一种独立适用的原则[2]，还是仅对等同原则的限制，只有被诉侵权人提供证据主张适用禁止反悔原则的情形下才能适用[3]，笔者试图从实际案例出发，采用数学模型中的集合概念和逻辑判断角度，将禁止反悔原则适用在侵权判定的不同判断阶段进行分析。

一、禁止反悔原则的含义

禁止反悔原则通俗地说是指做出的承诺，不得反悔，其在私法领域和公法领域都适用。禁止反悔原则通常作为侵权纠纷中的一种辩护手段，其体现的是专利权人和公众之间利益的权衡[4]。《专利法》上的禁止反悔原则指权利人在行权中，不得将其确权过程中否认的范围，人为落入专利权的保护范围[4-5]。其实质含义是，专利权人必须前后一致地解释权利要求，以确保公众通过专利的公告文本、答复审查意见时的意见陈述等文档，即可知晓专利保护范围[6]。

二、禁止反悔原则相关法规

（一）2009年的《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条①《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》。[7]。

从上述法规可以看出，在解释权利要求时，需要考虑是否有禁止反悔的情形，以便把已经放弃的技术方案排除在权利要求保护范围之外②《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条。[8-9]。

（二）2017年版《专利侵权判定指南》第六十一条、第六十四条。

（三）2017年版《专利侵权判定指南》似乎把禁止反悔原则看成是限制等同原则的扩张。那么，禁止反悔原则到底是一种可以单独适用的原则，还是在进行等同侵权时作为等同原则的限制呢？笔者从实际案例出发，进行分析，以期得到一个较为合理的结论，为禁止反悔原则的适用提供参考。

三、从实际案例探讨禁止反悔原则的适用

（一）案例背景

“汽车地桩锁”是原告（专利权人）已获授权的一件实用新型专利。其专利信息如下表1所示：

表1 专利信息

第三人于2003年请求该专利无效，权利要求一被宣告无效。

原告（专利权人）提起专利行政诉讼，在起诉状中陈述权利要求一中的“活动桩设有供锁具插入的孔”指锁具锁定时在孔中，在打开时拔出，与孔分离。[10]

法院判决撤销权利要求一无效决定。

经过上诉，二审法院判决驳回上诉，维持原判。

在侵权纠纷中，原告认为，被告的汽车车位锁落入了原告上述专利权的保护范围，构成侵权。

被诉侵权产品为汽车地桩锁。地桩锁底座右侧固定有一锁具，底座左侧有一个可折叠的“∧”形活动杆，该活动杆顶部连接，右杆可以嵌入左杆，在底座右侧锁舌插入右杆的底部的通孔内，使右杆与底座相连，使装置成三角形。

一审法院认为，专利限定为活动桩设有供锁具（4）插入的孔，由于专利权人在无效阶段的意见陈述中陈述，锁具不是永久固定在孔中，锁定时位于活动桩的孔中，打开时从孔中取出，与孔分离（即锁具不固定），而被诉侵权产品的锁具是固定在底座上的。[10]

特征比对结果：不相同。

关于等同判断，一审法院认为，即使被认为等同，根据禁止反悔原则，专利权的保护范围为锁具不是一直固定在孔中，而被诉侵权产品的锁具是固定的，其不在专利权的保护范围内，因而不侵权。专利权人认为，被诉侵权产品与专利权利要求一技术方案相同，构成相同侵权，由于被诉侵权人没有提供禁止反悔的证据，原审判决以“禁止反悔原则”来剥夺专利权人以等同为由主张专利侵权成立的权利没有法律根据[11]。并认为，禁止反悔原则用来限制等同原则的扩张，而被诉侵权产品是相同侵权，因而不适用禁止反悔原则①上海市高级人民法院．沈其衡与上海盛懋交通设施工程有限公司专利侵权纠纷上诉案，（2007）沪高民三（知）终字第51号。[12-14]。

（二）不同阶段适用禁止反悔原则的侵权判断逻辑

笔者对禁止反悔原则的不同适用阶段的侵权判断逻辑做了分析：

假设，A为相同范围，A1为等同范围、A2为放弃的范围，其中A2可能为相同范围或等同范围。专利权保护范围如图1所示，包含相同范围A、等同范围A1和放弃的范围A2、考虑禁止反悔原则后专利权保护范围如图2所示，包含相同范围A和等同范围A1。其中，被诉侵权产品落入放弃的范围A2内。

图1 权利要求一保护范围示意图

图2 考虑禁止反悔原则后的保护范围示意图

如果在确定权利要求的保护范围时不考虑禁止反悔原则，在等同判断时再判断是否适用禁止反悔原则，则采用如图3判定逻辑：

图3 只在等同判断时适用禁止反悔原则

1．假设，放弃的范围A2为相同范围

首先，确定权利要求一的保护范围为A+A1+A2，如果被诉侵权产品落入相同范围A或A2，则构成相同侵权；如果被诉侵权产品不落入相同范围A或A2，则判断被诉产品是否落入等同范围A1，如果被诉侵权产品落入等同范围A1，则进一步判断是否适用禁止反悔原则，如果适用禁止反悔原则，则不构成侵权。

按照这种判断逻辑，由于确定的权利要求一的保护范围为A+A1+A2，放弃的范围A2为相同范围，被诉侵权产品落入相同范围A2，在进行是否相同判断时，已经认为构成相同侵权，则会将专利权人放弃的范围再次纳入专利权的保护范围，不符合禁止反悔原则。

2．假设，放弃的范围A2为等同范围

首先，确定权利要求一的保护范围为A+A1+A2，如果被诉产品方案落入相同范围A，则构成相同侵权；如果被诉产品不落入相同范围A，则判断被诉产品是否落入等同范围A1或A2，如果落入等同范围A1或A2，则进一步判断是否适用禁止反悔原则，如果适用禁止反悔原则，则不构成侵权。

按照这种判断逻辑，由于被诉侵权产品落入等同范围A2，在相同判断时不构成侵权；在等同判断时，由于禁止反悔原则，等同范围A2已经被放弃，不再属于专利权保护范围，判断的结论为不构成侵权。

按照该判断逻辑，当放弃的范围A2分别为相同范围和等同范围时，得出的结论是不一致的。

如果禁止反悔原则只适用于确定专利权保护范围，在等同判断时不考虑禁止反悔原则，判断逻辑如图4所示：

图4 只在解释权利要求时适用禁止反悔原则的侵权判定逻辑

3．假设，放弃的范围A2为相同范围

首先，由于禁止反悔原则，将放弃的范围A2排除在专利权保护范围之外，确定权利要求的保护范围为A+A1，然后将被诉侵权产品和确定的权利要求的保护范围进行比对，如果落入相同范围A，则构成相同侵权，如果不落入相同范围A，则判断是否落入等同范围A1，如果落入等同范围A1则构成等同侵权，如果不落入等同范围A1，则不构成侵权。

按照这种判断逻辑，由于确定的权利要求的保护范围为A+A1，被诉侵权产品落入相同范围A2，而A2为已经放弃的范围，在相同判断时结论是不构成侵权。再判断是否构成等同，由于被诉侵权产品落入相同范围A2，与等同范围A1不构成等同，故判断结论是不构成侵权。

4．假设，放弃的范围A2为等同范围

首先，由于禁止反悔原则，将放弃的范围A2排除在专利保护范围之外，确定权利要求的保护范围为A+A1，然后将被诉产品和确定的权利要求的范围进行比对，如果落入相同范围A，则构成相同侵权，如果不落入相同范围A，则判断是否落入等同范围A1，如果落入等同范围A1则构成等同侵权。

按照这种判断逻辑，由于确定的权利要求的保护范围为A+A1，被诉侵权产品落入等同范围A2，在相同判断时结论是不相同，因而不构成侵权。再判断是否构成等同，由于被诉侵权产品落入等同范围A2，虽然等同范围A2属于已经放弃的范围，由于在等同判断时不考虑禁止反悔原则，会将已经放弃的范围A2重新纳入专利权的保护范围，从而判断构成侵权。

从中可以看出，按照这种判断逻辑，当放弃的范围A2为相同范围和等同范围时会得出截然不同的结论。并且，当放弃的范围A2为等同范围，则在判断是否等同时，又会将已经放弃的范围A2重新纳入专利权的保护范围，使得专利权人两头得利，不符合衡平原则。

如果在解释权利要求的保护范围和等同侵权时均考虑禁止反悔原则，判断逻辑如图5所示：

图5 在解释权利要求的保护范围和等同侵权时均考虑禁止反悔原则

首先，由于禁止反悔原则，将放弃的范围A2排除在专利权保护范围之外，确定权利要求一的保护范围为A+A1，如果被诉侵权产品落入相同范围A，则构成相同侵权；如果被诉侵权产品不落入相同范围A，则判断被诉产品是否落入等同范围A1，如果落入等同范围A1，则进一步判断是否适用禁止反悔原则，如果适用禁止反悔原则，则不构成侵权。

按照这种判断逻辑，由于在确定专利权保护范围时已经将放弃的范围A2排除在外，当放弃的范围A2是相同范围时，在是否构成相同侵权时，结论是不侵权。当放弃的范围A2是等同范围时，由于适用禁止反悔原则，放弃的范围A2已经被排除在专利权保护范围之外，判断的结论也是不侵权。

从中可以看出，在解释权利要求的保护范围和等同侵权时均考虑禁止反悔原则，结论具有一致性和合理性。

（三）实际案例对上述判断逻辑的验证

笔者还原了一审法院和专利权人的各自判断逻辑：

一审法院采用了图5所示的判断逻辑，其将禁止反悔原则适用于确定专利权保护范围和等同判断两个阶段。

涉案专利限定为活动桩设有供锁具（4）插入的孔，权利要求的范围包含相同范围方案A（锁具可拔出孔中）和方案A2（锁具一直在孔中），加上等同范围A1，其中，相同范围A2属于专利权人为了获取专利授权而放弃的方案，且被诉侵权产品落入相同范围A2。首先，考虑禁止反悔原则，排除锁具一直固定在孔中的方案A2，确定权利要求的保护范围为相同范围A+等同范围A1，由于涉案专利的锁具是不固定的，而被诉侵权产品的锁具是固定的，因此两者不构成相同，再判断被诉侵权产品的方案是否落入等同范围A1，又由于适用禁止反悔原则，不能将已经放弃的相同范围A2再次纳入专利权保护范围，最终判决不侵权。

专利权人的判断逻辑为图3所示的逻辑，其在确定权利要求的保护范围时不考虑禁止反悔原则，仅在等同判断时考虑禁止反悔原则，禁止反悔原则只能由专利权人主张，人民法院不得自行主张禁止反悔原则。

涉案专利限定为活动桩设有供锁具（4）插入的孔，由于在确定专利权保护范围时不考虑禁止反悔原则，因此，权利要求的保护范围包含相同范围方案A（锁具可拔出孔中）和方案A2（锁具一直在孔中），加上等同范围A1。而不管锁具是否固定，被诉侵权产品的活动桩有孔，锁具可以插入该孔中，因此，进行特征比对时两者相同，认定被诉侵权产品构成相同侵权。这种仅将禁止反悔原则作为等同原则的限制的判断逻辑，会出现将原本放弃的范围，再次纳入专利权保护范围，从而得出不合理的结论。

此外，该案再审时，法院提出，根据衡平原则，不应限制人民法院主动适用禁止反悔原则。人民法院可以根据已经查明的事实，主动适用禁止反悔原则限制等同范围的扩张①最高人民法院．上海盛懋交通设施工程有限公司与沈其衡一案案审民事裁定书，（2009）民申字第239号。[15-16]。

（四）小结

通过数学模型中的集合概念和逻辑判断角度，将禁止反悔原则适用于侵权判断的不同阶段，可以看出，仅在确定专利权保护范围或者仅在等同判断时考虑禁止反悔原则，均会导致将专利权人放弃的范围重新纳入专利的保护范围内，使得专利权人两头得利，这不符合衡平原则。禁止反悔原则不能认为仅仅作为对等同原则的限制，只有在被诉侵权人主张的情况下才能适用，侵权判定时，应当在确定专利权的保护范围，以及在等同判断时均适用禁止反悔原则，从而得到较为公平合理的结论。

四、总结

本文通过数学模型中的集合概念和逻辑判断角度，通过将禁止反悔原则适用于在侵权判定的不同判断阶段可以看出禁止反悔原则不能认为仅仅是作为对等同原则的限制，只有在被诉侵权人主张的情况下才能适用，侵权判定时，应当在确认专利权的保护范围，以及在等同判断时均适用禁止反悔原则，才能得到较为公平合理的结论。