软件转换性使用规则的美国实践与中国应对

朱雪忠, 安笑辉

(同济大学 上海国际知识产权学院， 上海 200092)

一、 引 言

2021年4月，甲骨文公司(Oracle America Inc.)与谷歌公司(Google Inc.)持续10余年的诉讼终于尘埃落定，美国联邦最高法院大法官以6票赞成、2票反对的结果推翻了下级法院的裁决，认定谷歌公司复制甲骨文公司软件代码的行为属于转换性使用，并未违反《美国版权法》。(1)甲骨文诉谷歌案是10年来美国版权法领域影响最深远的案例之一。2012年美国联邦地区法院裁定甲骨文公司的Java应用编程接口(Application Programming Interface，简称API)不受版权法保护，2014年联邦上诉巡回法院确认了应用编程接口的可版权性并要求地区法院重新审理，2016年联邦地区法院认定谷歌对Java应用编程接口的复制行为属于转换性使用并满足合理使用标准，2018年联邦上诉巡回法院认定该行为不属于转换性使用且不满足合理使用标准，2021年联邦最高法院经过大法官6 ∶ 2投票最终认定该行为属于转换性使用且满足合理使用标准。该诉讼持续超过10年，多次反转，在法律界和软件行业内产生巨大影响。该判决再一次引发了学术界和产业界对于软件合理使用尤其是软件转换性使用规则的激烈讨论。

作为世界上最大的软件生产地和消费市场，美国是最早对计算机软件实行版权保护的国家，从1964年开始就接受计算机软件的版权登记，1980年美国修订版权法明确了对软件的版权保护。在美国司法实践中，软件版权诉讼数量占版权诉讼总量约12%，居第二高的位置。[1]经过40余年的发展，包括软件转换性使用规则在内的一系列制度构建，美国逐步完善了软件版权保护体系，并在世界范围内产生了重要影响。

对于软件转换性使用规则的研究，目前我国仍存在一定的不足。一方面，我国学者对转换性使用的研究大多集中于较为概括的整体政策层面，探讨我国整体上是否应当引入或者如何借鉴美国版权法中的转换性使用规则。[2-4]对于具体规则的研究，往往关注文字作品、重混视频作品等领域，对于计算机软件的转换性使用规则研究仍处于空白。[5-7]根据《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS)，计算机软件作为《保护文学艺术作品伯尔尼公约》下的一种特殊文字作品受到世界主要国家的版权保护。然而，将软件视为文字作品通常被认为是政策选择而非逻辑推理结果[8]，因此忽略计算机软件的特征，将概括的转换性使用规则或者针对一般文字作品的转换性使用规则直接应用于软件合理使用判断，无论在理论层面还是实践层面，均会面临规则适用上的障碍，势必会引起较大争议。另一方面，美国作为判例法国家，其版权制度随着重大案例的出现，一直处于不断进化的状态。有些关键性的判例，直接翻转了既有的转换性使用规则。我国虽有学者关注美国软件版权保护的相关细节，但是随着新的判例的产生，美国软件转换性使用规则也发生了较大的变化，目前现有研究对这种变化的关注仍显不足。

因此，本研究从实证角度出发，分析美国法视角下软件作品如何适用转换性使用规则，在美国打着知识产权旗号发动贸易战的背景下，将有助于中国软件企业深入理解软件作品的版权边界，避免落入美国的话术陷阱；亦对中国软件企业在面对可能的诉讼时积极争取权利，从而对顺利进入美国市场具有较大的实践意义。此外，我国在完善软件版权保护制度时，应当如何理解并反思美国软件转换性使用规则的得与失，以规范我国软件行业发展、引导软件企业之间的良性竞争，本文也给出了相应的建议。

二、 软件转换性使用规则在《美国版权法》中的地位

转换性使用是美国版权司法实践中形成的重要规则，补充完善了1976年《美国版权法》中所规定的合理使用“四要素”判断方法。[9]53-54其中，“要素一”： 该使用的目的与特性，包括该使用是否具有商业性质，或是否以非营利性教学为目的； “要素二”： 该版权作品的性质； “要素三”： 所使用的部分的质量、数量与版权作品整体之间的关系； “要素四”： 该使用对版权作品的潜在市场及其价值所产生的影响。(2)17 USCS § 107.1990年，美国法官皮埃尔·勒瓦尔(Pierre Leval)第一次提出现代意义上的转换性使用(transformative use)，[10]替代了之前美国司法实践中一直沿用的生产性使用(productive use)概念。勒瓦尔认为，判定合理使用的重点应当放在“要素一”即“使用的目的和特性”上，考察对作品的使用是否赋予原作品新的价值，是否创造了新的信息、新的美学、新的理解等。在1994年坎贝尔诉阿卡夫洛斯音乐公司案(3)Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500(1994).(下文简称“坎贝尔案”)中，联邦最高法院首次接纳了勒瓦尔提出的转换性使用规则，将转换性使用规则引入到版权合理使用的判定中，并在判决书中对是否适用转换性使用规则进行判定，即考察新作品是否基于进一步使用的目的或不同特征增加了不同于原作品的新内容，或者通过采用新的表达方式、含义和信息以改变原作品。同时，联邦最高法院认为，使用原作品创作新作品的目的和特点的转换性越强，其他诸如商业性等不利于判定合理使用考量因素的重要性就越弱。转换性使用规则已经成为美国司法中判断合理使用最重要的考量因素。有学者对美国1995—2000年间与合理使用相关的案件进行了实证分析，其中73.9%在审判过程中讨论了转换性使用规则[11]；也有学者统计了美国1978—2017年间法院认定属于转换性使用的案件，其中94%被最终裁定属于合理使用[12]。

《美国版权法》的立法目的是“促进科学和实用艺术进步”(4)USCS Const. Art. I, § 8, Cl.8.。实现该立法目的，不仅需要保护作者对于其作品享有的专有权利，激励作者持续创作和吸引其他作者创作出更多作品，而且需要促进已有作品的传播。对于已有作品功能的进一步挖掘和二次利用，是低成本丰富社会总体知识的重要方式，这也正是转换性使用规则的设立目标。法院在应用转换性使用规则时格外重视新功能、新目的、新表达，鼓励创造性地二次使用已有作品，对实现版权法立法目的具有促进作用。

在引入转换性使用规则之前，美国法院对于合理使用“四要素”判断方法的适用较为僵硬，不仅在审判文书格式上呈现出八股文的态势，而且对于法条的应用也十分保守，如遇到涉及商业性使用的案例，通常直接否定合理使用的可能。在引入转换性使用规则之后，法院能够更灵活地平衡原作者、二次使用者以及社会公众之间的利益，并且能够及时做出调整以应对新的技术变革。例如三合系统公司诉东南快线公司案(5)Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co., 64 F.3d 1330 (9th Cir. 1995).(下文简称“三合系统公司案”)中，法院在《数字千年版权法》(Digital Millennium Copyright Act，简称DMCA)颁布之前对以维护、维修计算机为目的复制、使用软件这一行为的性质进行了修正，这被视为法官造法的典型。

与此同时，还必须要考虑传统的合理使用判定“四要素”准则相对客观和完整。传统上，在进行合理使用判定时，需要对4个要素依次进行检测，4个要素相对独立，最终在权衡“四要素”检测结果后做出决断。对于“要素一”即“使用的目的与特性”，需要分别讨论3个子要素，即是否具有转换性，是否用于商业用途，以及是否善意。[13]可见，转换性使用仅仅是合理使用成立的一个次级条件，服务于判断某个行为是否满足“要素一”的要求，然后“要素一”与其他3个要素共同作为判断合理使用的考量因素。然而，在司法实践中，转换性使用规则在软件合理使用判定中往往处于远超于其他因素的核心地位。一方面，其他要素的检测结果会影响转换性使用判定，进而影响“要素一”的检测。例如，在风暴影响公司诉月度软件俱乐部案(6)Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club, 1997 U.S. Dist. Lexis 13669; Storm Impact, Inc. v. Software of Month Club, 13 F. Supp. 2d 782 (N.D. Ill. 1998).中，在论证合理使用判定标准“要素三”即“被使用部分占整部作品的量和比例”时，法院认为被告未经修改逐行复制了原告的软件，显然可以认定被告使用部分占原作品的比例为100%。法院在讨论该要素时，又进一步分析认为较高比例地逐字复制原作品会导致该行为缺乏转换性特征。(7)判决书原文为“Whether a substantial portion of the infringing work is copied verbatim from the copyrighted work is a relevant question for it may reveal a dearth of transformative character or purpose under the first factor,” 引用自Campbell v. Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 114 S. Ct. 1164, 127 L. Ed. 2d 500 (1994)。于是法院判决该案不符合转换性使用规则，也不属于合理使用。该案中，“要素三”的检测结果即影响了法院对转换性使用的判定。另一方面，转换性使用判定结果也会影响其他要素的检测。例如在索尼数字娱乐公司诉康涅狄克斯公司案(8)Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp., 48 F. Supp. 2d 1212 (N.D. Cal. 1999); Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000).(下文简称“索尼公司案”)中，索尼公司起诉康涅狄克斯公司在开发虚拟游戏站软件(Virtual Game Station，简称VGS)过程中，从网上下载和从硬件复制索尼游戏机的基本输入输出系统(Basic Input & Output System，简称BIOS)代码的行为侵犯其版权；康涅狄克斯公司主张其复制和使用索尼游戏机代码是为了“了解”和“学习”其功能元素，属于合理使用。当事双方对于“要素四”即“该使用对原作品潜在市场或价值的影响”进行了激烈的讨论，双方提供的经济学家证人都承认虚拟游戏站软件会对索尼游戏机的销售产生不利影响，但是康涅狄克斯公司的专家证词认为虚拟游戏站软件会带动索尼游戏机平台下游戏的销售，总体上会增加索尼的收益。该案二审法院在“要素一”检测时，认定康涅狄克斯公司属于转换性使用；然而在“要素四”判定时，既没有针对双方证词进行判断，也没有实际讨论对市场的影响，而是引用“仅替代或取代原作品的作品可能对原作品的潜在市场造成不利影响，而转换性使用作品不大可能这样”这一先前判例中的原则(9)判决书原文为“Whereas a work that merely supplants or supersedes another is likely to cause a substantially adverse impact on the potential market of the original, a transformative work is less likely to do so”,引用自Harper & Row, Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539, 105 S. Ct. 2218, 85 L. Ed. 2d 588 (1985)。，直接判定康涅狄克斯公司是转换性使用，所以对潜在市场不会产生不利影响，也就是说转换性使用判定结果直接决定了“要素四”的判断。因此，对于软件相关的案件，独立检测权衡判定作为“四要素”判定的核心理念被抛弃了，传统相对稳定的合理使用“四要素”判定方法事实上被打破了。

转换性使用规则利用传统合理使用“四要素”体系中“单一要素不能成为否定合理使用的充分条件”这一规则放大了转换性使用判定的作用，将原本相对清晰的“四要素”判定变成一个以转换性使用判断为核心的、较为模糊的整体标准。与传统文学艺术作品相比，计算机软件在版权保护范围、作品性质、潜在的相关市场等方面更加复杂，因此转换性使用规则的作用更为凸显，事实上成为软件合理使用判定中最关键的规则。

三、 美国软件转换性使用规则的实证分析

在以转换性使用判断为事实核心的合理使用评判标准中，厘清软件转换性使用规则对软件版权争议的解决体现了突出的重要性。然而，美国版权成文法中并没有对转换性使用规则进行任何说明，司法审判中引用转换性使用规则时，均引用自“坎贝尔案”的判例法，即新作品是否基于进一步使用的目的而增加了新内容或者采用了新的表达方式、含义和信息。这一规则在分析软件版权具体案件时仍显得较为笼统，存在较多模糊空间留给法官进行判断。因此，通过实证分析的手段，归纳总结软件转换性使用规则的实施细节，对于深入探究这一规则是十分必要的。

(一) 美国软件转换性使用案件概况

通过律商联讯美国判例法数据库(LexisNexis U.S. Federal Cases)和相关网站，共搜集整理出涉及软件转换性使用的判决文件23份，分属于16起独立的案件，基本可穷尽已公开获知的案件信息(见表1)。(10)数据采集方法： 第1步，在律商联讯美国判例法数据库，以(transformative! or productive!)(fair use!)(code! or software! or program!)和“Before May 01, 2021”为关键词，截至2021年12月31日，共搜索到法院文件398份；第2步，对这398份法院文件进行深入分析，筛选出客体为软件的判决文件26份，分属于16起独立案件；第3步，搜索上述16个案件所有相关法院文件，去掉程序性文件，排除未作出最终判决的案件，去掉程序性文件，保留有明确判决的法院文件23份。数据采集方法参照Jiarui Liu, “An Empirical Study of Transformative Use in Copyright Law”, Stanford Technology Law Review，2019 (22), pp.163-241。这些案件包括了当事人提出转换性使用、法院主动做出转换性使用判断以及早期使用“生产性使用”(productive use)这一术语的案件，具体案件情况如表1所示。

表1 美国法院涉及软件转换性使用案件

续表1

在这些案件中，第一起判决是完成于1991年的加洛布玩具公司诉任天堂案(11)Lewis Galoob Toys, Inc. v. Nintendo of America, Inc., 780 F. Supp. 1283 (N.D. Cal. 1991).(案1(12)此处的案件编号指的是表1中笔者按照初次起诉时间所排的序号，下文不再说明。)。虽然当时勒瓦尔法官已经提出了转换性使用的概念，但是事实上确立转换性使用概念的“坎贝尔案”还没有发生，且早期的学术讨论并未对转换性使用的概念形成统一认识。(13)William W. Fisher III,“Reconstructing the Fair Use Doctrine”, Harvard Law Review,1988,101(8),pp.1 659-1 795。该文中的transformative与勒瓦尔论文中的含义不同。因此，该案中法院仍使用了生产性使用这一说法。另外，该案本没有必要进行合理使用的判断，因为法院认为最终用户使用的游戏精灵软件(Game Genie)并不构成衍生作品，所以该案中加洛布公司销售游戏精灵软件既没有直接侵权也没有帮助用户侵权。然而判决书中依然用远大于论证“衍生作品”的篇幅讨论了“合理使用”，这体现了美国法院早期对软件进行合理使用判断的谨慎态度。[14-15]

美国司法史上第一次适用转换性使用规则的案例为“三合系统公司案”(案2)。该案的一审与上诉审判决刚好跨过“坎贝尔案”的判决，因此从两次审理的过程中可以看出勒瓦尔的理论以及“坎贝尔案”的判决对美国版权法合理使用制度的重大影响。在“坎贝尔案”之前，一审法院重点考察对原作品的使用是否对原作品潜在市场价值产生的影响(“要素四”)；而在“坎贝尔案”之后，上诉法院则重点考察对原作品使用的目的和特性(“要素一”)，判断对原作品的使用是否创造了新的内容或产生新的价值，即是否属于转换性使用。“坎贝尔案”之后，“要素一”事实上成为法院审理软件合理使用相关案件中的重点考量因素。根据这16起案件，可以概括得出基本信息如下：

1. 法院类型及地域分布。在表1所列的23份判决文件中，其中，有4起案件的5份判决文件(14)包括案2(二审)、案3(二审)、案5(二审)、案8(2014年审判、2018年审判)。出自联邦上诉巡回法院，案8(终审)判决文件出自联邦最高法院，其余17份判决文件均出自联邦地区法院。从一审法院所在地来看，这16起案件分布在美国的7个州，其中，佛罗里达2起(案6、案12)，伊利诺伊州(案4)、犹他州(案10)、纽约州(案12)、内达华州(案14)、宾夕法尼亚州(案16)各1起，其余9起均在加利福尼亚州，约占全部案件的56%。如果仅从版权持有方的住所地看，在这16起案件中，有11起案件的版权持有方在加利福尼亚州，这充分体现了硅谷作为美国软件产业集中地的效应。另外，绝大多数案件(15)案12、案14、案15除外，13起案件的原告选择在被告住所地法院提起诉讼。的原告均选择在原告住所地提起诉讼。

2. 案件类型及审判状态。在16起案例中，有2起(案1、案3)是合理使用主张方作为原告发起的确认不侵权之诉，其他14起案件均属于版权持有方发起的软件版权侵权之诉。截至检索日2021年12月31日，有4起案件(案2、案3、案5、案8)针对合理使用判断进行了上诉审判(16)部分案件也进行了二审，如任天堂公司诉加洛布玩具公司案, 16 F.3d 1032 (9th Cir. 1994)，但是上诉诉求中并不包含对合理使用重新进行判断，对于这类案件本文未计入统计。，其中只有1起(案5)终审法院改变了一审法院的判决，有1起(案8)上诉法院改判之后又被最高法院改回与一审相同的结论。

3. 案件客体。在16起案例中，被诉客体为操作系统或技术平台的有8起(其中，案9、案11、案14为甲骨文公司的操作系统更新补丁)，游戏软件有3起(案1、案3、案4)，另外5起为应用软件。

4. 论证过程。在23份判决文件中，有19份审判文件(17)案7、案8(2014年5月判决文件)、案9以及案11除外。其中，案7是因为法院认定证据不足驳回起诉，案8(2014年5月判决文件)是因为上诉法院认定证据不足而发回地区法院重审，案9和案11是因为笔者只检索到了判结论未检索到详细的论证过程而将其排除在外。进行了合理使用要素的论证，其中，2份(案2二审及案13)仅判断了“要素一”，1份(案15)未判断“要素二”，1份(案10)未判断“要素三”，2份(案4及案8之2016年9月判决文件)仅判断了“要素四”，其余13份均对合理使用“四要素”进行了全面判断。由此可见，美国法院在进行合理使用判断时，并没有严格按照合理使用“四要素”的所有要素进行逐一判断，只是通过对某些要素进行判断来得出整体上合理使用与否的判决结论。截至检索日(2021年12月31日)，从已经生效的判决文件来看，有6起案件(18)包括案1、案5、案8、案10、案12、案15。被认定为合理使用，1起案件(案7)因证据不足而驳回起诉，8起案件(19)包括案3、案4、案6、案9、案11、案13、案14、案16。被认定为版权侵权，另有1起案件(案2)中被告的部分行为被认定为合理使用，部分行为被认定为非合理使用，属于侵权行为。

5. 审判结论。在这19份进行了合理使用详细要素进行论证的判决文件中，绝大多数(20)案1、案2(一审)、案3(一审)、案10、案12的判决文件除外，因为这5份判决文件法院未进行转换性使用判断。(14份)就“转换性使用判断”进行了判断，与学者对所有客体合理使用案件的实证统计结果比例一致。[11]在上述14份进行“转换性使用判断”的判决文件中，有5份(21)包括案5(二审)、案8(2016年6月判决文件、2016年9月判决文件、终审)、案15。判决文件判定属于转换性使用，并且均认定为合理使用，与学者对所有客体合理使用案件的实证统计结果比例一致。[11]

(二) 美国软件转换性使用司法认定的类型化归纳

结合表1中所列案情细节与合理使用主张方的性质，根据对原软件使用方式和程度的不同，合理使用主张方可以明显分为软件开发者和非软件开发者两类(见表2)，分类主要考虑合理使用主张者使用原软件的目的。如果是为了开发新软件，即认定为“软件开发者”；而具有软件开发实力，其业务包括开发软件，但是使用原软件的目的不是为了开发新软件的，则不能认定为“软件开发者”。通过类型化归纳，能够较为清楚地理解法官是如何界定软件的新目的、新内容、新表达方式，以此分析美国法院是如何具体运用软件转换性使用规则判案的。

表2 美国法院进行软件转换性使用判断的案件分类

1. 软件开发者开发的新软件作品未包含原软件作品源代码。在“索尼公司案”(22)Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp., 48 F. Supp. 2d 1212 (N.D. Cal. 1999); Sony Computer Entertainment v. Connectix Corp., 203 F.3d 596 (9th Cir. 2000).(案5)中，康涅狄克斯公司在开发索尼游戏机模拟器软件过程中使用了索尼享有版权的基本输入输出系统软件，但在最终的虚拟游戏站软件中未包含原软件代码，因此被告的辩护理由即为其复制和使用原告代码是为了“了解”和“学习”原作品的功能。一审法院认为虚拟游戏站软件是替代索尼游戏机的产品，计算机显示器和电视屏幕都属于视觉平台，因此不属于转换性使用。而上诉法院认为，被告的虚拟游戏站软件具有转换性，因为该软件提供了玩家在没有索尼游戏机主机而只有带光驱的计算机时玩索尼游戏机平台游戏的可能性。该案中，康涅狄克斯公司没有直接复制原作品代码对其最终赢得诉讼具有关键的贡献。上诉法院认为，虚拟游戏站软件是一个全新作品，相比于原作品，新作品是全新的表达，所以虽然功能相近，也能够被认定为转换性使用。

2. 软件开发者开发的新软件作品包含原软件作品源代码。甲骨文与谷歌的诉讼(23)Oracle America, Inc. v. Google Inc., 750 F.3d 1339 (Fed. Cir. 2014); Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 2016 U.S. Dist. Lexis 74931; Oracle Am., Inc. v. Google Inc., 2016 U.S. Dist. Lexis 145601; Oracle America, Inc. v. Google Llc, 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018); Google Llc v. Oracle America, Inc., 141 S. Ct. 1183 (U.S. 2021)。(案8)即是新软件中包含原软件代码的典型。从2010年起诉至2021年终审完成，该案几经波折。2016年6月，美国加利福尼亚北区联邦地区法院审理认定，谷歌公司从166个Java 平台软件的应用编程接口包中选出了37个使用，重写了执行代码，并且增加了新的包、类和方法，因此属于转换性使用。2018年3月，美国联邦巡回上诉法院在重新审理时，推翻了地方法院的判决。联邦上诉法院认为，安卓平台(Android)中应用编程接口的功能与Java平台中原作品的功能相同；谷歌公司未对原告版权作品进行内容表达或信息的改变，认为仅仅选择有版权作品的选段，这个行为本身并不构成转换性使用；谷歌自己编写执行代码与其使用应用编程接口是否是转换性使用没有关系；智能手机也不是一个新的使用环境，因为甲骨文之前曾授权诺基亚(Nokia)等手机制造商在其他智能手机上使用Java平台。因此联邦上诉法院认定谷歌对Java 应用编程接口的使用不属于转换性使用。2021年4月，美国联邦最高法院推翻了联邦上诉法院的判决，认为谷歌对Java 应用编程接口的使用是追求创造一个新的产品——安卓平台，而这个新产品提供了一系列新的功能和与原软件不同的计算环境，因此属于转换性使用。与甲骨文诉谷歌案(案8)不同，在烟火管理公司诉火焰科技公司案(24)Pyrotechnics Mgmt. v. Xfx Pyrotechnics Llc & Firetek, 2021 U.S. Dist. Lexis 45739.(案16)中，被告火焰科技公司开发的新软件复制了原软件的控制代码，而且新软件与原软件功能完全一致，因此不属于转换性使用。

3. 非软件开发者直接复制原软件作品。例如风暴影响公司诉月度软件俱乐部案(25)Storm Impact, Inc. v. Software of the Month Club, 1997 U.S. Dist. Lexis 13669; Storm Impact, Inc. v. Software of Month Club, 13 F. Supp. 2d 782 (N.D. Ill. 1998).(案4)中，法院认为被告组织编纂的“每月最新最好的共享软件”列表可以认定为汇编作品，但是被告在没有对任务制作人(Taskmaker)游戏软件和麦克滑雪(MacSki)游戏软件进行任何改动的情况下将上述二款软件放入该列表，仅是单纯的复制行为，不属于转换性使用。

4. 非软件开发者超出软件许可证所规定的范围使用原软件作品。在“三合系统公司案”(26)Triad Systems Corp. v. Southeastern Express Co., 64 F.3d 1330 (9th Cir. 1995).(案2)中，三合系统开发了一款计算机软硬件集成系统，其持有上述系统中故障诊断及调试软件的版权，并在用户协议中规定上述软件仅供个人使用。东南快线使用其购买的三合系统故障诊断及调试软件维修其他用户的三合系统计算机并收取费用。法院认为，东南快线公司仅获得个人使用该软件的许可，但是其将该软件进行商业用途使用，超过了软件许可证所允许的范围；并且东南快线公司的商业性使用三合系统故障诊断及调试软件没有创作出新的作品或者开发出新的用途，因此不属于转换性使用。与“三合系统公司案”类似的是甲骨文诉特瑞克斯电脑公司(案9)、惠普公司(案11)以及里米尼街公司(案14)的一系列案件。(27)Oracle Am., Inc. v. Terix Computer Co., 2015 U.S. Dist. Lexis 55007; Oracle Am., Inc. v. Hewlett Packard Enter. Co., 2017 U.S. Dist. Lexis 22561; Rimini Street, Inc. v. Oracle Intern. Corp., 473 F. Supp. 3d 1158 (D. Nev. 2020).。甲骨文公司享有其开发的操作系统及其更新补丁的版权。甲骨文在其软件许可中允许被许可方通过内部员工或者甲骨文的服务团队使用软件或者将软件复制到开发环境进行二次开发，也许可第三方服务商代替被许可方复制软件进行二次开发，但是许可证不允许第三方服务商使用一个客户的软件来支持其他客户。特瑞克斯电脑公司、惠普公司等第三方技术维护者从其服务的一个客户处获得补丁文件，并将其复制给另一个客户进行操作系统更新或者二次开发，在此过程中收取技术服务费。法院认为这种行为明显违反了软件许可证的规定，没有增添新的功能，也不是为了研究用途或者满足兼容性需要，不能认定为转换性使用。

5. 非软件开发者使用了原软件作品的片段。在国家真相验证研究所诉计算机语音压力测试和咨询公司案(28)Nitv v. Computer Voice Stress Testing & Consulting, 2006 U.S. Dist. Lexis 111507.(案6)中，原告开发了一套商业软件声压分析软件(CVSA)，被告的业务为培训客户使用原告开发的软件。被告将该软件运行截图复制到其培训用幻灯片中使用。法院认为，软件运行截图是原软件作品的一部分，被告制作幻灯片时使用的软件截图，仅可以被认为是重新打包或者重新发表原作品，并没有产生新的作品，因此不属于转换性使用。在马尼戈诉美国广播公司案(29)Manigault v. ABC Inc., 2018 U.S. Dist. Lexis 63130.(案12)中，美国广播公司作为电视媒体公司，旗下某频道节目中出现了原告开发的钥匙相机软件(KeyiCam)的图片。美国广播公司主张其对该软件图片的使用为合理使用并且属于转换性使用。法院认定该案属于典型的新闻报道使用版权作品，媒体机构使用该作品的目的与原作品显著不同，因此并未进行转换性使用判断，直接认定该行为符合合理使用“要素一”的标准，进而判定该案属于合理使用的情形。

依照美国司法实践合理使用判断习惯，在判断一个行为是否属于合理使用时，应逐案分析每一个要素。但是当合理使用的客体为计算机软件时，基于已有案例分析，可以归纳总结出美国法院在面对软件转换性使用案件时的大体审判思路(如图1所示)。

图1 美国软件转换性使用案件审判思路

当合理使用主张方不是软件开发者时，则法院直接根据《美国版权法》第107条规定，分析案件是否属于合理使用条款中所明确列举的“出于批评、评论、新闻报道、教学(包括用于课堂的多件复制品)、学术或研究的目的而使用版权作品”(30)17 USCS § 107.。如果是，则直接判定为合理使用，无须进行详细的转换性使用判断过程，对于“四要素”的分析，也可以从简论述或者直接给出结论；如果不属于上述情况，则法院很难认可合理使用主张方对原软件的使用目的具有转换性。

而当合理使用主张方是以开发新软件为目的的软件开发者时，则需要分两种情况讨论。如果新的软件代码中没有复制原软件代码，比如开发过程中学习了原软件代码，或者新的软件运行时需要调用原软件，那么法院通常认为上述行为属于转换性使用；而如果新的软件代码中复制了原软件代码，则该情况下，审理会变得非常复杂且判决结果容易引发较大争议。在这类案件中，合理使用主张方应当说服法官新软件相比于原软件是否实现了新的功能或者应用于新的领域。如果新软件与原软件仅仅是功能替代的关系，则法院一般认为不属于转换性使用。

四、 中国的应对与建议

转换性使用制度是美国版权司法实践中特有的制度，在软件版权合理使用司法实践中起到了决定性的作用。对于非软件开发者对已有软件作品的使用，美国法院往往采取保守的立场，除非满足《美国版权法》第107条中列举的情况，通常不认定为转换性使用。而对软件开发者以开发新软件为目的对已有软件作品的使用，美国法院会进一步讨论新作品对原作品代码的使用以及新作品是否实现新的功能等因素。

(一) 我国企业对美国软件转换性使用规则的应对

中国软件行业经过40多年从无到有、从小到大的发展，已经成长为国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础。根据中国软件行业协会发布的《2020中国软件和信息服务业发展报告》，2019年我国软件产品收入超2万亿元人民币，软件和信息技术服务业出口超500亿美元。商务部数据统计表明，2019年中国出口至美国软件产品的执行金额超90亿美元，位居我国软件出口市场第一位，表明美国是中国软件企业出海的首要选择。然而，中国软件企业也面临各种海外的合规压力，尤其是中美贸易争端以来，美国政府以保护知识产权为由制裁中国，中国软件企业也深受影响。参考美国软件转换性使用案例的司法实践，我国软件出口的企业，尤其是经营美国市场的企业，需要注意以下4点：

第一，软件转换性使用诉讼成本较高。例如甲骨文诉里米尼街案(31)Rimini Street, Inc. v. Oracle Intern. Corp., 473 F. Supp. 3d 1158 (D. Nev. 2020).(案14)中，双方共聘请了超过60名律师，提交超过43 000页各种支撑文件。美国最高法院还专门针对双方之前的多轮诉讼中出现的高额诉讼开支进行单独的审判。(32)Rimini Street, Inc. v. Oracle USA, Inc., 139 S. Ct. 873, 203 L. Ed. 2d 180, 586 U.S. (2019).而甲骨文诉谷歌案(案8)，诉讼从2010年持续到2021年，经历多轮审理。我国企业无论是起诉还是应诉，都应该做好打持久战的准备。另外，案例统计显示，大多数原告会选择在其所在地起诉，我国企业应诉时应留意对方的“主场优势”。

第二，根据美国法律(33)17 U.S.C. § 411(a).，虽然版权注册不是获得联邦版权保护的条件，但是注册是发起版权诉讼的前提。[16]因此在部分案例(34)Carson v. Verismart Software, 2012 U.S. Dist. Lexis 42116; Rimini Street, Inc. v. Oracle Intern. Corp., 473 F. Supp. 3d 1158 (D. Nev. 2020).中，能看到双方在讨论侵权或合理使用之前，会针对作品是否注册展开争论。我国版权侵权诉讼并不要求以版权登记为前提，但是建议我国软件企业在美国进行作品注册，以降低诉讼风险。

第三，不同类型的软件在美国获得司法保护的力度不同。例如，游戏作品被认为类似于小说或者奇幻作品，其独创性更强，因此受版权法保护的表达更多，不容易被合理使用。(35)Micro Star v. Formgen Inc., 154 F.3d 1107 (9th Cir. 1998).与之相反的是，应用编程接口受版权法保护较弱。在甲骨文诉谷歌案(案8)的最高院判决中，法官认为应用编程接口作为非执行代码，相比于其他的软件，距离版权的核心更远，因此更容易被合理使用。(36)判决原文为“In our view, for the reasons just described, the declaring code is, if copyrightable at all, further than are most computer programs (such as the implementing code) from the core of copyright”，引用自Google Llc v. Oracle America, Inc., 141 S. Ct. 1183 (U.S. 2021)。因此，我国不同的软件企业，应当针对软件作品类型，寻求不同的保护方式。

第四，在已有案例中，烟火管理公司诉火焰科技公司案(案16)中的火焰科技公司是罗马尼亚企业，加洛布玩具公司诉任天堂案(案1)中的“任天堂”和“索尼公司案”(案5)中的“索尼”是日本知名品牌，二者的母公司为日本企业。上述3家非美国企业，无论其作为版权持有者还是合理使用主张者，在诉讼中均败诉。诚然，由于样本量过于小，而且案情差别较大，尚无意猜测美国司法系统是否对非本土企业有歧视性。然而，在中美贸易冲突加剧和美国以知识产权为由对中国施加制裁的背景下，[17]很难相信美国司法系统是否会对我国企业与美国企业一视同仁[18]。因此我国软件企业应当积极理解并认清美国的转换性使用制度，必要时可以根据图1进行预测，以辅助战略决策。

(二) 对我国合理使用制度的建议

对于我国的合理使用制度，在我国《著作权法》第3次修正中采用了“列举+兜底条款”的立法模式。我国《著作权法》第24条除了列举12种具体情形之外，第13种情形规定了在“法律、行政法规规定的其他情形”下可以合理使用他人作品。之前的我国《著作权法实施条例》引入了《与贸易有关的知识产权协定》中的三步检验法对《著作权法》加以解释和限定(37)《中华人民共和国著作权法实施条例》(2013年修订)第21条。，并通过《实施国际著作权条约的规定》确认了《与贸易有关的知识产权协定》的效力。同时，我国《计算机软件保护条例》第17条规定“为了学习和研究软件内含的设计思想和原理，通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的，可以不经软件著作权人许可，不向其支付报酬”。该条规定是对我国《著作权法》第24条第1款用于软件情形的进行细化。

除此之外，我国最高人民法院于2011年发布的《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》第8条(38)妥当运用著作权的限制和例外规定，正确判定被诉侵权行为的合法性，促进商业和技术创新，充分保障人民基本文化权益。正确认定合理使用和法定许可行为，依法保护作品的正当利用和传播。在促进技术创新和商业发展确有必要的特殊情形下，考虑作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响等因素，如果该使用行为既不与作品的正常使用相冲突，也不至于不合理地损害作者的正当利益，可以认定为合理使用。对设置或者陈列在室外社会公共场所的艺术作品进行临摹、绘画、摄影或者录像，并对其成果以合理的方式和范围再行使用，无论该使用行为是否具有商业目的，均可认定为合理使用。已经在一定程度上参考了美国判定合理使用的“四要素”规则。我国北京、上海、广东地区的法院，已经有30多个审判文书中出现了“转换性使用”的字样。[2]但我国法院并不是直接接纳了美国转换性使用规则，而只是在说明某些问题的时候采用转换性使用这一名词加以解释。

对美国软件转换性使用司法实践分析之后发现，在我国涉及计算机软件版权案件中，目前尚不存在直接适用转换性使用规则的条件，原因有以下4点：

第一，转换性使用规则来源于美国判例法，可以被认为是美国“法官造法”的结果，其具有灵活的优势，[19]但是也带来了审理合理使用案件时法官的自由裁量权过大的负面影响。我国是成文法国家，在现行司法体系下没有陪审团制度制衡法官的权力，而转换性使用判断中无法避免价值判断，有可能造成判断标准在法官、软件行业从业人员及普通公众认知中出现分歧，影响我国司法中立的形象。

第二，转换性使用规则是对美国合理使用“四要素”判断方法的补充，但是又在司法实践中过度扩张，事实上突破了“四要素”规则。所以转换性使用规则特别是软件转换性使用规则，在美国学术界始终存在负面声音，有学者已经在呼吁调整合理使用“四要素”判断方法，重新审视“四要素”与转换性使用规则的关系。[20-22]我国也有学者担忧引入转换性使用规则之后，转换性使用的适用范围有可能会被不当扩张。[4]美国在近30年司法实践里，软件转换性使用规则随新判例的产生一直变化。在甲骨文诉谷歌案之后，美国软件转换性使用规则是否还会有新的进展仍有待观察，因此我国应当谨慎借鉴这一尚未成熟的域外经验。此外，我国未采用合理使用“四要素”判断方法，如引入软件转换性使用规则，该规则与现有制度的关系等问题也需要提前解决。

第三，我国软件版权合理使用制度设计，不仅应当符合《著作权法》的立法目的，即“鼓励有益于社会主义精神文明、物质文明建设的作品的创作和传播，促进社会主义文化和科学事业的发展与繁荣”(39)《中华人民共和国著作权法》(2020年修正)第1条。，也应当符合行业发展的现实基础。美国软件行业发展增速放缓(40)参见美国统计局网站 https:∥www.census.gov/econ/currentdata/dbsearch?program=QSS&startYear=2003&endYear=2021&categories=5112T&dataType=QREV&geoLevel=US¬Adjusted=1&submit=GET+DATA&releaseScheduleId=。，因此采用转换性使用规则鼓励对已有软件作品二次使用，有助于美国软件企业充分利用存量优势，巩固美国软件行业在国际竞争中的领先地位。而我国软件行业仍处于高速增长期，所以尚不宜引入转换性使用规则对版权加以限制，而是应当优先通过增强对软件版权的保护力度，激励更多软件开发者投入到创作新软件作品中，促进我国软件行业增速发展。

第四，我国软件企业不仅要面对国内竞争，拓展海外市场时也会面临强大的国际竞争。由于美国软件转换性使用制度的实施，软件合理使用诉讼中法官的自由裁量权凸显，可预测性下降。同时，美国软件合理使用诉讼成本较高，我国软件企业在美国赢得诉讼存在较大不确定性。因此，我国软件版权合理使用制度应当以严格标准引导我国软件企业独立自主地进行软件开发，降低版权侵权风险。最终应达到以我国标准判定不侵权的软件作品，在美国法下也不侵权这一目标，以帮助我国软件企业在开拓国际市场时不必背负过高的应诉压力，从而进一步提高我国软件企业的国际竞争力。