浅谈农药专利申请创造性答复中的事实认定

韩 涛，王 险

(1.国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心，北京 100160；2.北京恩赫律师事务所，北京 100085)

《中华人民共和国专利法》第22 条第1 款和第3 款规定，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步[1]。因此，发明只要具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”就具有创造性。

《专利审查指南》第二部分第4 章3.2 节审查基准3.2.1 突出的实质性特点的判断中指出“判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的普通技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术而言是否是显而易见。如果要求保护的发明相对于现有技术而言是显而易见的，则不具有突出的实质性特点；反之，如果对比的结果表明要求保护的发明相对于现有技术而言是非显而易见的，则具有突出的实质特点。”

根据2010 年版的《专利审查指南》第3.2.1.1节的记载，判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，通常可按照以下3 个步骤进行：⑴ 确定最接近的现有技术；⑵ 确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；⑶ 判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见[2]。在步骤⑶中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

下述情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：⑴ 所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或工具书等披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段；⑵ 所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同；⑶ 所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

具体到农药领域，一般农药领域的申请有化合物专利、制备方法、组合物、剂型和用途等，而当前农药领域的专利申请授权率较低，一方面由于撰写的质量，另一方面由于细分到农药领域的专利代理人才的缺乏，导致在审查过程中，无法针对审查意见进行有效的答复，导致专利权的丧失。

结合“三步法”评述创造性的方法，作者认为申请人在答复创造性审查意见过程中应该仔细研读对比文件公开的事实，即对相关事实进行准确的认定，如果审查员在事实认定上出现了错误，申请人可以从特征对比或技术启示入手进行意见答复，这种方式又简单又直接，效果还比较显著，审查员也易于接受。下面结合案例分析在创造性答复过程中事实认定的重要，为农药领域的专利申请人在答复创造性审查意见过程中提供借鉴。

1 案例分析

1.1 案例1

1.1.1 案情

涉案申请请求保护一种化合物A 水解同时得到化合物B 和C 的方法。涉案申请说明书中记载了化合物C 是一种重要的化工原料，广泛应用于医药、农药、化妆品等领域。现有技术中制备化合物C 存在工艺严苛、工艺路线不环保等诸多问题，导致化合物C 的生产成本居高不下。为此，申请人针对现有技术中存在的问题，提出了一种新的制备化合物C 的工艺路线，其采用的技术方案是由化合物A水解同时得到化合物B 和化合物C，该方法工艺条件温和，路线绿色环保，生产成本低，具有很强的市场竞争力。

1.1.2 审查及答复过程

审查员在审查过程中选取对比文件1 作为最接近的现有技术，指出对比文件1 公开了化合物A’水解制备得到化合物B’。权利要求保护的技术方案与对比文件1 公开的内容相比，其区别特征为：① 权利要求保护化合物A 水解同时获得化合物B 和C，对比文件1 中仅获得化合物B’；②产品及原料的母核结构上取代基稍有不同。

审查员认为，对于区别①，基于对比文件1 公开的内容可知化合物A’水解制备得到化合物B’的同时必然相应的得到化合物C’，对比文件1 的目的是制备产品化合物B’，因此，没有对化合物C’进行纯化；对于区别②，母核上的取代基都是本领域常规的基团，本领域技术人员可以根据实际情况进行替换。因此，在对比文件1 公开的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，其效果是可以预期的。

申请人收到审查意见通知书后，对对比文件1公开的事实进行了认真的研究。研究发现，权利要求保护的技术方案与对比文件1 公开的内容存在如下区别特征：1)权利要求保护化合物A 水解同时获得化合物B 和C，水解的条件是在酸性条件进行；对比文件1 中仅获得化合物B’，水解条件是在碱性条件下进行；2)产品及原料的母核结构上取代基稍有不同。

经过分析可知，化合物A’在碱性条件下水解无法得到化合物C’，基于同样的道理，化合物A 在碱性条件下水解无法同时获得化合物B 和C。因此，在对比文件1 公开的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是非显而易见的，涉案申请权利要求具备创造性。

1.1.3 结论

申请人在答复过程中准确分析出审查员在通知书中存在的事实认定上的不足，针对该点进行了针对性的答复，审查员接受了申请人的意见陈述，承认了涉案申请的创造性。

1.2 案例2

1.2.1 案情

涉案申请请求保护物质A 的环糊精衍生物包合物，权利要求1 中限定了物质A 与环糊精衍生物的比例关系；环糊精衍生物为羟丙基-β-环糊精。

1.2.2 审查及答复过程

审查员在审查过程中引用了对比文件1 和对比文件2。其中，对比文件1 为最接近的现有技术，公开了物质A，具有广谱抗惊厥作用，还公开了物质A在制备预防和治疗脑缺血引起的疾病，尤其是缺血性脑神经元损伤和坏死的药物中应用。权利要求1 与对比文件1 相比，有如下区别特征：① 对比文件1 未公开物质A 由羟丙基-β-环糊精包合；② 对比文件1未公开物质A 与环糊精衍生物的比例关系。

审查员认为，基于上述区别技术特征，涉案申请实际解决的技术问题是提供一种改善物质A 水溶性的包合物。对比文件2 公开了“药物的溶解性可以通过转化为无定形态或通过以环糊精包合而得到改善”的技术内容，给出了34 种药物通过羟丙基-β-环糊精增溶效果的数据。本领域技术人员有动机使用羟丙基-β-环糊与物质A 形成包合物来提高不溶性物质A 的溶解度，物质的比例关系是本领域的常规选择。因此，在对比文件1 公开的基础上结合对比文件2 以及本领域常规技术手段得到权利要求的技术方案对本领域技术人员来说是显而易见的，其效果是可以预期的。

申请人收到审查意见通知书后，对对比文件1和2 公开的事实进行了认真的研究。研究发现，从对比文件2 给出的34 种药物通过羟丙基-β-环糊精增溶效果的数据可以看出，包合后的药物溶解度最大为238 mg/mL，最小为0.2 mg/mL，2 者相差1 100 多倍，并且其中34 种药物没有一种与物质A 结构相近。对比文件2 只是泛泛公开了羟丙基-β-环糊精可以提高一些药物的水溶性，没有给出所述环糊精衍生物与对比文件1 的物质A 形成的包合物能提高物质A 的水溶性的技术启示。更为重要的是，对比文件2 没有对于所述环糊精衍生物与物质A结合能够形成具有快速释药且储存稳定性好的包合物的技术启示。

1.2.3 结论

在审查意见中，审查员往往在确定最接近的现有技术后，还会结合其他对比文件，阐述其他对比文件公开了对前述确定的区别技术特征给出了技术启示。此时，申请人还应着重分析其他对比文件公开的事实，确定其是否对前述确定的区别技术特征给出了技术启示，尤其是新获得的技术效果是否能够预期。

2 结果与讨论

发明具备创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，2 者缺一不可。突出的实质性特点即非显而易见性。如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。显著的进步即发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。在发明专利的实质审查过程中，是否具有突出的实质性特点是审查员关注的重点。《专利审查指南》也给出了突出的实质性特点的具体判断方法，该方法俗称为“三步法”。首先确定最接近的现有技术，最接近的现有技术是指与要求保护的发明最密切相关的技术方案，是评判权利要求是否具备创造性的基础。从最接近的现有技术和发明要解决的实际技术问题出发，判断要求保护的技术方案对本领域技术人员来说是否是显而易见的。即现有技术中是否给出了将区别技术特征应用到最接近现有技术以解决发明实际要解决的技术问题的启示，这种启示会使本领域技术人员在面对要解决的技术问题时，有动机改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明。

因此，笔者认为农药领域的专利申请人在答复创造性审查意见时应该注重对对比文件公开的事实进行准确认定，判断对比文件公开的事实是否是权利要求保护的最密切的技术方案，对比文件公开的事实是否给出了解决技术问题相关区别技术特征的技术启示。只有准确的认定对比文件公开的事实，才能更有针对性的进行答复，审查员也更易接受申请人的答复意见。