论现有技术抗辩的司法审查顺序

蒋雨涵

（南京理工大学,江苏 南京 210000）

1 问题的提出

近年来，科技迅猛发展，专利制度作为创新保护的领头羊，在为经济发展保驾护航的过程中起着至关重要的作用。然而，由于审查不严及资源有限等问题，专利权的授予及后续保护机制依旧不够完善，不具备新颖性的专利不当授权现象时有发生。原本针对这些发明创造，必须在专利侵权诉讼进行的同时也向复审委员会申请无效，而判定并办理结束专利权无效的全部程序可能需要花费数年的时间，这就导致专利侵权案件久拖不决的现象出现。

在各方都为专利领域职权分离模式导致专利侵权诉讼效率低下叫苦不迭时，现有技术抗辩制度应运而生[1]，被越来越多的被告在专利侵权纠纷中选择使用。然而，由于其条文的模糊表述和不完整规定，有时不能顺利地解决问题，现有技术抗辩制度在目前的司法实践适用中依旧混乱。在专利侵权诉讼的过程中，被告往往不单单依赖于现有技术抗辩为被诉行为提供正当性理由，而是会选择同时提出自己的专利并未落入原告专利权的保护范围。针对这两类抗辩，法院是否都应进行审查，以及优先审查哪一类，《中华人民共和国专利法（2020修正）》（以下简称《专利法》）及其相关规定并没有作出清晰的界定。这增加了法院法官裁判案件的难度，导致司法资源遭到浪费。在诸多司法案例中，法院对是否构成专利侵权和是否成立现有技术抗辩的审查顺序和审查方式都不一致。本文旨在从现有技术抗辩的法律本源的角度出发，通过对审查顺序在理论界和实务界的不同观点进行分析，指出优先审查现有技术抗辩的优势以及优先审查专利侵权抗辩的不足之处，完善优先审查现有技术抗辩的论证，借鉴美国“假想权利要求”的判断方法，对现有技术抗辩的审查提出自己的建议。

2 影响现有技术抗辩司法审查顺序认定的因素

2.1 现有技术抗辩的法律性质

认定现有技术抗辩的法律性质，是确定其审查顺序的关键性前提条件。关于其法律性质问题，一种观点是，如果被诉技术方案属于现有技术的范畴，那么将在实质意义上不构成对涉案专利权的侵犯，不具有违法性；另一种观点是，被诉技术方案本身实际上已然构成侵权，但出于某种特殊的考虑，法院免除了行为人的法律责任[2]。两种对法律性质认知的不同理解直接导致关于审查顺序的两种不同观点。如果认为现有技术抗辩在实质意义上不构成对涉案专利权的侵犯，那么诉讼中就应当优先选择对现有技术抗辩进行审查；如果认为现有技术抗辩只是行为人构成侵权之后的一种特殊免责制度，那么诉讼中就应当优先选择对是否落入保护范围进行审查。这是由于，是否落入保护范围的认定是在解决是否侵权的问题，如果把现有技术抗辩认定为构成侵权后的一种免除和特赦制度，其中蕴含的理念当然就是在构成侵权的情况下可以提出的抗辩，应当优先选择对是否落入保护范围进行审查。

2.2 现有技术抗辩的法律本源

2.2.1 善意第三人可得利益说[3]

善意第三人可得利益说认为，现有技术抗辩的制度价值，主要是为了保护第三人在善意的情况下可以得到的利益[4]。这也就是指，所有在涉案专利申请日以前的现有技术都属于公共利益的范围，第三人在善意的情况下可以通过各种合法方式获得这些技术和知识，并不构成侵权。这一观点看似可行，但其考虑问题的角度不够宏观和全面。善意第三人是民法上的概念，其权利受到保护依据的是公平原则，是由于其支付了相应对价从而获得一定程度的法律保护。这在现有技术抗辩中显然是不存在的，更何况知识产权是权利人与社会公众达成的契约，该学说将纠纷局限于两造之争，是用民法一般理论的视角来解决知识产权的特殊问题，忽视了权利人对社会公众的契约对价问题。

2.2.2 瑕疵专利纠正说

瑕疵专利纠正说认为，现有技术抗辩针对的是那些原本并不应受到保护的专利，也就是瑕疵专利。瑕疵专利产生的根源是我国专利审查制度自身的缺陷。我国司法实践中经常会出现那些实际上不符合相关条件的技术获得授权的情况，这种情况下获得的专利授权，如果实际上属于现有技术，则意味着其权利的专有性是存在问题的[5]，那么相应地，其排他权也应当受到一定的制约，以防止公共利益的领域受到侵犯。在专利侵权诉讼的进行过程中，法院没有权利直接对实质上不符合授权条件的专利宣告无效，只能拖延案件的审理时间，等待复审委员会的结论。现有技术抗辩制度就是为了解决这一问题而提出的[6]。这一观点在逻辑上不存在问题，但其将涉案专利统统推定为瑕疵专利的前提并不符合实际情况。如果涉案专利是符合条件且没有瑕疵的，该学说就难以支撑现有技术抗辩的制度价值了。

2.2.3 公共财产保护说

公共财产保护说认为，用公共知识领域中的现有技术申请到的专利，是不具有新颖性和创造性的。这些技术方案已经被作为公共知识被公众所知晓，进入了公共领域的范畴，属于人类的共同财富，任何人都有权使用这些知识和技术并受益于此，这是无权干涉、无法剥夺的[7]。这也是专利制度的价值所在，最终目的还是为了激励创新、推动发展[8]。如果将一部分进入公有领域的社会公知技术划入专利保护的范围，势必会减损公众合法自由使用公知技术的权利[3]。笔者认为，公共财产保护说相比前面两种学说，将目光聚焦于公共利益是否会受到侵犯，而不是涉案专利究竟是否应当得到授权，很好地解决了我国专利审查制度自身缺陷带来的现实问题，也更符合现有技术抗辩制度的立法目的。

3 现有技术抗辩司法审查顺序的研究现状

3.1 关于现有技术抗辩司法审查顺序的理论纷争

3.1.1 侵权判断优先

侵权判断优先这一观点主张通过对涉案专利技术和被诉侵权技术进行初步比较，来判定被诉侵权技术有无落入原告主张的保护范围。如果能判定出该技术没有被纳入保护范围，那么就可以判定为不属于侵权行为。若反之，则再将这一被诉侵权技术与现有技术进行比较，以检验其抗辩是否能够成立。

这实际上就是将现有技术抗辩认定为行为人构成侵权之后的一种特殊免责制度。支持该观点的学者认为，专利侵权诉讼的审理应当紧紧围绕专利权，而不是公共利益等其他不相关因素。既然如此，现有技术抗辩就应当和先用权抗辩、专利权用尽等一样，均属于侵权之例外[9]。这样的理解将目光聚焦于专利权本身，又赋予了公众自由使用公共领域技术的权利[10]。如果没有优先进行专利侵权比对，就不可能得知被诉侵权产品究竟有没有构成侵权，这样也就没有了现有技术抗辩的前提。如果不先将涉案专利与被诉侵权物进行比对就直接认定不侵权，会导致法院有干预复审委员会权力、越权裁决专利有效性的可能，违反专利侵权判定原则。

主张该观点的学者还认为，若先进行侵权比对，得出不侵权的结论，就无须进行下一步的审查，在一定程度上节约了司法资源[11]。同时在专利侵权诉讼进行的过程中，应当充分关注原告的主张和诉求，优先帮助原告解决被告是否侵权的问题。况且优先进行专利侵权比对，也不会涉及评价涉案专利有效性等疑难杂症。

北京市高级人民法院（以下简称北京高院）在其2001年作出的专利侵权判定意见中就对此予以了肯定：在没有对被诉侵权技术有无落入保护范围进行确认之前，不能认为被诉侵权技术方案与涉案专利方案是等同的，也就不能适用现有技术抗辩规则。北京高院新修订的《专利侵权判定指南》也肯定了这一观点，并提出若没有优先认定是否侵权，就不可能完全确定落入保护范围的全部技术特征，也不能将被诉侵权技术方案与现有技术的特征相比较，从而无法根据新的现有技术抗辩规则来判定相关事实。从司法实践和规则效用的角度而言，现有技术方案大多已经公开，并且技术特征十分复杂，若不以涉案专利要求中包含的技术特征作为标准进行参照，两者之间的对比就会显得杂乱无章、功效低下[12]。若我们优先进行侵权判定，将需要对比的技术特征限定在落入保护范围的全部技术特征内，有利于提升现有技术抗辩诉讼的审判效率，更有助于保障诉讼质量[13]。

3.1.2 现有技术抗辩判断优先

当然，也有许多学者认为现有技术抗辩无须以侵权认定为基础，也就是无须优先比较被诉侵权技术与涉案专利技术，而应该先将被诉侵权技术与现有技术进行比较。如果两者并不相同，再进行侵权认定，否则可以直接判定为不侵权。

持有这样观点的学者基本都认为，一旦现有技术抗辩成立，则在实质意义上不构成对涉案专利权的侵犯。这些学者认为，使用现有技术是公众本来就具有的权利，这决定了在专利侵权诉讼的进行过程中，现有技术抗辩的审查应当优先进行。既然都属于实质不侵权的范畴，只要现有技术抗辩宣告成立，就可以直接使得被诉侵权人不构成侵权，与未落入保护范围的抗辩有异曲同工之效。

除此以外，主张该观点的学者还认为，选择优先对现有技术抗辩进行审查也可以提高司法审查的效率。如果现有技术抗辩被判定是成立的，那么不论被诉侵权技术有没有在涉案专利的保护之下，均可排除其构成侵权的可能性，无须再进行侵权比对。这可以大大缩短诉讼流程，节约司法资源。因此，这样的观点也不乏实务界的支持。实际上早在2000年，最高人民法院就已经确立了这样的审查思路。

3.2 关于现有技术抗辩司法审查顺序的实证考察

“实践出真知”，对于实际问题的解决，最好的办法就是从现实生活中的案件入手进行研究。在天津市高级人民法院（以下简称天津高院）审理的“建科机械（天津）股份有限公司与天津市银丰机械设备有限公司（以下简称银丰机械公司）侵害实用新型专利权纠纷案”中，银丰机械公司提出的就是双重抗辩。天津高院优先对是否构成专利侵权进行了审查，审查结果认定银丰机械公司的技术方案没有涵盖在涉案专利权的保护范围之内，因此判定银丰机械公司抗辩成立，法院不再对该争议作出其他认定。此外，最高人民法院审理的“郑州宏瑞耐火材料有限公司等诉郑州豫兴耐火材料有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”“广州锐威汽车用品有限公司与深圳大事件科技有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”“上海易互德制冷设备有限公司、杜肯索斯（武汉）空气分布系统有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”，浙江省金华市中级人民法院审理的“胡某某与施某某侵害实用新型专利权纠纷案”等均采用了这样的比对顺序。

湖北省武汉市中级人民法院（以下简称武汉中院）审理的“南通贝特医药机械有限公司与武汉恒达昌机械设备有限公司侵害实用新型专利权纠纷案”就适用了与上述案件相反的审查顺序。武汉中院认为，我国现行《专利法》立法者的观点是将现有技术抗辩成立作为实质没有侵犯专利权的标志，而不仅仅是将其看作“不构成对专利权的侵害”，这说明在立法者眼中，现有技术抗辩属于实质不侵权抗辩，不一定要以处于受保护的范围之内为前提，因此法院完全可以优先对现有技术抗辩是否成立进行判定。只有在抗辩不成立的情况下，才要进行下一步的审查。同样，浙江省杭州市中级人民法院审理的“董景育诉北京丽形阳光体育用品有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案”也遵循了这一审查顺序，先审理了北京丽形阳光公司主张的现有技术抗辩，并在得出抗辩成立结论的基础上判定其不属于侵权行为。

当然，为了确保审查过程的严谨和完整性，事件中也会有法院在认定现有技术抗辩成立后，仍然继续针对是否落入专利权保护范围进行审查和评述。最高人民法院审理的“台州市珠叶机械科技有限公司诉上海普丽盛包装股份有限公司侵害发明专利权纠纷案”就是如此，法院先对上海普丽盛公司的现有技术抗辩为何成立进行了一番论证，在论证后也依旧继续对是否落入保护范围的相关问题进行了审查和说理。

由此看来，不仅仅是理论界，实务界中对于现有技术抗辩的审查顺序问题，各法院也都有自己不同的做法。当然，笔者通过系统分析案例后发现，目前的司法实践还是更倾向于优先判断侵权的成立与否而不是现有技术抗辩是否成立。这样的状况是否合理？究竟何种审查顺序才是符合现有技术抗辩的法律本质，能够有效提升司法实践效率呢？

4 现有技术抗辩司法审查顺序的认定

4.1 现有技术抗辩优先的主张

正如上文所述，关于现有技术抗辩的审查顺序，理论界和实务界主要存在两种不同方式：优先进行专利侵权判断和优先进行现有技术抗辩判断。相比起优先判断是否侵权，笔者更加赞成优先审查现有技术抗辩是否成立，以便司法实践操作。然而，目前支持现有技术抗辩存在的现有论据仍旧存在论证不充分等众多问题有待完善。

现有技术抗辩一旦成立，就应当被认为在实质意义上不构成对涉案专利权的侵犯。现有技术抗辩应当聚焦于被诉侵权技术是否属于公共知识领域，是否已经被公众所知晓，不应对涉案专利加以考虑。这样可以有效地防止在职权分离模式下法院必须评估涉案专利有效性的问题。另外，我国《专利法》的第七十五条已经明确列举了不视为侵犯专利权的情形，并没有“现有技术抗辩”这一条，足以证明我国《专利法》并未将其认为是侵权的一种例外情况。

根据授权纠正论，专利权不保护现有技术。未落入保护范围的抗辩也同样在实质意义上没有构成侵权，但即使落入也并不代表侵权成立。主张优先判断专利侵权这一思路的本质并不在于判定是否属于侵权，而是为了初步判定被告技术是否处于原告所主张的保护范围之内。因此，即使支持优先进行专利侵权判断，也并不能改变对现有技术抗辩性质的认定。

另外，在支持优先进行现有技术抗辩的观点中，有一个论据是说现有技术抗辩可以提高审判效率，因为只要能够认定现有技术抗辩是成立的，就无须继续审查有无落入专利权的保护范围。但这实际上是一种循环论证，它的逻辑起点就是将现有技术抗辩放在了优先审查的位置，再得出与逻辑起点同样的结论。证据就是，反之推理也是可以成立的，而且两者具有同样的审理难度。因此现有技术抗辩可以提高审判效率的观点并不能令人信服，还需要进一步论证。

4.2 现有技术抗辩优先论据的补强

4.2.1 避免对涉案专利有效性进行评价

当被告提出双重抗辩时，如果法院选择对现有技术抗辩予以优先审查，则该抗辩一旦被判定成立，即可直接认定构成实质意义上的不侵权。此时法院就可以不进行下一步的审查程序。但如果法院优先审查是否落入了专利权保护范围，此时虽看似依旧分为两种情况，实则大不相同。如果被诉侵权产品落入了专利权保护范围，法院还是不能直接作出构成侵权的认定，而需继续审查现有技术抗辩是否成立。这里就存在一个问题，当被诉侵权物与涉案专利完全相同时，法院对现有技术抗辩进行审查，发现现有技术抗辩亦成立，就会导致法院对涉案专利的有效性作出间接的评价，间接否定了专利有效性。因此，现有技术抗辩优先理论可以完美避开这个难以解决的问题，因为现有技术抗辩的审查并不涉及等同侵权和相同侵权[14]，也不会导致法院有干预复审委员会权力、越权裁决专利有效性的可能。

4.2.2 避免司法资源的浪费

当然，如果法院经过审查以后，得出未落入保护范围的结论，那么不管现有技术抗辩能不能成立，最终都不能构成侵权[15]。笔者认为，从抗辩权的法律性质角度分析，即使已经可以认定不侵权，也依旧要对现有技术抗辩进行审查。抗辩是针对请求权提出的一种防御方法，抗辩成功将导致原告的请求权不能够实现。因此针对抗辩权的提出，无论如何，法院都应当认真审查并做出判定。从这个角度上来看，无论优先审查是否落入了专利权保护范围，都必须再对现有技术抗辩进行审查，会导致司法资源的浪费。因此选择优先审查现有技术抗辩是非常符合司法效率要求的。

4.3 “假想权利要求”判断方法之提倡

支持优先审理是否落入专利权保护范围的学者往往用现有技术抗辩审理过于困难的理由来论证自己的观点。他们提出，在实际应用中，被诉侵权的技术方案通常是较为特定的产品以及方法，例如产品中的技术要素不仅仅包含整体的外在特征，而且还涉及各部件具体的形状和连接方式等。从这一点来看，被诉侵权技术方案所包含的特点可以说是无穷无尽的，这样的情形下要将全部技术特征与已存在的现有技术来进行比较，需要投入大量的司法资源，显然不切实际，因而优先审查现有技术抗辩的思路在实际应用中是非常难以实现的。还有学者认为，“被诉落入专利权保护范围”这一表达自身暗含着对侵权认定进行优先审查的意思，因为只有通过这一方式才能判断出哪些技术特征是在保护范围内的。

笔者认为，法院在对现有技术抗辩进行审查时，无须将被诉侵权产品的全部技术特征都与现有技术相比较，而应仅限于原告主张的技术特征。至于比较结果如何，对现有技术抗辩的认定实际上是没有影响的。美国的“假想权利要求”标准就是很好的示例，它通过假想一个能够覆盖被诉侵权技术的全部技术特征的权利要求，将之与现有技术进行对比，判断其是否符合新颖性要求，从而判断有无落入原告主张的专利权保护范围。结合我国实际，我们可以假定以原告主张的权利要求范围为限，该范围理应完全足以包含被诉侵权产品中原告认为侵犯自己权益的部分，我们再将这部分与现有技术进行比对并做出判断。被诉侵权物和现有技术包含着难以计数的技术特征，但只要运用上述方法，在与原告诉求相关的部分构成相同或者等同的情况，就可以认定现有技术抗辩成立，问题也就迎刃而解了。

5 结语

我国现行法律规范并未对专利侵权与现有技术抗辩的审查顺序作出明确的规定，学界对此争论不休。但优先审查现有技术抗辩在大多情况下能够简化审判的流程，提高司法效率，节约司法资源，还可以一定程度上避免职权分离模式下法院对涉案专利的有效性加以评价。如若优先针对是否构成专利侵权进行审查，即使审查结果为并未构成专利侵权，基于抗辩权的法律性质，法院仍应进一步审查被告提出的现有技术抗辩。在比较被诉侵权物是否属于现有技术时，可以借鉴美国“假想权利要求”的方法，将要对比的技术特征限定在原告专利权利要求的范围内，无须对比被诉侵权产品的全部技术特征。虽然在目前的司法实践中，法院依旧迟迟未能抉择现有技术抗辩究竟应该处于司法审查的何种位置，但由于我国专利审查制度的自身缺陷问题，诉讼效率成为法院迫切追求的目标，现有技术抗辩的优先审查刻不容缓。