在先商标与地理标志的冲突及协调问题研究

李丽辉, 许宏杰

(1.昆明理工大学 法学院，昆明 650500；2.昆明理工大学 经济与管理学院，昆明 650093)

中国是传承数千年的文明古国，历经了无数的岁月风霜，凝结了数百代劳动人民的心血，诞生了琳琅满目的地理资源。地理标志作为新兴的知识产权保护对象，其商业价值正逐步得到探索。同时商标作为商业活动中的重要一环，在商品流通过程中难以避免地理标志与商标之间的冲突。对于在先商标与地理标志的冲突协调问题一直是学术界和法律界的重要课题，同样也是世界贸易组织及各国双边或多方协定中需要重视的客观问题。

1 商标与地理标志的差异分析

商标与地理标志均归为知识产权的保护领域，同样作用于辨别商品来源，但彼此存在着很明显的差异。

1.1 性质差异

商标权无疑是一项彻底的民事私权。地理标志应当属于一种带有公法属性的私权，首先地理标志是知识产权的一项特殊客体，而私权正是知识产权的首要法律性质，只有认定知识产权为私权才能保障知识财产进入市场交易。此外地理标志产品是必须由地方正式机构提出申请且对此负有质量监督职责(1)注：①《地理标志产品保护规定》第8条：地理标志产品保护申请，由当地县级以上人民政府指定的地理标志产品保护申请机构或人民政府认定的协会和企业(以下简称申请人)提出，并征求相关部门意见。，这显示出相当的公法色彩。

1.2 法律保护差异

就保护期限而言，商标的保护期为10年，其所有人可根据需要请求续展。而地理标志的保护期是与地域挂钩的，只要该地域永存则与之相关的质量、声誉就不会消失，地理标志的保护期限也就永续。其次从保护方式的角度来说，商标属于私法领域，以商标法为核心，同时辅以竞争法、产品质量等经济法加以保护；而地理标志的保护更注重于国家和社会公众利益，保护措施更多的是对侵犯行为加以规范[1]。

2 在先商标与地理标志的冲突及成因分析

中国地理标志保护制度实行的是双轨制保护，但在同一客体之上采取两种不同的权利保护势必会产生权利冲突和重叠。

2.1 在先商标与地理标志的冲突表现

在先商标与地理标志的冲突主要表现在地理标志对于在先商标的抵抗效力如何判定，以及在司法实践中地理标志如何认定等问题。而且对于协调恶意注册在先商标和善意注册在先商标与未注册地理标志的矛盾问题也极为突出。

从主体相同和不同的角度同样可以阐述冲突表现。同一主体情况下，虽然避免了在先商标与地理标志的纠纷，但却偏离了中国地理标志保护机制的立法目的。而主体不同是冲突的主要根源，在先商标的专有权与地理标志的集体权和共有权势必产生矛盾。

2.2 在先商标与地理标志的冲突原因

中国地理标志保护法律体系的缺陷是造成冲突的主要根源。首先中国立法对地理标志的定义不够明确，地理标志在法律层面上能否作为商标的在先权利没有相应规定，致使地理标志能否对抗在先商标缺乏有效依据；其次中国商标注册制度主要依据《商标法》，其保护制度在效力上是法律。地理标志注册制度主要基于《地理标志产品保护规定》，其监管体系属于规章制度。地名商标与地理标志保护的是同一类型客体，应属于两种并行的保护模式，但《商标法》的法律效力却大于《地理标志产品保护规定》。

3 协调在先商标与地理标志冲突的适用原则

从上述冲突表现和成因可以看出，在先商标与地理标志的冲突情况多变，不能简单地以其中一种权利为准否认另一种权利，必须依据冲突产生的表现及原因采取相应的适用原则，并以利益最大化为目的来妥善解决冲突。

3.1 禁止混淆原则

TRIPS协议明确规定了禁止混淆原则，严禁他人在相同或类似的商品上使用近似在先商标的标记，从而混淆消费者的判断。在“泰山茶叶协会诉商标申请驳回复审”一案中，泰山茶叶协会申请注册“泰山绿茶”证明商标，因其与“泰山绿”商标构成使用在同种商品上的近似商标而被驳回，泰山协会诉称地理标志证明商标不得与普通商标混淆，在先普通商标不应成为地理标志证明商标注册的障碍。北京知识产权法院最终以地理标志证明商标“泰山绿茶”与在先商标“泰山绿”之间没有明显区别，且易引起相关公众混淆、误认为由，认定地理标志证明商标“泰山绿茶”未遵循 “禁止混淆”原则驳回泰山茶叶协会的诉讼请求。

此案可以看出适用禁止混淆原则解决在先商标与地理标志冲突的前提在于地理标志是否具备商标用以区分商品和服务来源的功能。当然依据禁止混淆原则，在后地理标志申请人也可凭借地理标志的历史渊源及长期保持的特定声誉，提交混淆可能性比对证据来撤销在先普通商标[2]。

3.2 在先原则

在先原则被学术界认定为解决知识产权冲突的一项基本原则，以“时间在先，权利在先”的原则可适用于协调商标与地理标志的冲突，同时当在先商标与地理标志并不会引发消费者的混淆时可承认在先商标与地理标志的共存，而且并用的商标与地理标志必须满足“善意使用”条件。中国《商标法》中在先使用抗辩条款规定，对于善意的在先使用近似且具有一定影响的商标，其在先使用商标所有人被允许在原有范围内使用该商标(2)注：①《中华人民共和国商标法》(2019修正)第59条第3款：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。。该条款可从4个方面进行剖析[3]：①在先使用商标必须是善意使用。一方面在先使用人无不正当恶意，另一方面在先使用人不知且不应知在后商标的申请注册或使用；②在先使用商标必须具有在先性。即在先使用商标必须要在在后注册商标的申请日之前就已经开始使用，另外如果在后注册商标在申请之前已经使用，则在先使用商标的使用时间要提前至在后注册商标的使用时间之前；③在先使用商标必须具有一定影响。此处的“一定影响”应从在先使用商标的受众范围、地域范围、时间因素三个方面着重考虑，同时以产品质量、销量、市场占有率等多因素作为补充[4]；④在先使用商标只能在原有范围内使用，此处的“原有范围”应包括商品流动区域或产品声誉所涵盖的地域。然而，对于电子商务行业的商标而言，其“原有范围”的界定难度相当之大。

以“五粮液年份原浆商标案”为例，即使五粮液公司认为其“五粮液”商标具有较高知名度而引证商标的显著性较弱甚至不应获得保护，也应当依照法律规定的程序提出相关主张以消除商标注册的在先权利障碍，而非在他人商标目前仍为有效注册商标的情况下，径行在他人注册商标标志之上添附自己的商标而谋求新的商标注册。这种置既有法律规则于不顾的做法，不仅不利于相关争议的最终解决，而且更会产生消极的示范作用，使具有较高知名度的在先商标的注册人挤占、排除甚至抢夺他人合法商标权成为可能，从而损害包括五粮液公司在内的已经拥有在先注册商标专用权的全体商标权人的合法权益。

3.3 诚实信用原则

2013年中国实施《商标法》第三次修正案，出台了商标申请注册诚实信用的基本原则。被称作“帝王条款”的诚实信用原则在法律和道德层面上都有很好的规范作用，并且在法律适用上具有普适性(3)注：①《中华人民共和国商标法》(2019修正)第7条：申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。商标使用人应当对其使用商标的商品质量负责。各级工商行政管理部门应当通过商标管理，制止欺骗消费者的行为。。它可作为一项兜底条款，不仅为中国商标法中的各种法律制度的实施提供指导，也赋予法院以自由裁量权可灵活适用于具体案件相关的法律条款。同时诚实信用原则还可保护在先权利和合法权益、防止损害他人或公众利益的不正当注册和使用。

诚信原则在商标法实践中的法律适用范围包括：①对于采取不正当手段恶意抢注他人在先使用的商标，不予受理；②利用他人知名商标声誉的“搭便车”行为并导致消费者混淆，是违反了诚信原则，属于侵犯他人注册商标权；③商标代理机构也应遵循诚信原则，禁止商标代理人或其代表在未经授权的情况下擅自抢注代理商标。除上述适用范围外，滥用注册商标同属于违反原则行为。另外依据诚信原则，在不损害国家利益和第三人合法权益的情况下应允许商标共存[5]。

以“祁门红茶案”为例，本案的争议在于“祁门红茶”使用的地区是否仅限于祁门县。对于祁门红茶协会来说，明知祁门红茶生产区存在争议，却尚未将争议内容完整上报商标注册主管机关，尤其是在控方圆润公司撤回异议后仍以不作为的方式进行商标注册。这种行为明显违反了地理标志商标注册申请人所负有的诚实信用义务，因而“祁门红茶”商标被认定为“通过其他不正当手段取得注册”，予以无效宣告。

3.4 利益平衡原则

利益平衡在知识产权法上占据重要地位，它是维护社会稳定的根本，是和谐社会的基本要求。商标与地理标志的权利行使应当兼顾不同权利人的利益，例如仅有描述性的地名商标因缺乏显著性不予注册，但是当地名商标在长期使用中使其识别性特征在公众心中根深蒂固便可予以注册。这是由于该商标的所有人在使用过程中花费了一定的心血、资金和宣传带来的知名度，如果撤销该商标会严重损害商标所有人的利益，不仅对商标所有人不公也会让其他权人钻空子[6]。

解决在先商标与地理标志的冲突归根结底是协调利益之间的矛盾，应当综合考虑各方的利益并在现行法律法规下进行重新调整和分配，从而化解纠纷使各方满意。协调商标与地理标志的冲突不仅要维护市场公平竞争秩序，更要维护本国利益。贸易全球化使得国际间的商标与地理标志的冲突越来越激烈，各国对于冲突的协调方式更是各取手段，在面对冲突时为本国争取利益最大化也是重要原则之一。

综上，当判定在先商标与地理标志的权利冲突时，应当视具体个案而定，结合案件复杂多变的现实情况来明确协调冲突的适用原则。

4 在先商标与地理标志冲突的解决

当今世界各国对地理标志的立法存在以下两种类型：一是以法国为代表的专门立法保护，法国发布的《原产地标志保护法》中明确规定了原产地名称的授予原则、管理机构以及认定程序，设立隶属于农业部的国家原产地名称局，专门负责原产地名称的认定和管理工作，极大程度上减少了地理标志与商标之间的认定和管理冲突。认定程序上，申请认定的原产地名称需经过国家原产地名称局申请，再提交农业部审核。其二是以英、美等国家将地理标志作为特殊商标并入商标法进行保护，将地理标志纳入商标法的保护领域，一方面可以充分利用行政权力干预商标侵权纠纷，更好的解决冲突，另一方面民众对商标更加熟悉，地理标志保护更容易被接受。根据上述所知，中国出台的地理标志相关法律文件数目超于其他国家，这种多重保护模式导致了商标与地理标志之间的认定和管理陷入了十分尴尬的境地，商标与地理标志不存在明显的界限，实际中各个部门相互推诿，权利人的利益无法充分实现。

在先商标与地理标志的冲突自地理标志进入中国时就已经产生，但随着中国商标法等法律法规的几次修订以及国家市场监督管理总局的整合，在先商标与地理标志间的矛盾逐渐得以缓和。解决在先商标与地理标志的冲突本质上是利益之间的协调，关于此冲突的调解方式，中国学者见仁见智，目前总结归纳为如下3个方面：

1)完善现有法律法规。中国建立了以《商标法》为核心的司法保护下结合行政保护的“双轨并行制”地理标志保护模式。中国目前并没有形成地理标志专门法，而是在现有的《商标法》法律制度下管理地理标志，在一定程度上节约了法律资源[7]。为完善现有法律的某些条款能够解决商标与地理标志的部分冲突，中国商标法第十条成为了协调冲突的切入点。

首先，针对县级以上行政区划的地名不得作为商标使用的规定，学术界较为统一的观点是应该扩大禁止注册的行政区划范围，不局限于县级以上行政区划的地名。以县级行政单位为分割点是否切合实际，县级以下行政区划的地名若被申请为商标使用是否会造成商标与地理标志的冲突。由于地理位置的特殊性，独有的自然因素无法将地理标志的范围覆盖整个县级区域，如若将其申请为商标，必然会加剧冲突，所以应将镇、村级的地名也纳入禁止商标注册的范围，扩大到我国所有区域内地名的范围。其次，当某些地名具有其他含义时，如果在先商标继续存在，该冲突并未得到最优解决。应在此基础上加强地名第二含义审核，第二含义在形式上应该具有显著性[8]。以1993年《商标法》修订为时间节点，由于法不溯及既往，以前注册的地名商标视其影响力持续有效。除完善《商标法》之外，在《反不正当竞争法》《产品质量法》等法律中增加区分不正当使用地理标志行为的相关条款，发挥兜底作用，为解决冲突提供依据。

2)明确监管部门职能。地理标志与商标虽然都属于知识产权范畴，但在中国知识产权局重组之前，地理标志的分散管理时常引发在先商标与地理标志的矛盾冲突。此次重组实现了学术界一直以来的建议，但还应关注到农业农村部对地理农产品的管理以及整合后各部门的智能分工问题。农业农村部对于地理农产品也有其相应的规定，与地理标志保护相似的地理标志产品保护仍然存在。地理标志管理迎来了新的发展阶段，有效解决冲突问题仍需一段时间。

产品是在先商标与地理标志的冲突的载体，产品的质量在一定程度上能够反映出个人利益与集体利益孰轻孰重。在先商标虽然具有了有利的时间优势，但其产品无法被消费者认可或者其权利主体消极行使其权利，也会让地理标志占据上风。引入第三方鉴定机构降低地理标志仿冒与不合格产品的占有率，从而使消费者更加信服。当然，地理标志区域范围内同样可以形成民间团体，成员间相互监督，共同维护产品质量与声誉，当地居民也是地理标志的守护者。明确监管部门职能，联合政府部门与行业协会，通过监管产品质量，从载体角度协调在先商标与地理标志间的冲突[9]。

3)重新调整在先商标与地理标志之间的关系。集体利益在一定程度上应当优于个人利益，针对地理标志优先保护或许更符合我国国情。在此前提下，解决冲突时可考虑在先商标的是否属于驰名商标，驰名商标应与地理标志共存，非驰名商标两年内退出使用且给予经济补偿；同时从在先商标是否具有显著性的角度来考虑，显著性较弱的在先商标在其使用过程中并没有尽到保护义务，致使此商标名称已成为通用名称，可因缺乏显著性撤销[10]。地理标志与商标时间的关系并非仅存在冲突，两者互利共生也切实可行。在先权利人可以请求在后权利人再一次附加区别标识以达到协调冲突的效果。

由于地理标志的内涵并非仅限于标识作用，其背后蕴含的文化以及独有的成长环境并不能真正被商标体系所包容，所以将地理标志保护单独立法也是协调冲突的一种举措。鉴于此种方式实施难度较高，在商标体系下将地理标志独立于集体商标、证明商标之外作为商标法的一级客体进行保护亦是一种解决思路。法律经济学的社会成本理论倡导“作用在谁、权利归谁”，通过衡量在先商标权利人与地理标志权利人对同一地名的贡献作用来协调冲突。当自然因素的作用大于人文因素，即脱离此地理环境无法生产出同质产品，则地理标志应得以保留；若在先商标通过长期使用积累了关键价值，则在先商标应被保留；当难以判断孰轻孰重时，二者共存。总而言之，在处理在先商标与地理标志的冲突时，不应过分强调某一标识的地位，应该营造一种公平的竞争氛围。