美国智力活动专利适格性审查标准研究

智 月 汪 涛 唐田田

（国家知识产权局专利局，北京 100088）

0 引言

习近平[1]总书记指出我国市场主体应对知识产权纠纷能力明显不足，我国企业在海外知识产权保护不到位。提出要形成高效的国际知识产权风险预警和应急机制，建设知识产权涉外风险防控体系，加大我国企业海外知识产权维权援助。

近年来，我国市场主体向海外申请专利的数量逐年递增。中美日欧韩五局合作统计数据[2]表明，1985年至2019年期间，我国申请人向美日欧韩四局累计提交专利申请36 万余件，其中我国向美国提出的专利申请有23 万余件，约占向外申请总量的65%。由此可见，在经济全球化的大趋势下，我国企业加快了全球的专利布局，而且美国已经成为我国创新主体向外申请的首要目的地国家。

在全球信息化的背景下，涉及计算机程序的专利申请逐步增多，在专利审查过程中，判断其是否属于专利法意义上的“智力活动”是不可回避的问题。世界上大多数国家对单纯智力活动的规则和方法不给予专利权保护，并不是因为新的智力活动的规则和方法对社会的贡献不值得鼓励和奖赏，而是因为智力活动的规则和方法是人类进行科学技术工作的基本工具，是一种抽象概念，如果对智力活动的规则和方法本身给予特定时间的垄断保护，则会限制人类的思维活动。而人类的思维活动是科学技术发展的源泉和推动力，如果限制了人类的思维，会不利于科学技术及产业的发展，给正常科技进步和经济秩序带来负面影响，从而妨碍创新，有悖于专利制度鼓励创新的初衷。

事实上，所有发明都在一定程度上体现、使用、反映、依赖或应用自然规律、自然现象或抽象概念[3]。特别是随着信息技术的快速发展和全面普及，计算机程序这种以数据为基础、实现一种想法、流程或计算等智力活动是否属于法律意义上的“抽象概念”，美国法院对Bilski案[4]、Benson案[5]、Alice案[6]、Berkheimer案的司法判决也出现左右摇摆[7]。这无疑对目前正蓬勃发展的以人工智能为代表的信息技术产业造成了极大的不确定性，毕竟人工智能终极目的就是要模仿人脑的功能，人工智能产业的主体就是各种数据和包含各种算法的计算机程序。对于这类专利申请，如何撰写权利要求才能避免落入智力活动的范畴，也是社会各界普遍关注的问题。

为此，本文基于美国专利商标局（USPTO）2019年修改的专利适格性指南（下文简称“PEG”），具体阐述在美国现行审查标准下，智力活动的定义，智力活动的识别和判断，并通过示例说明涉及智力活动的权利要求的撰写，以期为我国创新主体在美国申请专利提供充分有效的参考。

1 智力活动的定义

美国联邦法典（United States Code）第35 编第101 条（35 U.S.C.第101 条）规定，任何人发明或者发现任何新的且有用的方法、机器、产品或组合物，或任何新的且有用的改进，均可在符合本法所规定的条件和要求下获得专利；该条款中列举4 类可专利性的技术主题（方法、机器、产品或组合物），即4 种法定类型。但专利适格性分析并未到此结束，因为美国最高法院将仅指向自然规律、自然现象和抽象概念的权利要求认定为司法排除对象，是不适格的，不受专利法的保护[7]。2019 版PEG将抽象概念的组别进一步细分为3 个子集，即数学概念、组织人类活动的特定方法、智力活动。可见，智力活动作为一种抽象概念，属于司法排除对象，是不可授予专利权的主题。

《美国专利审查指南》（简称“MPEP”）§2106.04 （a）（2）中，对智力活动的定义进行了具体描述：法院认为“可以在人脑中执行，也可由人用笔和纸执行”的智力活动是抽象概念。美国联邦巡回上诉法院认为：可以在人脑中执行的方法，或者等同于人类脑力劳动的方法，是不可授予专利权的抽象概念，是对所有人开放的“科学和技术工作的基本工具”。因此，将“智力活动”定义为在人脑中执行的概念，智力活动的示例包括观察、评判、判断和意见。

2 智力活动的识别和判断

在美国现行审查标准下，适格性判断的流程如图1所示。

专利客体适格性判断步骤为：判断是否属于方法、机器、产品或组合物四类法定类别（步骤1）；如果是，则判断权利要求是否落入司法排除对象（步骤2A）；如果是，则判断权利要求是否记载了司法排除对象之外的附加元素来构成发明构思（步骤2B）。

图1 2018年的Alice/Mayo二分测试法流程图

相较2018年的Alice/Mayo二分测试法，2019 版PEG将步骤2A进一步细分为如图2所示的二分支流程。

其中，分支一判断权利要求是否描述了抽象概念、自然规律或自然现象？如果否，则该权利要求并不指向司法排除对象，因此是适格主题，结束适格性分析；如果权利要求描述了司法排除对象（分支一：是），则需在分支二进一步判断所描述的司法排除对象是否整合到实际应用中。如整合到实际应用中，则该权利要求不指向司法排除对象（分支二：否），因此是适格主题，结束适格性分析。如未将该司法排除对象整合到实际应用中（分支二：是），则须在步骤2B作进一步分析。分支一和分支二共同构成Alice/Mayo二分测试法的步骤2A，判断权利要求是否指向一种司法排除对象。

为方便审查，并与司法判决保持一致，USPTO在2019 版PEG还进一步从司法判例中凝练出智力活动的子集。下面将提供各种示例，为判断权利要求是否描述智力活动提供更多信息。

2.1 判断权利要求中是否包括实际上可在人脑中执行的限定

（1）实际上不能在人脑中执行的权利要求未描述智力活动。当权利要求不包含实际上可在人脑中执行的限定时，例如当人脑不具备执行权利要求限定的能力时，权利要求未描述智力活动。比如一种权利要求涉及用于计算GPS接收器绝对位置和卫星信号接收绝对时间的方法，其中所述GPS接收器计算伪距，该伪距估算从GPS接收器到多个卫星的距离。经判断，权利要求中的这一步骤不能在人脑中执行，因此未描述智力活动。

图2 2019年10月的新版流程图

（2）包含实际上可在人脑中执行的限定的权利要求描述了智力活动。当权利要求包含实际上可在人脑中执行的限定时，其描述了智力活动，可在人脑中执行的限定包括观察、评判、判断和意见等。比如一种权利要求，包括采集信息、分析信息，并显示采集和分析的结果。经判断，在该权利要求中，信息分析步骤以高度概括的方式描述，实际可在人脑中执行，因此描述了智力活动。

2.2 权利要求使用纸笔等物理辅助工具

（1）如果权利要求描述了实际上可在人脑中执行的限定，则无论是否使用诸如纸笔等物理辅助工具，该限定都落入智力活动子集，属于抽象概念。比如权利要求请求保护“将二进制编码的十进制数字转换为纯二进制数字”，该权利要求的这一步骤可由人脑和手完成，因此描述了智力活动。

（2）使用物理辅助工具（例如纸笔或游标卡尺）帮助执行智力活动的步骤并不能否定该限定的智力活动本质，只是解释了人与人之间记忆能力的差异。比如权利要求中请求保护一种“构建信用卡号的地图”，权利要求的这一步骤可“通过写下来自特定IP地址的信用卡交易清单”来执行。结合说明书，请求保护的地图不过是几笔（例如四笔）信用卡交易的清单，该步骤可用纸和笔在人脑中完成，因此描述了智力活动。

2.3 权利要求由计算机实施

虽由通用计算机在计算机环境中实施，或者使用计算机作为工具来实施，但权利要求仍可能描述智力活动。在这种情形下的具体示例和分析将在本文第4 部分中详细论述，此处不再赘述。

2.4 产品和方法权利要求均可描述智力活动

产品权利要求（例如计算机系统、计算机可读介质等）和方法权利要求都可能描述智力活动。比如一种由计算机实施的系统和方法，用于使借款人能够匿名购买由多个贷款人提供的贷款组合，包括存储来自贷款人的贷款组合数据的数据库和提供接口及信用评级模块的计算机系统。由于由计算机实施的系统和方法权利要求都可以“不使用计算机，由人执行”，因此描述了智力活动，指向“匿名贷款购物”这一抽象概念[8]。

在审查实践中，USPTO审查员可以依据上文描述的4 种情形，快速准确地判断权利要求是否描述了智力活动。

3 示例分析

涉及计算机实施的示例阐述了使用2019 版PEG进行专利适格性分析的整体流程[8]。

3.1 示例专利概述

本示例涉及一种网络流量数据的自适应监控网络。可视化工具能够监控计算机网络流量、应用程序、性能和资源。通过这些网络可视化工具获取的数据，可优化网络性能、解决网络中存在的问题和改进网络的安全性。NetFlow是一种网络可视化协议的行业标准。在传统设置中，NetFlow导出模块生成并导出网络流量统计数据（NetFlow记录）给至少一个NetFlow采集模块，该NetFlow采集模块用于分析该NetFlow记录。由于NetFlow记录非常庞大，持续生成和导出的NetFlow记录会急剧增加网络流量，从而影响网络性能。为解决这个问题，申请人提出基于监控到的网络事件来改变采集的网络数据量，即只有检测到网络异常时，系统才会采集NetFlow协议数据并导出NetFlow记录。网络正常工作时，网络设备会采集与通过网络设备的网络流量有关的网络数据，这些网络数据可能包括网络延迟、丢包或抖动；定期比较该网络数据与预定的阈值，如该网络数据大于预定的阈值，则认定检测到异常情况；当出现异常情况时，系统才开始采集NetFlow协议数据，用于后续分析。

3.2 专利权利要求1

基于上述技术方案提出的权利要求1 是一种通过网络设备来监控流量数据的方法，该网络设备与网络中的计算装置相连接。该方法包括：（1）由该网络设备采集与通过该网络设备的网络流量有关的流量数据，该流量数据包括网络延迟、丢包或抖动中的至少一种；（2）由该网络设备对所采集到的至少一种流量数据与预定阈值进行比较。

3.3 权利要求1 分析过程

权利要求1 的专利适格性分析步骤：首先，在步骤1 中判断得出权利要求1 描述了一系列的方法步骤，是一种方法，因此落入法定类别。然后，进行步骤2A分支一，识别权利要求是否描述了落入司法排除对象的限定。权利要求1 中描述的限定为：“对采集到的流量数据与预定阈值进行比较”，除通用计算机组件外，该限定涵盖了在人脑中执行该限定的方法。也就是说，权利要求1 中除“由网络设备”这一表述外，权利要求1 可在人脑中简单比较采集的丢包数据与预定可接受的阈值。因此，“网络设备”仅仅是名义上的表述，并没有把权利要求1 的限定排除在智力活动的子集之外，实质上描述了一种智力活动。接着，进行步骤2A分支二，判断该权利要求1 中描述的附加元素或附加元素的组合是否能够将上文中识别出的智力活动整合到实际应用中。分支二中首先分析权利要求1 描述了2 个附加元素：采集与通过网络设备的网络流量有关的网络延迟、丢包或抖动中的至少一种；由网络设备执行比较步骤。采集步骤具有较高通用性，仅使用采集网络流量数据的通用方法，其是单纯的数据采集，没有给出额外的解决方案。比较步骤的网络设备也具有较高通用性，仅自动执行比较步骤。每个附加限定仅在于使用通用计算机组件（网络设备）来执行智力活动的指令。因此，这些附加元素的组合并未对抽象概念的实际应用增加任何有意义的限定，权利要求1 指向抽象概念。最后，权利要求的适格性分析进行步骤2B，判断权利要求是否提供发明构思。基于2019 版PEG，步骤2B中需重新评估附加元素，确定其是否属于本领域公知的、常规的、惯用的技术手段。权利要求1 中的网络设备是通用计算机组件；基于MPEP 2106.05 (d)(II)中引用的法院司法判决，使用通用计算机设备采集或接收数据是本领域公知的、常规的、惯用的技术手段，因此基于Berkheimer备忘录，可以得出采集步骤是公知的、常规的、惯用的技术。

综上所述，权利要求1 没有提供发明构思，是不适格主题。

3.4 专利权利要求2

基于上述技术方案提出的权利要求2 是一种通过网络设备来自适应监控流量数据的方法，该网络设备与网络中的计算装置相连接。该方法包括：（1）由该网络设备，采集与通过该网络设备的网络流量有关的流量数据，该流量数据包括网络延迟、丢包或抖动中的至少一种；（2）由该网络设备，将采集到的至少一种流量数据与预定阈值进行比较；（3）当采集到的流量数据大于预定阈值时，采集与网络流量有关的附加流量数据，所述附加流量数据包含Netflow协议数据。

3.5 权利要求2 分析过程

权利要求2 的专利适格性分析步骤：首先，在步骤1 中判断得出权利要求2 描述了一系列的步骤，是一种方法，因此落入法定类别。接着，进行步骤2A分支一，识别权利要求2 所描述的限定，包括“对采集到的流量数据与预定阈值进行比较”。对该限定进行分析，除描述通用计算机组件（网络设备）外，该限定涵盖了所有在人脑中执行这种限定的方法，即除描述“网络设备”外，权利要求2 中的所有要素都没有排除可在人脑中执行该步骤，其包含用户在人脑中简单比较采集到的丢包数据与预定可接受的阈值。通用网络设备仅是名义上的表述，并没有把该限定排除在智力活动的子集外。因此，权利要求2 描述了一种智力活动。最后，进行步骤2A分支二，判断权利要求2 中描述的附加元素或附加元素的组合是否能够将上文中识别出的智力活动整合到实际应用中。权利要求2 描述了附加元素的组合：包括采集与通过该网络设备的网络流量有关的网络延迟、丢包或抖动中的至少一种；当采集到的网络延迟、丢包或抖动大于预定阈值时，采集与网络流量相关的附加Netflow协议数据。尽管单独分析每个采集步骤，都可视为解决方案之前或之后的行为，但权利要求2 整体而言指向一种对现有流量数据采集作出的特定改进。具体而言，该方法将附加的Netflow协议数据的采集限制在出现异常情况时才进行采集，由此可避免采集过多的网络流量，从而影响网络性能；然后再用采集到的数据来分析网络异常原因，这对现有系统作出特定改进，改善了网络监控性能。因此，权利要求2 是适格主题。

3.6 案例评析

从上述分析可看出，就权利要求1 和权利要求2 而言，其区别仅在于权利要求2 增加了步骤“当采集到的流量数据大于预定阈值时，采集与网络流量有关的附加流量数据，所述附加流量数据包含Netflow协议数据”。尽管该步骤中使用的是通用计算机组件，但其使用采集到的数据来分析网络异常原因，这对现有系统作出了特定改进，从而改善了网络监控性能。也就是说，加入该步骤后，附加元素的组合将上述智力活动整合到网络监控的实际应用中。因此，上述的权利要求1 不适格，而权利要求2 是适格的。

因此，在权利要求中，当存在有涉及智力活动的限定时，如存在有描述附加元素或附加元素的组合，可通过其将该智力活动的限定整合到实际应用中，使得权利要求具有适格性。

4 结语

本文基于美国2019年修改的专利适格性指南，阐述美国现行标准下什么是智力活动，如何识别和判断智力活动及如何撰写与智力活动有关的专利申请。需要注意的是，当在美国提交专利申请时，如果涉及智力活动的限定，要么增加附加元素或附加元素的组合，以将智力活动的限定整合到实际应用中；要么采用非公知的、非常规的或非惯用的技术手段使得权利要求满足专利适格性要求。希望通过本文具体深入的分析，能帮助我国创新主体了解美国最新的适格性要求，为在美国成功申请并获得权益提供更好的支撑。