以具体案例浅析美国临时专利申请制度的运用策略

代群群 杜袁成 刘元翔 王泽洋 陈赛飞

笔者近期代理了一起中国电商在亚马逊平台被投诉侵权美国发明专利的案件。涉案的专利是一件享有临时申请（provisional application）优先权的美国发明专利。由此引发了笔者对美国专利临时申请制度的兴趣和关注。

一、美国临时申请制度简介

从1995 年6 月开始，美国专利法允许申请人向美国专利商标局提出一种新的专利申请，该申请被称为“临时专利申请”。

美国专利法35 U.S.C.§111、112、119、120、121 条均涉及临时申请制度。其中，第111（b）条对临时申请做了基本介绍。

其一，文件方面：只需要递交说明书，必要时提交附图，不要求递交权利要求书。

其二，临时申请的申请日的确定：临时申请的提交日期即为临时申请的申请日，提交日期应为专利商标局收到说明书和任何所需附图的日期。

其三，期限方面：在临时申请递交后，可以12个月内递交在后的正式申请。12 个月后，临时申请即视同放弃，且不得恢复。

其四，临时申请，必须未享受过其他在先申请的优先权，无论所述在先申请是美国的还是美国之外的。另外，临时申请不适用于外观设计专利。

二、临时申请制度上的优势

基于第111（b）条，我们可以看出，临时申请制度给申请人带来了诸多好处。

（一）12 个月的充分考虑时间，可进可退的“极品备胎”

对于申请人来说，如果有了一个明确的发明构思，但是尚处于初级阶段，还在犹豫后续是否申请专利、是否公开该技术方案、对应的产品是否有市场前景。这些方面都还需要再做考察，那么，发明人可以先行递交临时申请。那么，接下来可根据不同的情况选择：

情况一，在临时申请递交之日起12 个月内，如果发现发明对应的技术或产品，并没有预期中的前景或市场价值，或是技术经过近一年的发展，申请人发现并不可行，则申请人不再递交正式申请即可，该临时申请会在满12 个月后自动失效，且美国专利商标局并不会公开该申请，临时申请中记载的技术内容仍旧处于保密状态；情况二，如果在临时申请日期12个月内，申请人后续递交了正式申请，那么则享受了临时申请的申请日，相当于早早地占住了一个“申请日”，对于后续争取专利审查授权大有裨益。

（二）可变相延长专利保护期限

对于临时申请，申请人在12 个月内后续递交正式申请时有两种选择：一种做法是以临时申请作为优先权基础递交正式申请，另一种则是直接将临时申请转化为正式申请（如图1 所示）。

图1 临时申请转正式申请的两种选择

两种选择到底有何区别和影响呢？具体如下：

情况一：如图2 所示，选择将临时申请作为正式申请要求优先权的基础，则正式申请的递交日为专利申请日。专利保护期限20 年的起算日为正式申请的申请日。由于要求了优先权，实际上临时申请的保护期限则有21 年。相比于普通美国发明专利申请（如图2 中的情况三），多了一年。同时，正式申请中可以增加新的内容，只不过新增内容不享有该临时申请的优先权（如图2 中的情况一）；

情况二：选择将临时申请直接转换为正式申请（如图2 中的情况二），就是将临时申请的申请日作为正式申请日，专利保护期限起算日是临时申请的申请日，实际保护期限仍旧是20 年。但是，转换后的正式申请不能增加新的内容。在这种情况下，临时申请的作用仅仅是抢占了一个较早的申请日（如图2 中的情况二）。

实务中，采用情况一的做法，较为多见。

图2 两种选择的区别

（三）文件要求简单，费用低廉

在专利申请官费方面，临时申请相比普通发明专利申请，官费十分低廉。以small entity (即小实体，指规模在500 人以下的公司或个人发明人) 来说，正式申请的申请费为790 美元，临时专利申请只需140美元。

在专利律师费方面，由于临时申请文件上较为简单，只需要说明书和/或附图。相比于一件正式的申请，工作量大大减小，所以节省了高昂的专利律师费用。

读到此，读者可能会感叹，这简直是一项百利而无一害的制度啊！业界也是一片称赞。但是，世界上真有这样的大便宜吗？结合美国相关司法判例，笔者认为，美国临时申请制度乃是一把双刃剑。用得好，企业创新保护的城墙又固了一层；用不好，则是玩火烧身，挖坑自埋。

下面我们来看一个与美国临时申请制度有关的司法案例。

该案涉及两件美国发明专利，专利权人拔剑维权，本想杀敌千里，却不料被对手来个釜底抽薪，损兵折将。诉讼过程中，两件专利均被法院无效，甚是可惜。究其原因，是在于专利权人的专利申请策略错误，对于临时申请制度运用不当。

三、美国联邦巡回法院“钻头”案

（一）案件基本信息

原告New Railhead 公司拥有2 项在同一天申请的美国发明专利“一种用于岩层水平定向钻进的钻头”（专利号US5899283A，简称’283 专利）和“岩层水平定向钻进方法”（US5950743A，简称’743 专利）。使用’283 专利的钻头，就需要实施’743 专利的方法（原告在诉讼中陈述）。

在德克萨斯州北区的美国地方法院，专利权人New Railhead 就这两项专利分别起诉了Vermeer 公司和Earth Tool 公司制造和销售钻头的侵权行为。

美国地方法院宣告两件发明专利无效。专利权人New Railhead 上诉至联邦巡回法院，联邦巡回法院维持了地方法院判决（案号：298 F.3d 1290，裁判时间：2002，如图3 所示）。

图3 “钻头”案基本信息

（二）专利基本内容

该专利属于地表钻探技术领域，具体涉及地表水平定向钻进技术。当在道路、河流或湖泊等不可移动物体周围安装公用设施时，必须进行水平（或横向）定向钻孔。为了解决对硬岩层进行水平钻探的现有技术问题，这两项专利分别公开了一种用于水平定向钻进的钻头（’283 专利）和相应的钻进方法（’743 专利）。

’283 专利的权利要求1，记载（翻译）如下：

1.一种用于岩石水平定向钻井的非对称钻头，包括：

附在探空仪外壳末端的钻头；

整体式钻头本体相对于主机箱成一定角度，在钻探操作中，钻头本体相对于主机箱不可动；

所述钻头本体安装有多个从所述钻头本体的前面延伸的基本面向前的端部螺柱。

即，’283 专利的权利要求1 要求保护一种如图4所示结构的钻头。

图4 ’283专利的摘要附图

’743 专利的权利要求1，记载（翻译）如下：

1.一种在岩石中进行水平定向钻进的方法，包括以下步骤：使钻柱一端的钻头在钻入时间歇地旋转，停止旋转直到岩石破裂，然后在破裂后随机移动，轨道间歇运动。

即，’743 专利的权利要求1 要求保护一种如图5所示的钻孔方法。

图5 ’743专利的摘要附图

（三）裁判思路及要点

1.’283 专利

’283 专利的申请日是1997 年11 月12 日，享有1997 年2 月5 日递交的临时申请优先权。美国专利法35 U.S.C.§ 102（b）规定，如果在本国已经销售超过一年，再向美国申请专利的，则丧失专利权。

双方对于以下销售事实均无异议：在1996 年春季和夏季之间，专利权人对’283 专利对应的钻头产品进行了公开销售。而正式专利申请的申请日是1997 年11 月，即产品销售时间在’283 专利要求了优先权的临时申请的申请日（1997.2.5）一年之内，却在’283 专利正式申请提交日（1997.11.12）一年之外。时间先后关系如图6 所示。

图6 ’283专利的相关时间关系

也就是说，如果’283 专利不能享有临时申请的优先权，则会由于专利权人在专利申请日的一年之外进行了公开销售而无效。所以，能否享有临时申请的优先权，成了决定’283 专利生死的关键。

被告Earth Tool 公司对’283 专利发起了无效。Earth Tool 公司称，该专利申请无权享有临时申请的优先权日，因为临时申请的说明书的内容，未能充分描述以披露’283 专利要求保护的发明创造，以符合美国专利法35 U.S.C.§ 112 第一段的要求：

“换句话说，临时申请的说明书应当‘包括对发明创造、其制造、使用方法和过程的文字描述，采用完整、清晰及精简、准确的措辞，’使得本领域普通技术人员能够实现非临时申请的发明创造。”

法院认为，’283 专利是一件享有1997 年2 月5日递交的临时申请优先权的专利，但是，“临时申请未示出钻头附接到钻头壳体。此外，在临时申请中，没有任何地方明确地描述如’283 专利的权利要求1中所述的相对于主机箱倾斜的钻头体。”

最终法院认定，由于’283 专利无权要求临时专利的优先权日，而New Railhead 在1996 年春夏期间中的商业销售又在正式专利申请日的一年之外，故根据美国专利法35 U.S.C.§ 102（b）的规定，该专利无效。

2.’743 专利

该案另一被告Vermeer 公司，对’743 专利提起了无效。根据美国专利法35 U.S.C.§ 102（b），如果一件发明在专利申请日期之前，已经在美国公开使用一年以上，则该专利无效。

Vermeer 公司称，因为’743 专利要求保护的方法在临时申请的申请日1997 年2 月之前已经在公开使用超过一年，所以该专利应当无效。具体来说，’743专利的发明人考克斯（Cox），从1996 年1 月开始，多次允许一位熟人厄尔·弗里曼（Earl Freeman）担任第三方钻探队的工头，在公共工作现场对钻头进行测试，以确定它们是否正常运行。时间先后关系如图7 所示。

图7 ’743专利的相关时间关系

地区地方法院认为，’743 专利有权获得临时申请的优先权日（1997 年2 月5 日），即便如此，’743 专利仍然无效。因为地区法院认定厄尔·弗里曼（Earl Freeman）反复使用’743 专利公开的方法测试钻头的耐久性，这是’283 专利的物理性的实施，属于公开使用，而非实验性用途。即地方法院仍认为’743 专利无效，因为专利要求保护的方法早在1996 年1 月就已经公开使用，公开使用的时间在正式申请的申请日一年之外。

（四）案件启示

（1）’283 专利被无效，其根本原因在于，临时申请未充分披露后续正式申请所要求保护的发明技术方案完整内容，导致优先权不能成立。

在该案中法院认定，“临时申请未示出钻头附接到钻头壳体。此外，在临时申请中，没有任何地方明确地描述如’283 专利的权利要求1 中所述的相对于主机箱倾斜的钻头体。”正式申请得不到临时申请记载内容的支持，故不享有临时申请的优先权。由于临时申请的准备不充分，正式申请无法要求其优先权，正式申请的申请日只能是其本身的申请日，即1997 年11 月12 日，而不是1997 年2 月5 日（临时申请的申请日）。1997 年11 月12 日离专利权人销售时间（1996 年春夏之间）超过了一年，所以该专利无效。

（2）对于’743 专利，被无效的根本原因在于临时申请递交的时机不当。在1996 年1 月，专利权人已经公开使用’743 专利，而临时申请的申请日为1997 年2 月5 日，即临时申请递交在公开使用一年之后。根据美国专利法35 U.S.C.§ 102（b）条款，该专利无效。

四、分析与总结

由于临时申请的运用不当，导致两件发明专利均被无效。这给专利申请人重重地敲响了警钟！一件是由于正式申请中要求优先权的权利要求无法得到临时申请内容的支持，使得优先权无法成立，只能以正式申请的申请日作为有效的申请日，并进一步使得公开销售时间超出了正式申请日一年之外，专利被无效。另一件，则是由于临时申请的时机选择不当，使得公开使用的时间在临时申请的时间一年之外，导致专利无效。

对临时申请认识不清、运用不当的专利申请人，何止该案。伴随着临时申请的诸多优点，有不少申请人错误地以为，公司可以低成本地草草准备即可获得临时申请这个占位符。殊不知在实践中，草率提交的临时申请带给专利申请人的弊，远大于利。因为临时申请不仅要满足简单的文件形式要求，更重要的是正式申请中享有优先权的权利要求必须得到临时申请内容的支持，而且还要把握好临时申请的时机与公开使用/销售的关系。公开使用/销售起一年之内，是递交临时申请的关键时机，必须要牢牢把握。

五、思考与建议

美国临时专利申请几乎已经成为国际大制药公司以及生物医药研究机构申请专利的必经之路，IT 行业也越来越多的通过临时申请进行前瞻性的专利布局。中国企业如何运用好美国临时申请制度，对于企业做好全球专利布局具有重要战略意义。具体建议如下：

（1）在产品研发初期，直接以中文递交美国临时申请（省时、高效、费用低），这样有12 个月的考虑期。如果最终确定产品不适合申请正式专利或专利无潜在的商业价值，则可以选择直接放弃该临时申请。同时该临时申请也依然会处于保密状态，不会公之于众。如果确定递交在后的正式申请，那么还需慎重考虑选择哪种类型的正式申请，可将美国专利申请、PCT 或巴黎公约结合起来全盘考虑，构建国际专利申请组合，制定全球的专利战略，以服务企业商业目的。

（2）临时申请的文件，一定要充分公开本发明创造，再三确认临时申请的内容是否足够清楚、完整，使得本领域普通技术人员能够实施或实现临时申请中记载的发明，从而足以用作后续正式申请要求优先权的基础，不要给被告留下在专利诉讼环节依据美国专利法35 U.S.C.§ 112 攻击该专利优先权不成立的机会。

（3）由于临时申请有12 个月的有效期，在此期间申请人可根据需要考虑持续递交多个临时申请，将陆续完善的实施例通过临时申请的方式抢占申请日，并在最终的正式申请中，通过要求优先权的方式一并得到保护。

（4）慎重进行公开使用或销售，降低因为在专利申请日一年之外公开使用或销售而被无效的风险。比较稳妥谨慎的 做法是，将公开使用或销售的时间均控制在临时申请的申请日及正式申请的申请日的一年内。