科技型中小企业专利战略的法律困局与路径破解研究

项贤国，李风志

科技型中小企业专利战略的法律困局与路径破解研究

项贤国1，李风志2

（1. 唐山师范学院 历史文化与法学系，河北 唐山 063000；2. 河北省景县人民法院 北留智人民法庭，河北 衡水 053500）

基于对科技型中小企业专利战略内涵的阐释，分析科技型中小企业在技术创新中运用专利保护其知识产权的重要价值，揭示科技型中小企业专利战略面临的法律风险。通过调研科技型中小企业专利战略的实施现状，考察科技型中小企业专利战略实施中存在的法律困局。从宏观和微观两个方面提出弥合科技型中小企业专利战略的实施路径，为推动科技型中小企业创新发展提供政策与法律保障。

科技型中小企业；专利战略；法律风险；专利保护

科技型中小企业是推动国内经济发展的生力军，专利是科技型中小企业得以生存与发展的重要法宝，国内多数科技型中小企业已将专利战略上升为企业发展战略之一。然而，科技型中小企业在推行专利战略过程中面临诸多困局，这些困局如不及时破解，会制约专利战略的顺利实施。基于此，本文试图通过分析科技型中小企业专利战略的基本理论，挖掘科技型中小企业专利战略实施过程中存在的法律困局，进而找到应对这种困局的良方，为推进科技型中小企业实施专利战略提供法律保障。

一、科技型中小企业专利战略的理论维度

（一）科技型中小企业专利战略的内涵厘定

“专利”一词最早产生于意大利，最早是指公开的信件或文献，用来证明君主颁布的一种特权，后来在英国演变为一种独占权利证书。当代，专利是指由权利人向政府申请颁发的，证明其在一定时期内拥有享有某种权利的法律凭证，当权利人取得这种凭证后，只有经权利人许可后，他人才可以利用该项权利[1]。1984年3月12日，第六届全国人大常务委员会通过了《中华人民共和国〈专利法〉》（以下简称《专利法》），后经1992年9月4日、2000年8月25日、2008年12月27日三次修正。《专利法》规定，专利包括发明、实用新型和外观设计三种类型，它是指申请人就其研发的技术方案和设计，向法定机关提出专利申请，经审批后在法定时间内取得独占排他使用的一种法律状态，权利人所享有的权利称为专利权，权利人被称为专利权人。

基于专利的独占、排他、专有的法律属性，专利权人根据《专利法》的规定经审批取得专利权后，其技术方案和设计即获得法律保护，权利人所享有的专利权具有激励、保障功能。因此，科技型企业都将专利视为企业生存、发展的重要条件，科技型中小企业更是如此，并将专利上升为企业发展的战略之一。

科技型中小企业专利战略是指科技型中小企业根据《专利法》的规定，充分重视专利在企业发展中的重要作用，利用专利谋取市场竞争利益，基于专利维护自身和消费者合法权益的一种谋略。鉴于这一内涵，科技型中小企业专利战略呈现以下特质：首先，法律依赖。即该战略以专利制度为基础，需要依据《专利法》的保护，《专利法》在该战略实施中发挥着重要的法律保障作用。其次，风险难料[2]。即囿于复杂多变的客观经济环境，科技型中小企业所面临的突发问题和复杂对象一般很难预测，这导致其专利战略的风险很难预测。再次，模式多变。专利战略应与自身企业发展实际相吻合，不同企业采取的专利战略不尽相同，且专利战略随客观经济形势变化而不断调整，这意味着科技型中小企业专利战略模式是多变的。

（二）科技型中小企业专利战略的法律风险

1. 专利侵权风险

科技型中小企业在生产经营过程中不断研发新的技术方案或设计，而对于该技术方案或设计若不通过专利及时加以保护，一旦被其他企业依据《专利法》恶意申请获批专利，则科技型中小企业要么需要支付高额的专利许可费用，要么需要重新研发技术，这是科技型中小企业专利战略面临的首要风险。同时，科技型中小企业将其研发的技术方案或设计申请获批专利后，其他企业通过采取直接侵权或间接侵权的手段，实施侵害专利权人合法利益的专利侵权行为[3]，这是第二个方面的风险。专利侵权风险是影响科技型中小企业实施专利战略的重要法律风险之一，必须根据《专利法》规定采取有效措施予以应对。

2. 专利流失风险

专利流失风险主要表现为科技型中小企业在研发创新技术成果的过程中，存在专利流失的风险。表现为：一方面，囿于《专利法》规定的职务发明创造不完善，导致职务成果非职务化，专利技术人才利用职务发明创造技术方案或设计，而并不以企业名义申请注册专利，且企业不重视对专利技术人才的保护与激励，流失的人才将其研发的技术方案或设计也一并带走，导致专利流失；另一方面，由于科技型中小企业专利保护意识普遍不强，企业未将专利上升为企业发展战略，不能及时地将研发的创新技术方案或设计利用专利法律制度加以保护，导致企业前期大量财力、物力等研发投入不能得到《专利法》的保护，进而导致企业专利流失。

3. 专利流氓风险

专利流氓，又名专利海盗，主要是指不经营实际业务、而仅通过申请注册专利后启动专利诉讼的行为。实施这种行为的主体，在国外又称为NPE或PAE，他们自身并不生产经营产品，且一般也不转让其取得的专利技术，而只是通过专利诉讼实现盈利的目的。

科技型中小企业在推进专利战略的过程中面临专利流氓的风险，专利流氓主体从专利权人处受让取得专利权，然后以此为要挟，要求使用其专利技术的企业缴纳高额的专利使用费用，本身并不以受让的专利技术从事生产经营活动。专利流氓主体不属于科技型中小企业，大部分注册时间较短，实力较弱。但其通过发起专利诉讼获得的巨额赔偿，使得科技型中小企业很难生存，导致科技型中小企业在创新技术方案或设计的浪费。

二、科技型中小企业专利战略的囹圄之困

（一）科技型中小企业专利战略的外部困局

1. 专利产业法律制度不健全

当前，为了促进科技型中小企业创新技术，国家出台了大量有关融资、财税、人才方面的政策，但这些政策文件均未上升为法律，法律效力位阶较低，可操作性不强。所以，关于科技型中小企业专利产业规范亟待立法，法律规范不健全是专利战略外部困局的重要表现。同时，现阶段有关科技型中小企业专利产业融资立法也比较滞后，使其专利研发缺乏足够的资本支持。目前企业融资的方式主要包括特许权转让、许可使用、参股、权利质押、设立信托等，国家建立了科技型中小企业信用担保体系，并出台税收优惠政策，鼓励商业银行依法实施信贷，但是，尚未建立科技型中小企业专利产业风险投资基金法律制度，尚不能满足企业的资金需求，这已经成为制约企业专利战略的突出问题，亟需破解。

2. 专利审查法律制度不规范

《专利法》规定的专利审查制度存在诸多不规范的地方。其中，发明专利的审查需要经过申请、初步审查、公示申请（申请日满18个月后）、实质审查（申请日起3年内）、授权决定、登记和公告等程序，审查手续繁杂，审查时间冗长；而实用新型和外观设计专利由于设计的特殊性，审查时间较短，只需经过初步审查就可以作出授权决定，这使得很多科技型中小企业更愿意申请实用新型和外观设计专利。但是，由于实用新型和外观设计申请专利后很容易被法定机关宣告无效，实践中，还会被人恶意利用、实施不正当竞争行为，扰乱市场经济正常运行秩序。科技型中小企业由于资金实力有限、员工素质普遍不高，专利管理能力较弱，因此，专利审查制度中存在的上述问题不利于其专利战略的顺利实施。欲破解这一困局，必须全面修改《专利法》中的专利审查制度。

3. 专利行政执法机制不完善

专利行政执法机关较为分散，职责划分不明确，专利管理较为混乱，尚不能有效及时地为科技型中小企业提供专利管理服务。具体表现为：专利行政机关权责清单不明确，《专利法》规定了法定机关的主动执法，并明确规定其执法的基本职责清单[4]；然而，法定机关的执法能力有限，专利侵权案件均由当事人启动，行政机关往往被动执法，行政机关不能裁决专利侵权案件的赔偿数额；专利行政机关执法的性质不清晰，其执法属于行政裁决还是属于行政处罚，《专利法》中对此并未明确规定。由于现有知识产权机关职能划分不清，不仅增加政务成本，还导致信息不对称，甚至产生权利冲突问题。

（二）科技型中小企业专利战略的内部困局

1. 专利法律保护意识薄弱

由于科技型中小企业规模小、人员不多，企业缺乏管理经验，投资人一般重视企业的有形资产，而对于无形资产未能足够重视，导致企业专利法律保护意识薄弱。专利对科技型中小企业而言非常重要，可以说企业依赖技术人员研发的技术方案或设计而得以生存，但企业管理人员并没有足够重视专利，不能利用《专利法》律规定有效地保护专利，更不会将专利上升为企业发展的战略。由于企业《专利法》律保护意识不高，企业管理人员没有真正意识到专利技术人才对企业发展的重要地位，不能对员工进行专门培训。随着科技革命和产业变革的不断推进，科技型中小企业获取产品研发技术就能迅速取得市场竞争优势地位，而专利保护意识有助于保护其研发技术不被抢注，谋得企业的持续发展。

2. 职务发明成果归属模糊

现有法律关于职务发明成果的归属规定不够清晰。《专利法》第六条第1款规定，“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造”，《专利法实施细则》第十二条对此进一步规定，“《专利法》第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指在本职工作中作出的发明创造；履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”。这一规定导致职务发明创造的范围过宽，职务发明创造的类型不明确[5]，该规定不利于鼓励企业专利研发人才进行发明创造，也不利于发明创造在企业生产经营中的应用。

3. 内部专利保密制度缺失

国内多数科技型中小企业并未建立规范的内部专利保密制度，实践中往往为劳动合同中约定的保密条款，或者与劳动者专门签订保密合同，这种做法并不利于企业对专利的保护，企业内部应该建立完备的专利保密制度。这是因为，科技型中小企业在内部专利管理中保密内容众多，不仅包括专利申请前的技术交底、专利申请书等材料，还包括企业内部制定的专利战略、诉讼战略、经营战略等企业发展的战略性文件。除了企业按《专利法》规定公开的专利说明书外，其它专利文件均需要及时有效地采取保密措施。如果不及时加以保密，企业研发的技术方案或设计就会被抢注，进而形成专利流失，专利战略无从谈起。

三、科技型中小企业专利战略的曲突徙薪

（一）宏观路径

1. 弥合科技型中小企业专利法律制度

为有效应对企业专利保护的法律困局，应修订《专利法》和《专利法实施细则》，根据专利技术和市场竞争发展状况，适度拓宽专利保护范围，在《专利法实施细则》中明确对科技型中小企业专利保护的规定，把新时代经济发展中产生的新技术、新设计纳入法律调整范畴，如专利流失问题应该纳入《专利法》规制范围，明确界定专利流失及其法律后果。同时，应修订《专利法》第六十五条规定的专利侵权法律责任，适当修改《专利法》规定的侵权赔偿数额，建议将法院酌定的赔偿数额调整为“十万元以上壹仟万元以下的赔偿”，以增加专利侵权的成本，保护企业发明创造成果的专利权[6]。此外，《专利法》虽然从程序上规定了专利审查环节，但并未规定专利审查的范围、标准、条件等内容，现行法中并未规定专利产业保护的内容，这不符合企业专利战略的发展实际，因此，在现行法中应增加对专利产业保护和专利审查制度的法律规定。

2. 完善科技型中小企业专利执法机制

行政机关应建立健全专利保护机制，强化行政保护，防止专利机关多头监管或相互推卸，进一步明确专利行政机关的职责。应重新调整专利执法机构，明确划分职责权限。首先，梳理农林、医药、海关等行政机关的专利管理职能，由于专利管理的专业性和特殊性，这些机关并不能从专业角度管理专利[7]；其次，应整合、统一专利、商标、著作及竞争执法机关的职能权限，明确划分前述法定专利管理部门的职责清单，并赋予法定机关有权统一管理专利纠纷，对假冒和冒充他人的专利行为统一查处；再次，专利执法机关应加强对科技型中小企业专利的执法力度，保护合法、正当的专利行为，查处侵犯他人专利的不法行为，进一步完善现行专利执法机制。

3. 加强科技型中小企业专利司法保护

司法机关作为专利管理的司法机关，应加强对科技型中小企业的专利保护。迄今，最高人民法院出台了多部规范专利纠纷案件的司法解释，各级法院应按照司法解释的规定统一裁判专利纠纷案件，以提高司法裁判的权威性。囿于专利纠纷案件中涉及专业、复杂的技术问题，跨境专利纠纷也较多，导致专利诉讼审判流程专业且复杂，对各级法院法官审判水平要求较高。目前，有的地方设立专门的知识产权法院专利审判庭正是适应了这一挑战。但法官在审理科技型中小企业专利纠纷案件时，应全案考虑科技型中小企业的专利技术方案或设计，必要时可以根据专业鉴定机构的鉴定结论做出裁判，当鉴定结论不确定时，应听取相关技术专家意见，当事人可以聘请技术专家作为专家证人，以确保裁判结论的公正、准确，维护科技型中小企业的合法利益。

（二）微观路径

1. 提升科技型中小企业专利保护意识

随着专利纠纷的日益增多，科技型中小企业应该树立专利保护意识，企业若不及时、主动申请专利，待其他企业取得专利权后，则只能选择支付使用费或承担侵权赔偿。科技型中小企业应着力提升专利保护意识，提升企业投资人及高级管理人员专利保护意识和文化对企业发展的重要性。企业实施专利战略，应在企业内部形成专利保护氛围，高级管理人员充分认识专利对培养企业核心竞争力的地位和作用，科技型中小企业提高核心竞争力的核心是技术创新和专利战略，企业没有创新的技术方案或设计将无从发展，但是，企业没有超前的专利战略，纵然有先进的技术方案或设计也可能会沦为别人的专利而不能使用。同时，科技型中小企业应不断加强技术人才的培训，在企业营造专利文化，在企业树立“专利即企业的生命”的核心思想，从而不断提升企业的专利保护意识。

2. 明确科技型中小企业职务发明归属

基于《专利法》及其实施细则存在的问题，应明确界定科技型中小企业职务发明成果的归属范围，并明确规定职务发明人的具体权利类型。首先，企业提供物质技术条件交办职务发明人的工作，或以技术合同形式约定发明创造的归属，该职务发明成果应属于企业；其次，发明创造与工作任务或技术合同有关联，但不属于企业安排的职务范围，对于这种与本职工作有关的成果，专利权归属劳动者，用人单位可以优先受让该专利权；再次，发明创造与本职工作或技术合同不存在任何联系，与企业的技术方案或设计无关，但发明人在不影响本职工作前提下进行的发明创造，此时形成的专利权成果归属劳动者，且用人单位不享有优先使用权[8]。同时，还应在《专利法实施细则》中对科技型中小企业职务发明成果做出特别安排，鼓励劳动者进行技术创新，并激励劳动者将成果优先转让于本企业，以助力科技型中小企业实施专利战略。

3. 建立科技型中小企业专利保密制度

科技型中小企业在技术研发、专利申请等环节中建立严格的专利保密制度，对企业专利保护具有重要意义。国内很多科技型中小企业均采取了一定的专利保密措施，但仍存在诸多问题，应从以下几方面予以解决：首先，在《专利法》中明确规定专利保密制度及违反保密制度的法律后果，包括专利保密的范围、违反保密制度的表现及法律责任，尤其强化违反保密制度的责任；其次，企业根据专利法律规定建立规范的内部保密制度，不仅是签订保密协议，抑或保密条款，还要建立企业管理的内部管理制度，即制定专门的专利内部保密管理制度；再次，明确专利申请前，任何人不得以任何理由公开技术方案或设计，技术人员离职时必须办理离职交接手续，并告知其应继续保密的最短时间；最后，建立内部资料保密等级制度，即不同的专利资料应按保密程度划分不同的保密等级，采取不同的保密措施。只有建立完备的保密制度，方能促进科技型中小企业专利战略的顺利推进。

[1] 曹丽荣.科技型中小企业专利工作现状及政策建议——基于上海市科技型中小企业实证调研的思考[J].科技进步与对策,2011,28(16):87-91.

[2] 易继明,初萌.全球专利格局下的中国专利战略[J].知识产权,2019,32(8):38-56.

[3] 黄少彬.我国中小企业境外参展中的专利风险及应对措施[J].江南大学学报(人文社会科学版),2014,13(6):33-39.

[4] 万里鹏.专利行政执法与司法保护衔接的三个面向[J].河北法学,2019,37(10):137-146.

[5] 陈爽英,傅锋,向婷婷.专利管理的文献述评及其研究展望[J].电子科技大学学报(社科版),2019,21(2):1-8.

[6] 贺宁馨,许可,董哲林.专利诉讼的风险分析及其对企业专利战略的影响研究[J].科学学与科学技术管理,2018, 39(7):65-73.

[7] 刘佩,邓承月.基于中小企业自主创新激励的知识产权政策体系构建[J].求索,2016,35(2):108-112.

[8] 花婷婷.我国中小企业专利战略实施中的法律制度研究[J].科技管理研究,2014,34(12):146-151.

On Legal Dilemma and Solution of Patent Strategy of Small and Medium-Sized Science and Technology Enterprises

XIANG Xian-guo1, LI Feng-zhi2

(1. Department of History, Culture and Law, Tangshan Normal University, Tangshan 063000, China; 2. Beiliuzhi People's Court, Jingxian People's Court of Hebei Province, Hengshui 053500, China)

Based on the explanation of the connotation of the patent strategy of small and medium-sized scientific and technological enterprises, the important value of using patent to protect their intellectual property rights in the process of technological innovation is analyzed to reveal the legal risks of patent strategy of small and medium-sized science and technology enterprises. By investigating the status quo of the implementation of the patent strategy of small and medium-sized scientific and technological enterprises, the legal dilemma is investigated. Then the implementation path of the patent strategy of the small and medium-sized scientific and technological enterprises are put forward from perspectives of macrocosm and microcosm, so as to provide the policy and legal guarantee for promoting the innovation development of the small and medium-sized scientific and technological enterprises.

technology-based small and medium-sized enterprises; patent strategy; legal dilemma; implementation path

D912.29

A

1009-9115(2021)02-0115-05

10.3969/j.issn.1009-9115.2021.02.022

唐山市人才资助项目（A201902001）

2020-05-03

2021-03-07

项贤国（1981-），男，安徽合肥人，硕士，副教授，研究方向为经济法。

（责任编辑、校对：王学增）