强化使用义务背景下的防御商标制度研究

张一泓

（华东政法大学 知识产权学院，上海 200042）

纵观世界各国的商标法，驰名商标的保护存在三种模式：驰名商标制度、淡化模式和防御商标制度。［1］在驰名商标制度下针对驰名商标的保护从传统的普通商标同类混淆理论发展到跨类混淆理论。自斯凯特在经典论文《商标保护的合理基础》①Frank I. Schechter， The Rational Basis of Trademark Protection， 40 Harv. L. Rev. 813 （1926）转引自王太平：《商标法原理与案例》，北京：北京大学出版社2015年版，第427页。中提出驰名商标淡化思想后，淡化理论也开始引入驰名商标的保护框架。防御商标以日本的立法最为典型，在相关国际条约中也明确规定成员国要给予驰名商标特殊的保护。②《巴黎公约》第6条之2，《TRIPS协定》第16条。但在我国当前的实践中，驰名商标被恶意攀附商誉，在不相同不相类似的商品上抢注和驰名商标相同的标志的行为依旧频发，虽然我国已经针对已注册驰名商标建立了跨类保护制度，也在司法解释中引入了驰名商标反淡化保护制度③最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第9条。， 但现存的模式下存在的事后救济模式远不足以保障驰名商标权人的合法利益。2019年4月23日，新修订的 《商标法》 颁布，自2019年11月1日开始实施，新修订的 《商标法》 的一大亮点在于进一步明确了商标权人使用商标的义务，规定了不使用的恶意注册予以驳回且作为商标异议和商标无效的绝对事由。④《中华人民共和国商标法》（2019年修订）第4条、第33条、第44条。防御商标的制度设计初衷即是不使用但获得商标保护。在强化使用义务的背景下，我们如何通过引入防御商标制度，来构建完善的驰名商标保护模式，本文将详细探讨。

一、现有驰名商标保护模式的不足

（一）驰名商标事前保护不足

我国目前针对驰名商标的保护模式无非有如下两种：其一，针对已经注册的驰名商标，给予跨类保护，可以禁止他人在不相同或者不相类似的商品上注册使用；其二，针对未在中国注册的驰名商标，给予同类保护，即可以禁止他人在相同或者类似的商品上注册使用。①《中华人民共和国商标法》（2013年修订）第13条第2、3款。本文主要讨论的是针对已经在我国注册的驰名商标。在我国个案认定驰名商标的制度下，在主张驰名商标跨类保护的诉讼中，商标权人需要提交大量的证据申请法院认定其所有的商标为驰名商标，且需要论证其驰名商标足以在被诉侵权的商品或服务类别上产生跨类保护。对于驰名商标权利人而言，不仅维权成本高昂，且程序复杂，但实践中确实存在大量的攀附驰名商标商誉的行为。②可口可乐商标案件：北京市第一中级人民法院〔2011〕一中知行初字第541号行政判决书。

与著作权和专利权相比，商标的最大区别在于投入的持续性。著作权和专利权保护对象的投入是一次性的，专利权和著作权需要规定一个固定的期限，而商标的投入是持续性的，不需要也不能规定一个固定的期限。［1］商业标识的实际功能和市场生命力取决于其识别和区分商品的能力，只有这种能力持续存在，就具备享有法律保护的基础。［2］且商标上承载的商誉的积累是一个持续的过程，只有权利人进行不断地投入，其商标上才会不断地累积商誉，商标也将逐步变得驰名，也就是立法给予商标权相对永久保护的原因。正是由于驰名商标上承载了商标权人巨大的商誉以及诚信经营下进行的巨额投入，法律应当给予其区别于普通商标而言强度更大的法律保护。倘若驰名商标人维权成本过高，维权程序复杂，这势必不利于驰名商标的培育和发展。

（二）有“实”无“名”的防御商标

我国目前并未明确规定建立防御商标制度，但是在实践中，商标主管机关许可了众多知名企业为其拥有的“娃哈哈”“TCL”“海尔”等驰名商标注册了一系列防御商标。不仅企业如此，在我国法院的一些裁判文书中以及诸多省级政府颁布的规范性文件中都出现了“防御商标”的字样。譬如在“GREGORY”商标案中，最高法院明确表示三丽雅公司在第18类上注册的“GREGORY山形图案”商标为主商标，另外在其他不同类别上分别注册了22个相同的“GREGORY山形图案”商标作为防御商标。［3］在“小天鹅”商标侵权案中，武汉市中级人民法院表示：我国《商标法》虽然未有防御商标的规定，但从原告小天鹅公司商标注册、使用及驰名的情况来看，原告小天鹅公司在本案主张权利的商标主要为防御性注册商标。法院同样也面对这样的困境：目前《商标法》未明确防御性商标是否可以免于使用义务，对于连续多年未被实际投入使用但又未被行政主管机关撤销的注册商标，法院对其效力不予置评。［4］此外，北京、天津、福建等省市在各自的商标战略意见中也明确提出申请注册防御商标的要求。③北京市政府发布《北京市人民政府关于深入实施商标战略推动首都品牌经济发展的意见》（京政发【2013】11号），天津市人民政府发布《关于我市实施商标战略促进经济发展意见的通知》（津政办发【2009】157号），福建省政府发布《福建省人民政府办公厅转发省工商局关于推进商标品牌工作若干措施的通知》（闽政办【2013】133号）。但是即便如此，在2019年刚刚修订的《商标法》中，依旧没有针对防御商标制度问题进行讨论和制定，使得防御商标制度在我国将继续以一种有“实”无“名”的状态存续。

由于我国《商标法》针对防御商标没有作出明确的规定，上述企业大量注册的防御商标在司法实践中只能作为普通商标来认定，其必须接受《商标法》“撤三”制度的检验，使得相关企业不得不通过每隔三年对已经注册的防御商标进行使用来防止其被撤销。此种情况不仅仅造成了企业资源的浪费，而且是不符合防御商标制度的制度构建初衷：注册防御商标本意不在于使用而在防御，以压缩其他经营者在不相关的商品或服务上使用该商标的可能性［5］，防止针对驰名商标“搭便车”的现象。

二、域外防御商标制度评析

在世界范围内，防御商标制度源于英国1938年的商标法，当前采取防御商标制度的国家并不多，较为典型的日本商标法采取的防御商标制度，国内学者讨论防御商标制度时也多以日本的为参考。本文也将以日本防御商标制度为基础进行分析。

日本的防御商标制度规定于日本商标法第64至68条。日本的制度构建具体如下：首先，申请注册防御商标的申请人必须存在一个已为消费者广泛认知的基础商标，也即只有当有充分的证据证明基础商标已经达到驰名商标的程度，申请人才可以在不同类别的商品和服务上申请注册防御商标。其次，如果一个与防御商标相同的商标在该防御商标指定的商品或服务范围内进行使用，这种行为将可能被指控为构成对基础商标的侵权，并且可能被要求停止继续使用或对所造成的损害进行赔偿。也即防御商标禁止权的范围仅仅包含该防御商标核准注册的商标和核定使用的商品的范围。［6］再次，日本防御商标制度旨在防御和保护，而不是为了使用。故注册的防御商标没有强制的使用义务，即使不使用也没有被撤销的可能性。［7］最后，日本商标法第66条规定，防御商标注册所生的权利具有附随性：防御商标的权利在于主商标分离时归于消灭；主商标转让时，防御商标所生权利随之转移；主商标权消灭时防御商标的权利随之消灭。［8］

总体而言，日本的防御商标制度体现了防御商标的本质，即防御商标的功能在于防御，不要求和普通商标一样必须进行使用。日本防御商标制度要求在基础商标已经达到了驰名之后才能进行防御商标注册申请（以下简称“注前认驰”），也即商标权人在最初只能注册基础商标，当商标权人通过大量的市场投入累积大量商誉之后，申请商标主观机关认定自己的主商标为驰名商标，此时方可申请注册驰名商标。但该制度也存在固有的弊端。①首先，商标驰名并非有一个客观的零界点，认定驰名商标需要考虑商标的显著性、市场知名度、商标的使用持续时间等因素，商标权人并不能准确地判断自己的商标在何时驰名。其次，大量针对驰名商标的抢注发生在驰名商标从普通商标走向驰名商标的过程中，抢注人发现了该商标商誉不断累积的趋势，此时由于权利人并没有申请认定驰名商标，抢注人可以当然地在与主商标不相同或不相类似的商品上申请注册与权利人的商标相同的商标。待权利人进行认定驰名且欲申请注册防御商标时，已经被他人进行了抢注，驰名商标权利人意图注册防御商标的愿望只能落空。

三、我国防御商标制度构想

我国商标侵权现象频发，尤其是针对驰名商标的侵权更为严重，譬如“宝马”商标侵权案［9］、“陆虎”商标侵权案［10］。我国商标，尤其是驰名商标的保护体系中缺乏事前防范制度是导致驰名商标侵权、“傍名牌”现象屡禁不止的重要原因。在前文的论述中，已经阐述了通过建立防御商标制度来构建我国驰名商标保护模式中事前防范制度的必要性，也论证了日本现存的防御商标制度存在其固有弊端。接下来本文将结合我国的具体实践，对构建符合我国国情的防御商标制度提出些许构想。

（一）构建“注后认驰”模式的防御商标制度

在前文的论述中，我们可以发现日本的“注前认驰”模式下，防御商标的事前防范作用被明显的降低。根据我国当前商标局允许申请人同时在不同类别的商品上申请注册若干相同的商标的实际以及我国商标抢注的现实，本文认为我们不妨可以引入“注后认驰”的模式。首先，申请人在申请注册商标时可以选择在多个类别上申请注册相同的商标，由于此时注册的多个商标都是普通商标，并不存在驰名的情况，法律没必要给予其跨类保护，所注册的商标依旧需要接受“撤三”制度的检验，故此时权利人意图维持其商标在多个类别上的效力，需要对商标进行实际使用，防止因为连续三年不使用而被撤销。其次，待商标权人的主商标通过不断地商业投入和经营，商誉累积达到了一定的阶段。商标权可以请求商标局对其商标进行驰名商标的认定，若权利人的商标被认定为驰名商标，且确定其可以注册防御商标的类别，则其此前在多个类别商标的普通商标自动成为防御商标，此后防御商标不再受到“撤三”制度的检验，防御商标免除使用义务。

“注后认驰”的模式具有以下两个优势。首先在“注后认驰”的模式下，可以避免自权利人注册商标到成为驰名商标的过程中被他人抢注的现象。当然，如果商标权人在最初申请注册时并未注册的类别，在获得驰名商标认定之前被他人抢注，这属于商标权人自己权利的放弃，法律本就不应该予以保护。其次，在“注后认驰”模式下，防御商标发生作用之前作为普通商标负有商标使用义务的规定契合“未行播种，也未力行收获”的基本法理，即只有当主商标驰名后，防御商标才能被免除使用义务。

（二）有限禁止权的防御商标

普通商标的商标权包括两个方面：其一是使用权，范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限；其二是禁止权，范围包括核定注册的商标相同或近似的商标，核准注册的商品相同或类似的商品。［11］鉴于防御商标“防御”作用的本质，而非通过使用产生识别来源作用。防御商标没有产生识别商品和服务来源的作用，也即不存在消费者会针对类似商品上近似商标产生混淆的可能性，故针对处于“闲置”状态的防御商标，从防御商标的基本原理、利益平衡及司法实践的具体情况来看，其禁止权的范围应以其核定使用的商品为限。［12］该方面在日本的商标立法中也有清楚的规定。

虽然防御商标并不以使用为目的，也不要求企业对防御商标进行实际使用，但是企业在生产经营过程中，出于商业目的考虑，完全有可能将防御商标投入实际的使用。如果商标权人针对某些防御商标进行了实际的使用，即这些防御商标不仅仅产生防御作用，而是通过使用产生了识别商品或服务来源的作用，此时该商标的显著性和知名度会随着使用行为而不断地增强，不管是从商标权人投入的角度还是从消费者免受欺诈的角度而言，商标的禁止权也应该随之扩张。故此时防御商标应当被认定为普通商标，其禁止权的范围与普通商标无异。

（三）防御商标效力的变动

驰名商标的动态变化与防御商标注册后静态的效力之间的矛盾也一直是该制度反对者的反对依据所在。本文认为，商标驰名本身是一种适时的状态，知名度的变动是正常的市场现象，对驰名商标有防御作用的防御商标，其效力必然会因为驰名商标的变化而产生影响。在“注后认驰”的模式下，认定驰名商标从而确定防御商标后，也并不意味着防御商标可以一直有效。若发生纠纷，被告认为原告的驰名商标知名度已经下降，在被控侵权的商品或服务类别上无法再维持其防御商标的效力，被告可以向商标行政机关请求撤销原告的防御商标，行政机关在重新评估原告的驰名商标的基础上对于其防御商标的效力范围作为认定。当然，若原告经营活动一直在持续，也未发生任何影响其商誉的事件，其知名度在不断的累积，防御商标的效力也就不会丧失，被告的请求应当被驳回。

但是对于商标权人已经实际投入使用的防御商标而言，其法律效力和禁止权的范围已经和普通商标无异。即使权利人的驰名商标商誉受损，由驰名商标变为普通商标，此时也不会影响该类已经投入使用的防御商标的效力。因为此时主商标与该类投入使用的防御商标的之间已经相对独立，此时已经投入使用的防御商标不再仅仅发挥防御作用，而是独立发挥了商标识别商品或服务来源的作用。

四、防御商标的制度优势

引入一项新的制度毋庸置疑存在制度成本，站在理性经济人的角度，我们在立法设计中引入一项新的制度时必须要考虑该制度带来的优势是否具有不可替代性，也即无法通过修补现存的制度来实现引入该项新制度带来的社会效果。本文认为吸收借鉴日本防御商标模式并结合我国具体实际构建“事后认驰”的防御商标体系在我国实施商标战略、构建民族品牌的背景下，其带来的制度优势着实具有不可替代性。

（一）构建完善的驰名商标“事前”保护模式

事前保护模式的不足是导致我国驰名商标侵权问题频发的重要原因，我国现行《商标法》针对驰名商标的保护着实包含了事前和事后两种模式：事前保护存在于《商标法》第13条第3款①《商标法》13条第3款：就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。，该条也是权利人在他人申请商标的公告阶段可以提出异议的理由之一。也即在申请注册阶段对他人试图“傍名牌”的行为进行规制。事后保护存在于《商标法》第45条②即13条第3款规定的注册行为，驰名商标权人可以在他人获得注册之后提出无效宣告申请。，综合上述规定，看似我国已经针对驰名商标保护构建了事前、事后皆有的保护模式，但实则保护力度远远不够，尤其是事前的保护，其保护的力度无异于一道虚掩着的门，大多数申请人都可以推开这道门，大大方方地走入驰名商标权利人的权利范围内。2018年我国商标申请注册量达到737.1万件③国家知识产权局公布2018年主要工作统计数据：主要指标稳中有进 综合实力持续增强 http：//www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1135326.htm。，在如此大的商标申请量下，首先，单纯靠审查员去识别每一个与驰名商标相同的商标注册申请本身的操作性不强。其次，即使是已经认定的驰名商标，也并非是全类保护，其能够跨类保护的类别也是根据是否会导致消费者混淆来判定的。因此，在此种情况下，要求审查员依据13条第3款对于他人的申请进行精确的判定基本上是不可能的。最后，虽然我国也规定了驰名商标权人可以在申请公告3个月内提出异议申请，但是要求驰名商标权利人时刻关注商标局的初步公告且提出异议申请，在制度设计上就加大了驰名商标权利人的负担，且从实际的驰名商标被他人抢注的社会现象来看，该制度设计的效果并不明显。故本文认为现存制度下的“事前”保护模式从根本上就是一道虚掩着的门，其实际效果堪忧。

然而，在本文主张的“注后认驰”的防御商标保护模式下，权利人在最初申请商标时出于今后的品牌战略考虑，在多个类别甚至全类上申请注册了同一商标，由于已经存在注册商标，今后即使他人试图进行抢注，也势必会因为在先已经注册商标的存在而无法获得注册。此时形成的防护模式就好比一道上锁的门，抢注人是无法进入的。此外，在现行的模式下，即使他人获得了注册，且进行了使用，驰名商标权人需要走无效程序宣告该注册无效，势必是在增加整个社会的争议解决成本。这就好比该类别上该商标原本就是驰名商标权利人的权利范围所在，即使他人侥幸进入了该范围，事后也势必会被驰名商标权利人赶出去。站在节约社会争议解决成本的角度，我们为何不事先就给驰名商标权利人的权利范围的大门上一把锁，使得他人无法进入，而却要等到他人已经进入之后再花费大量的成本将他人赶出去？这样的制度设计从根本上增加了社会的争议解决成本。

（二）产生品牌战略的激励作用

在当前的市场经济条件下，不管是国家层面的《国家知识产权战略纲要》，还是各地方的知识产权纲要，都浓墨重彩地强调品牌战略，强调打造驰名商标。①《广州市加快发展高端专业服务业的意见（暂行）》第（三）条：首次获得中国驰名商标的广州市企业给予100万元的奖励。然而在目前的实际环境下，各企业因为担心被抢注而事先几乎是全类注册，之后又因为法律没有明确防御商标制度以及给予防御商标实际使用免除的例外规定，为了接受“撤三”制度的检验，各个企业不得不每隔三年针对所有注册的防御商标进行使用，即使是已经获得驰名商标认定后也不得不如此。在深入推进品牌战略构建的大背景下，却要求企业作出大量的资源和精力的浪费，这毫无疑问将对企业品牌战略的追求产生负面影响。

在“注后认驰”的防御商标的制度模式下，企业为了获得防御商标，在注册之后会进入大量的投入，积累商誉。待获得驰名商标认定后，其将针对主商标之外的注册商标获得防御商标权，无需再承担实际使用的义务。这样的制度构建无疑给商标权人带来激励作用，也对品牌战略的构建带来巨大的促进作用。

（三）规制恶意抢注现象

近年来，我国商标恶意抢注事件频繁发生且愈演愈烈，不仅背离商标法保护注册商标专用权的初衷和本质，导致我国商标权注册取得制度的异化，而且严重损害被抢注者的合法权益，同时破坏市场竞争秩序，规制恶意抢注已迫在眉睫。［13］在针对商标的恶意抢注中，相当大的一部分是针对驰名商标的恶意抢注②我国现行《商标法》和商标法理论针对恶意抢注的界定主要是明知他人在先使用并具有一定影响力的商标而进行抢注的行为。但本文认为，当基础商标足够驰名，基础商标的商誉足以影响到其他类别的商品上，则申请人明知他人在先驰名的基础商标存在而进行注册的行为应当规制，基于我国现行培育民族品牌和驰名商标的实际，针对该种损害驰名商标权利人预期“防御商标”利益的行为可以类比恶意抢注进行规制。，毫无疑问，驰名商标积累了足够的商誉，在不同商品或服务上抢注和驰名商标相同的商标，无疑可以搭载驰名商标商誉的“便车”，赚取商业利益。在当前商标局允许申请人在多个类别申请相同商标注册的背景下，申请人的确可以通过多类别注册来防止他人的抢注。但根据前文的分析，由于“撤三”制度的存在，商标权人不得不对所有注册的商标进行使用，此种负担对于刚起步的小企业来说无疑是巨大的，这也是导致实践中诸多小企业并不愿意多类别注册的原因所在。

当立法明确防御商标制度，使得驰名商标权人针对防御商标免于实际使用的义务。此时带来的社会效果是，企业在多类别申请注册后，为了尽早获得防御商标权利，免除使用义务，只能不断实施商标战略，只有当自己的主商标成为驰名商标后，就可以免除“撤三”制度的检验。该制度下无疑形成一个良性的循环：企业为了防止他人抢注，提前进行多类别注册，注册后为了免除使用义务，势必加大投入打造驰名商标。由于获得防御商标后可以免除使用义务而享有防御性的权利，反过来又可以推动企业在最初申请时进行多类别注册，从而可以在申请注册的源头规制他人的恶意抢注。商标抢注现象是商标注册取得制度下固有的弊端，绝对的注册取得制度将在客观上助长商标抢注行为。［14］在坚持我们商标注册取得制度的基础上，规制恶意商标抢注的初始手段就是事先注册，使得在后的抢注人无法进行注册。故在该防御商标制度下，能在很大程度上遏制针对驰名商标的恶意抢注现象。

1925年《巴黎公约》海牙文本第一次提出驰名商标的保护问题，此后驰名商标保护成为世界各国商标法的一个重要课题。［1］驰名商标在市场经济和社会财富的创造方面发挥着越来越重要的作用。在“王老吉”和“加多宝”的商标纠纷中，“王老吉”品牌的价值高达1080.15亿人民币［15］，即是驰名商标价值的最佳例证。作为当今世界各国立法中最为典型的防御商标立法例，日本的防护商标制度对我国而言具有较强的借鉴意义，但立足我国商标权注册取得制度和实际，日本的“注前认驰”模式并不能满足我国的现实需要。在商标制度不断发展，驰名商标保护体系需要进一步完善的当代中国，引入“注后认驰”模式，构建完善的防御商标制度无疑是推动国家知识产权战略实施，打造民族品牌的助力器。本文主张的防御商标制度能够在一定程度上完善现行的驰名商标保护体系，但随着社会经济的不断发展，驰名商标的法律保护需求也将不断变化，探索恰当的驰名商标保护模式的任务依旧任重道远。