商标淡化下的侵权问题现状调研报告

于 洋

（青海民族大学，青海 西宁810007）

商标淡化理论下的侵权制度有别于基于商标混淆理论建立的传统商标侵权制度，主要体现在保护重心的转移和构成要件的差异，在适用范围上由竞争性领域转移到非竞争性领域（相同或相类似的产品或服务转移到不相同或者不相类似的产品或服务），保护意图上由保护消费者转移到保护商标权人等方面。我国商标法及相关的司法解释并没有商标淡化理论的明文规定，但是在实务中确实出现了很多有关淡化理论下的侵权问题，所以本文着重在访谈了法院、商评委、知名企业法务及律所工作人员的基础上，将目前关于该理论的分歧问题加以整理汇总，找出问题的关键即淡化行为的定性及商标淡化理论下的侵权制度的构成要件并加以分析。

一、商标淡化理论现状

商标淡化理论是由美国学者弗兰克·斯科在十九世纪二十年代最先提出的。商标淡化理论侧重的是在商标专用权范围之外对商标的损害，进一步损害商标所有者的正当利益。目前的商标侵权理论不能够全面地保护商标权人的利益。[1]而且随着市场经济的出现，商标由诞生之初仅被用以标示商品来源逐渐成为商品品质的象征，不同商标标示的商品预示其具有不同的产品质量，代表不同的文化理念，更有甚者还会将购买者区分为不同的等级，而这种不同源自商标权利人对商业活动的认真态度并持续不断的广告投入。由此，商标除了具有本质功能的同时也具有了辅助广告宣传和销售的功能，这些新功能是市场经济大环境下自由竞争出现的结果也是商标淡化侵权理论存在的基础。所以，市场经济的出现，使淡化理论得以迅速生根发芽，给商标所有人也带来了新的挑战。

二、商标淡化行为的性质认定

在理论界关于商标淡化的性质认定有不同的理解，有的学者认为是不当得利、不正当竞争，还有的主张是商标侵权。笔者更加倾向于其属于商标侵权，通过侵权法和商标法对商标权利人加以救济。商标淡化侵权行为与传统的商标侵权行为不同，主要体现在适用对象、损害行为、损害结果证明标准的不同上。另外更重要的一点是，传统的商标侵权认定标准有明确的法条可以依据，而淡化下的侵权目前只能根据一些模糊不清的法律、法律精神以及学术界的主流观点进行衡量救济。对于商标权利人来说，如果竞争者将诉争商标用于商标专用权范围之外的商品或服务上，商标权利人难以通过传统的商标侵权加以维权。所以为了解决实务界出现的针对商标专用权范围之外的案件以及更加全面地保护商标权人的权利，将淡化行为定性为一种商标领域的侵权行为有其合理之处。

三、商标淡化侵权存在的问题

传统的商标侵权指的是侵犯商标法第51条52条。商标淡化侵权在商标法中并没有明确的规定，但学术界将我国2014年实施的《商标法》第13条第3款及2009年的《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（下文简称《司法解释》）第9条看成是我国商标淡化理论在立法上的首次亮相。[2]尽管立法并没有明确将“淡化”出现在立法的条文中，但是实务中确实出现了许多侵犯商标显著性的案件，而且由于法条没有关于淡化侵权的构成要件的明确规定，使得法院、商评委的做法不一，争议较大。那么商标淡化理论下的侵权案件构成要件究竟是什么，只有明确权利的边界才能有效避免对权利的伤害。

（一）侵权对象是否必须是驰名商标

随着时间的积累和商标权人金钱广告精力的投入，使得一般的商标逐渐演变为代表一定商誉的驰名商标。然而普通商标并不具有显著性被削弱或商誉被损坏的风险，所以商标是否具有一定的知名度成为判定是否为侵权对象的前提。欧盟的标准是享有一定知名度的注册商标，即首先这个商标得是注册商标，其次该商标享有一定的知名度。该知名度包含两层意思，一是满足驰名商标的衡量标准，另外的意思是该知名度只是具有该知名度的判定标准即可，无需满足驰名商标的衡量标准。美国的标准是注册或者未经注册的驰名商标，即首先必须是驰名商标，只要满足是驰名商标，不管是注册商标还是未经注册的商标。[3]目前我国关于该商标是否具有一定知名度的判断标准是认定该商标是否是经过注册的驰名商标，实务界的做法也是如此，只有首先是驰名商标接下来才会讨论它是否受到侵害，但是这样的做法使得一些享有一定程度知名度但是尚没有达到驰名商标标准的商标权人的权利受到侵害却得不到救济，另外也不利于我们国家自主品牌强国的发展。

（二）侵权行为是否要求商标近似

要构成侵权首先要有侵权行为，对于淡化侵权同样也是一样，即竞争者将诉争商标用于商标专用权范围之外，那么问题的关键是，诉争商标是否要求与商标权人的商标构成近似。有的学者主张淡化侵权不要求商标间构成近似，这样有利于对驰名商标的保护力度，但是这样强度的保护不利于现在的市场经济模式。市场经济的主旨是用市场调控竞争，其他力量不得多加干预。市场主体可以按照内心的喜好选择自己喜欢的商标，只有当这种选择侵犯到他人的权利时才受到限制。另外驰名商标具有普通商标没有达到的显著性和商誉，如果侵权商标与驰名商标既不相同也不类似，那就说明该商标的功能并没有受到破坏，也没有侵犯到商标权人的权利。[4]所以笔者认为商标淡化侵权的行为要以竞争商标近似为侵权行为的前提。[5]

（三）侵权结果是“实际淡化”还是“淡化可能性”

作为商标法领域实践丰富的美国便经历了从“实际淡化”到“淡化的可能性”的转变。[6]在美国的法律规定中并没有明确证明标准是实际淡化还是淡化的可能，只是写了淡化，所以在司法实践中，各州法院的做法不一样，后来美国联邦法院为统一司法适用标准，在TDRA中，写明“淡化可能性”。我国关于此问题，理论界争论不休，部分学者认为要以实际的淡化为侵权结果。他们主张，既然涉及诉讼，就要体现出程序正义的精神，而淡化侵权案件中的原告如果要主张侵权成立，则需要举证证明淡化侵权的结果，如果原告能拿出证据，这就是实际的淡化，何谈淡化的可能。另一部分则持相反的态度，他们认为只要存在淡化的可能性结果即可。他们的立足点是从商标的特性出发。从商标的显著性角度看，普通商标逐渐获得驰名商标的显著性并不是一蹴而就的，而是通过商标所有者不断完善自己的服务、产品质量、战略措施，辅助持续的广告不断积累起来的，这是一个十分漫长的过程。同样，淡化侵权也是一样，该种行为像是慢性毒药一样发挥作用，最后形成从量变到质变的变化，致使商标权人几十年的心血付之东流，等到救济的时候只能要求赔偿，而驰名商标的品牌价值却丧失殆尽。所以，考虑到个案的特殊性，笔者认为，作为侵权的结果还是采用淡化可能性更加符合目前的发展形势和法律原理。

（四）淡化侵权是否要以混淆为前提

我国2014年实施的《商标法》第13条第3款，及2009年的《司法解释》第9条被学术界定义为我国商标淡化理论的首次出世，但是其实只是明确了驰名商标的跨类保护。它规定对于驰名商标在“不相同或者不类似”商品上的保护需以“误导公众”为前提。这样的法律规定使得理论界争论不休，实务界也做法不一。其实将混淆作为淡化的前提究其原因是对传统混淆理论的过度依赖。淡化理论适用的对象是不相同不类似的产品，这与混淆理论的适用对象相同或类似的产品有明显的区别，没有必要在面向新的理论实践时畏首畏尾。另外美国虽然经历了几次立法修改，但是一直认为“淡化”是独立于“混淆”的起诉原因。所以淡化侵权并不需要以消费者造成混淆为前提。淡化侵权与混淆侵权侵犯的是商标领域中不同的维度，我国也应该在立法上明确该点，不然在实际的应用过程中会造成商评委与法院之间的冲突加深。

四、我国商标淡化理论下侵权问题完善建议

（一）立法方面

我国立法经过几次的修改仍然没有出现“淡化”的字眼，《商标法》第13条也只是扩大了驰名商标的保护范围，但是依然没有说清楚在满足哪些构成要件时构成侵权。由于规定不明确，常常会引发法院和商评委之间的冲突，许多商标异议的案件在商标复审委员会被驳回，然而又在法院得到了支持，从而造成了商标行政和司法的内部冲突。[7]归根到底这些问题都是商标淡化理论定位不够准确、立法语言模糊、构成要件不够明确造成的。未来可以通过制定司法解释或者商标法修正案的形式对商标淡化问题进行精准定位，将淡化侵权与混淆侵权在立法上做好严格区分，让淡化侵权作为独立的侵权制度，而不是以造成混淆为淡化侵权的前提，从而为商标权人寻的明确得法律救济依据。

（二）扩大淡化侵权的适用对象

目前就我国的商标法体系而言，主要适用淡化侵权救济的是经过注册的驰名商标。经过注册的商标这点没有异议，这样做可以加强商标权人的维权意识，对于是否是驰名商标，可以试着采取欧盟的标准，即采用具有一定知名度的商标的标准，这样有利于对一些知名商标但没有达到驰名商标标准的商标的生存，进一步有利于我国自主品牌的壮大，早日实现由商标强国变为品牌强国的目标。

（三）侵权结果认定标准的完善

可以采用“淡化可能性”为主，“实际淡化”为辅的标准。这样既满足了部分学者主张的关于证据问题的程序正义，也符合目前其他国家关于淡化侵权的认定标准。任何一种理论的转变不是理论上说采用哪种更合适便采用哪种。理论指导实践，同样理论也是来源于实践，所以我们国家的标准要立足中国的实际。既然实务界已经出现了向“淡化可能性”过渡的趋势，为防止错案的出现可以兼顾两种标准，根据案件性质，选择合适的标准予以适用。

五、结语

尽管目前我国还没有关于商标淡化侵权的相关立法，但并不影响我们基于现存立法、法学原理及其他国家关于此类问题的立法经验对我国出现的商标淡化侵权问题加以分析。本文着重分析了淡化行为的定性及淡化侵权目前存在的争议问题，并给予完善意见，相信未来我们国家会出现完整的立足我国实际的商标淡化侵权理论。