浅谈专利实质审查阶段运用“三步法”进行创造性答复

文/吕纪涛 赵琪 朱玲艳，北京高沃律师事务所 北京高沃国际知识产权代理有限公司

1 引言

专利审查实务中，通常采用《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节给出的判断要求保护的发明是否相对于现有技术具有创造性的方法，即“三步法”，具体为：

1)确定最接近的现有技术；2)确定发明的区别技术特特征和发明实际解决的技术问题；3)从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发判断是否显而易见。

对于审查员或者专利代理人来讲，“三步法”基于评判发明是否具有创造性的意义极为重要。

2 研究内容

下面针对区别技术特征的作用在创造性的答复中的重要性，结合

具体案例，讨论“三步法”在创造性审查意见答复中的应用。

案例1：

涉案专利CN101791881A公开了一种用于防水隔热面料的防水隔热夹层，该防水隔热夹层从内至外由疏水性气凝胶粉体填料和聚四氟乙烯密封外层组成，疏水性气凝胶粉体填料均匀铺展于聚四氟乙烯密封外层中，控制防水隔热夹层的厚度为0.5mm～30mm；其复合方式是先形成一个带有空腔的聚四氟乙烯外套，然后将疏水性气凝胶粉体填料从开口处灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外层中，再将开口处密封。

对比文件：公开了一种可用于服装的气凝胶/聚四氟乙烯复合绝缘材料，且该材料也具有防水隔热的作用，并具体公开了：防水隔热夹层从内至外由二氧化硅气凝胶颗粒填料和膨胀的聚四氟乙烯密封外层组成，二氧化硅气凝胶颗粒填料设置于膨胀的聚四氟乙烯密封外层中，控制复合结构的厚度为0.5～50mm；复合方式：膨胀的聚四氟乙烯外层是通过粘合、粘结或非粘合的方式与内层的块状的芯材料结合。

审查员认为：对比文件的填料层为气凝胶和聚四氟乙烯的混合物，所起的作用为提高可成型性和强度；涉案专利的填料为气凝胶粉体，防水隔热夹层用于制作防水隔热面料，对强度要求不高，疏水性气凝胶粉体填料均匀的置于外层中是本领域的常规选择，无需创造性劳动，且效果可以预期。

笔者认可的答复思路：

确定区别技术特征，并根据区别技术特征确定要解决的技术问题：填料层不同：涉案专利是气凝胶粉体，对比文件是气凝胶粉体和聚四氟乙烯的混合物。

经分析：涉案专利防水隔热夹层的新材料为疏水性气凝胶粉体填料，气凝胶颗粒之间存在间隙，并均匀铺展于聚四氟乙烯密封外层中，且气凝胶粉体填料为细小颗粒状，具有可流动性，对比文件的芯材料为气凝胶和聚四氟乙烯的混合物，聚四氟乙烯是将气凝胶颗粒的间隙充满，最终形成的是块状物，透气性大大降低。

确定技术问题是：防水隔热夹层透气性较差的问题。

答复方案：首先将防水隔热夹层的复合方式补入涉案专利原权利要求1；其次论述：涉案专利的复合方式是先形成一个带有空腔的聚四氟乙烯外套，然后将疏水性气凝胶粉体填料从开口处灌入或者采用注射器注入聚四氟乙烯外层中，再将开口处密封，对比文件没有任何一处显示其为密封的聚四氟乙烯外层，而是通过粘合、粘结或非粘合的方式与内层大的块状的芯材料结合。因此本领域技术人员结合现有技术无法想到要将芯材料完全改为具有可流动性的气凝胶颗粒，灌入或注入聚四氟乙烯外层中，以解决防水隔热夹层透气性能差的问题，对比文件没有给出解决本发明问题的技术启示。

案例2

涉案专利CN103698324A公开了一种空气甲醛自测盒，吸收剂为酚试剂，酸化剂为五氧化二磷，稀释剂为纯水，显色剂为硫酸铁铵；酚试剂中添加有酸化剂，并同时密封保存。

对比文件公开了一种检测空气中甲醛的试剂盒，该试剂盒吸收剂为酚试剂，稀释剂为蒸馏水，显色剂为硫酸铁铵，酚试剂瓶内塞上装有酚试剂粉末，酚试剂瓶内装有蒸馏水，使用时用大头针刺破内塞，再拧上外盖，摇匀，使下面的蒸馏水溶解内塞上面的酚试剂。甲醛检测的原理是甲醛与酚试剂反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物。

审查员认为：本领域技术人员容易想到采用磷酸提供酸性支持，在知晓五氧化二磷与水反应即可生成磷酸，构成酸性环境的基础上，本领域技术人员容易想到采用五氧化二磷粉末作为酸化剂，并且配合纯水，将酚试剂与酸化剂混合，实现酸性环境。

分析：通常在甲醛气体的检测过程中酚试剂的价格昂贵，另一篇对比文件也公开了一种甲醛气体检测试剂盒，但对比文件中酚试剂的添加量比较高，也就是说检测试剂盒的成本比较高的。

笔者认可的答复思路：

区别技术特征：还包括有酸化剂，酸化剂为五氧化二磷粉末，酚试剂中添加有酸化剂，并同时密封保存，同时修改权利要求书，添加“所述五氧化二磷混合于所述稀释剂后，其质量浓度为25g/L”。

确定技术问题：如何在不影响检测效果的前提下，减少酚试剂的用量。

答复思路：1.对比文件并没有给出如何减少酚试剂用量的启示；2.对于常规技术手段：自测盒的原理是利用空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪，嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物，现有技术中公开的酸性体系常规使用到的试剂是：硫酸、硝酸或盐酸等等强酸；且现有技术中也没有公开可以通过调整酸化剂来达到本申请技术目的的启示；在现有技术没有公开某酸性体系是否对酚试剂存在正面作用的前提下，本领域技术人员不会显而易见的想到选用五氧化二磷粉末，甚至更不会显而易见的想到限定五氧化二磷混合于所述稀释剂的质量浓度为25g/L；强调意料不到的技术效果：本申请的空气甲醛自测盒，酚试剂溶液的质量浓度为0.03mg/mL，较对比文件3所述的甲醛气体检测试剂盒中酚试剂的添加量低0.07 mg/mL，在这个基础上依旧能够符合半定量检测的要求，通过对比试验其结果与国际法的测量结果相近，结果是预料不到的。

3 总结

在答复创造性时，应该关注现有技术整体上是否真正的给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术中以解决其存在的技术问题的技术启示，在确定发明相对于最接近的现有技术的区别技术特征时，不能仅仅关注区别技术特征本身，而忽视该区别技术特征在发明中所起到的作用。