浅谈在专利审查中如何明晰技术问题和技术效果

姚川，周雯菁

浅谈在专利审查中如何明晰技术问题和技术效果

姚川，周雯菁*

（国家知识产权局专利局专利审查协作湖北中心，湖北 武汉 430205）

明晰发明本身的技术方案、所属技术领域、所要解决的和所解决的技术问题以及所产生的技术效果是创造性评判、实质审查全过程中关键的第一步。其中，技术问题和技术效果体现着发明作出的无形贡献及其价值，因此，如何准确认定技术问题和技术效果成为理解发明、把握发明构思的难点。以一件实际案例为例，明晰技术问题和解决技术问题过程中需要注意的问题，并建议以技术问题/技术效果的证明程度或预期程度划分优先级别，重新梳理发明构思，做到后续审查心中有数、胸有成竹。

技术问题；技术效果；发明构思；审查原则

1 引言

专利法第二十二条第三款规定，发明的创造性是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

《专利审查指南》（下称《指南》）第二部分第四章3.1对创造性的审查原则有以下规定：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。《指南》第二部分第八章4.2指出，审查员在开始实质审查后，首先要仔细阅读申请文件，力求准确地理解发明；重点在于了解发明所要解决的技术问题，理解解决所述技术问题的技术方案，并且明确该技术方案的全部必要技术特征，特别是其中区别于背景技术的特征，还应了解该技术方案所能带来的技术效果[1]。

由此可见，不论是创造性评判还是实质审查的全过程，明晰发明本身的技术方案、所属技术领域、所要解决的和所能解决的技术问题以及所能产生的技术效果都是关键的第一步。

一般而言，发明的技术方案通常会体现在申请文件的多个部分，比如说明书的发明内容和具体实施方式部分以及权利要求书的各项权利要求中；技术领域往往能够明确地体现在说明书的技术领域部分或者发明所要求保护的主题中。但发明所要解决的和所能解决的技术问题以及所能产生的技术效果体现着发明作出的无形贡献及其价值[2]，很多时候需要经过更为复杂的过程才能得以确认。特别是在属于实验性学科的化学领域，多数发明需要经过实验证明，因而更需要基于所属领域普通技术人员的知识和能力，基于原始说明书充分公开的事实，对发明所解决的技术问题和所具有的技术效果进行准确确认，以便在后续审查中准确把握案件走向。

本文将以一个实际案例为例，探讨如何明晰发明本身所解决的技术问题和所产生的技术效果，并利用该分析结果指导后续审查。

2 案例分析

该案涉及一种水溶性膜，说明书指出该水溶性膜是用于递送单位剂量的洗涤剂产品的包装。独立权利要求1为：一种水溶性膜，包括一种蛋白酶和一种蛋白酶抑制剂。

说明书背景技术部分指出：为了提高洗涤剂的去污活性、专一性，避免表面活性剂等石油化工品的使用，采用酶作为洗涤剂的去污组分之一是本领域众所周知的事实。然而，酶是生物大分子，其容易以各种形式降解，会面临储存稳定性的问题，目前已有专利US 4，115，292，建议将这些酶掺入水溶性膜中，而洗涤剂组合物的其他成分则被盛装于由该水溶性膜制成的袋中，由此实现酶与其他化学品的分离，从而使得酶成分能够长期储存。但是申请人发现，即使当酶不再受到洗涤剂组合物中化学品的影响、水溶性膜中的水活度非常低，但需要水来展示蛋白水解活性的蛋白酶，这也会影响该膜中的蛋白酶以及其他酶的储存稳定性，且在膜的生产过程中，这些酶在用于制备（浇铸）该膜的液体中具有活性，特别是由蛋白酶展示出的蛋白水解活性将影响最终膜产品中所有酶的残余活性。

由此可见，在含酶水溶性膜的生产和使用过程中存在两个技术问题亟需解决，即水溶性膜中酶的储存稳定性问题、水溶性膜中酶的残余活性问题。为了解决上述两个技术问题，申请人采取了向水溶性膜中添加一种蛋白酶抑制剂的手段来抑制各阶段中蛋白酶的水解活性，从而提高生产后水溶性膜中酶的残余活性和存储稳定性。

在说明书具体实施方式部分，申请人提供了一组实验对本申请的技术效果作进一步说明。在正常的膜生产条件下制备出两类包含不同酶（蛋白酶、淀粉酶、甘露聚糖酶）的水溶性膜：①含蛋白酶抑制剂4-甲酰基-苯基-硼酸（4-FPBA）；②不含蛋白酶抑制剂。与生产过程中所添加的酶量比较，得出在最终的膜产品中残余酶促活性的百分比，用以表征在生产过程之后剩余的酶活性。由实验结果可知，蛋白酶抑制剂的添加能够提高酶在膜的生产过程中的存活性。

这组试验能够证实：本申请的技术方案能够解决水溶性膜中酶的残余活性的问题，并能产生申请人声称的提高生产后水溶性膜中酶的残余活性的技术效果。但对于水溶性膜中酶的储存稳定性问题，该如何考虑？是否能够就此否定该技术问题的解决并结束理解发明的步骤？

在原始申请文件中申请人着力强调，水溶性膜中水活度非常低，而蛋白酶以及其他水解酶需要水来展示蛋白水解活性，因此，水溶性膜中酶的储存稳定性问题是一个出人意料的发现。可见，申请人特别强调本申请对于该技术问题的发现，因而仅以申请文件未记载相关实验数据为由来否定该技术问题的存在需要特别慎重。值得注意的是，本申请实验结果中，某些最终膜产品中残余酶促活性的百分比高于100%，这是因为在生产过程中没有对样品的湿度进行控制，所有膜样品进行同样处理并同时进行分析，因而仍然可以以此计算由于蛋白酶抑制剂的使用而产生的酶残余活性的相对改进。但显然，作为实验样本的水溶性膜是含水体系。同时，本申请说明书背景技术部分也没有水溶性膜是完全不含水体系的意思表达，而是肯定其具有一定的含水量。由于在含水体系中存在酶储存稳定性问题对本领域技术人员而言是普遍知晓的问题，因此，在含水量低的水溶性膜中存在酶储存稳定性问题对本领域技术人员而言也是显而易见的，同时，本领域技术人员也能够由制膜过程中蛋白酶抑制剂的作用效果，来了解储存期间蛋白酶抑制剂也能够在一定程度上改善水溶性膜中酶的储存稳定性。但由于本申请并没有给出相关试验数据证明该技术问题之突出达到“这是一个出人意料的发现”的程度，也没有证明蛋白酶抑制剂在解决酶储存稳定性问题时的改善程度，因而该问题是否突出，比如随着时间推移酶的活度消耗程度以及该问题是否得到有效的解决、蛋白酶抑制剂改善储存期间酶活性的程度，都是不得而知的。因此，结合本领域技术人员的普遍认知以及本申请说明书充分公开的内容，尚能认可水溶性膜中存在酶储存稳定性问题及其蛋白酶抑制剂的作用，但无法确认该技术问题的突出程度以及本申请的技术方案在该问题的解决程度上具有确实的“疗效”，因此，即使申请人在说明书中强调这是“一个出人意料的发现”，但在创造性评判中该技术问题也可进行以下弱化处理：由于水溶性膜并不是完全不含水的体系，所以，本领域技术人员容易想到在这个含水的体系中酶会存在储存稳定性问题。

综上，对本申请的发明构思作进行以下归纳：为了制备酶促活性较高的含酶水溶性膜，在用于制膜的液体组合物中添加蛋白酶抑制剂，从而提高了水溶性膜中酶的存储稳定性，又提高了水溶性膜中酶的残余活性。其中，“提高水溶性膜中酶的存储稳定性”是技术问题/技术效果之一，“提高水溶性膜中酶的残余活性”是技术问题/技术效果之二。

解决上述技术问题的机理均在于：含水体系中，通过蛋白酶抑制剂抑制蛋白酶活性，从而抑制了蛋白酶对第二种酶的降解作用以及蛋白酶对自身的降解作用。但技术问题/技术效果之一无实验数据证实，技术问题/技术效果之二已被原始申请文件充分证实。因此，在后续的审查过程中，需要重点考虑技术问题/技术效果之二，认可技术问题/技术效果之一的存在，但不用将其作为后续审查中主要考虑因素。

3 启示与结语

创造性“突出的实质性特点”判断中，确定发明实际解决的技术问题的原则之一，就是发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。其中，确定发明实际解决的技术问题的主体是本领域的技术人员，而本领域技术人员知晓申请日或优先权日之前发明所述技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的技术，因此，对于原始申请文件记载的断言性技术效果或技术问题不能以原始申请文件没有记载相关实验数据为原因直接否定该技术问题和技术效果的，还需结合本领域的普通技术知识以及现有技术进行判断。

基于对技术问题、技术效果的分析结果，将技术问题、技术效果与技术方案、技术领域作为一个整体，以技术问题/技术效果的证明程度或者预期程度划分优先级别，重新梳理发明构思，做到后续审查心中有数、胸有成竹。

［1］中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南［M］.北京：知识产权出版社，2010.

［2］李越，马涛，邹凯，等.问题导向下的我国创造性评判标准研究［J］.审查业务通讯，2017，23（3）：1-17.

G306

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.17.036

2095－6835（2019）17－0081－02

姚川（1985—），男，主要从事化学领域的专利审查工作。周雯菁（1986—），女，主要从事化学、医药领域的专利审查工作。

＊第二作者对本文贡献等同于第一作者

〔编辑：张思楠〕