如何应对以公知常识评价创造性

刘淑珍 中国人民大学 北京 100872

1.公知常识与判断创造性的“三步法”的关系

《专利法》规定创造性是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。而《专利审查指南》规定判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断与现有技术相比发明是否显而易见。而判断是否显而易见则通常采用“三步法”：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明与最接近的现有技术的区别技术特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决该技术问题的启示，若存在，则发明是显而易见的。

并且，《专利审查指南》还列举了存在技术启示的例子：当区别技术特征为公知常识，例如，本领域中解决该实际解决的技术问题的惯用手段，或教科书或者工具书等中披露的解决该实际解决的技术问题的技术手段时，通常认为存在技术启示，因而发明是显而易见的，不具有创造性。由此可知，以区别技术特征为公知常识否定创造性只是一种“三步法”的简易判断模式，它依然得遵循“三步法”。因此，我们在面对以区别技术特征为公知常识否定创造性的审查意见时，可以从“三步法”来挖掘对审查意见的答复角度，并以此进行答复。

2.答复角度

2.1 基于“技术领域”进行答复

“三步法”的判断主体是本领域技术人员，因此公知常识也应该具有领域属性，即公知常识应该是本领域技术人员的公知常识。有些技术手段对于技术领域A的技术人员来说是公知常识，但对于技术领域B的技术人员来说却不是。以下以一具体案例来说明对审查意见如何答复。

案例1

申请号为201410711487.4的发明专利申请的权利要求1保护一种基于智能手环判断篮球动作的方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1.设置篮球动作对应的传感器捕获的加速度值区间及智能手环的振动幅度，每一篮球动作对应一加速度值区间及振动幅度；

S2.利用用户在运动时所佩戴的被开启的智能手环中内置的能够获取3个方向加速度的三轴陀螺仪传感器，实时捕获智能手环的实时加速度值及振动幅度；

S3.根据实时加速度值及振动幅度判定篮球动作;

其中，所述篮球动作包括跳起、投篮、突破、抢断及篮板；……

审查意见认为，对比文件1公开了一种同属于运动领域的体感游戏动作指导系统及方法，对比文件2公开了一种蓝牙手环娱乐控制系统，基于对比文件1与对比文件2公开的内容，本申请的区别技术特征，即通过手环内置的传感器建立加速度值和振动幅度与篮球运功之间的对应关系以实现篮球动作的自动判定，属于本领域的公知常识，因而不具有创造性。

针对审查意见，申请人提出对比文件1虽然提到了通过动作比较来进行标准动作的认定，然而其场景只是一种游戏场景，并非篮球运动，并不能因为对比文件1公开了游戏领域的不同运动的标准动作与动作参数的对应关系，则认为区别技术特征为本领域的公知常识。因为在篮球运动领域，不同运动的标准动作对应的动作参数，例如如何通过一个篮球动作的加速度和振动幅度来确定该动作到底是投篮、抢断或篮板，业内尚无先例可循；并且，对篮球运动领域设定不同标准动作对应的运动参数是很复杂的事，而全世界最先进的NBA联盟目前都还是人为进行篮球动作认定，这就足以说明在技术上是一件并不容易实现的事情。最终，审查员接受了申请人的意见。

在案例1中，申请人通过充分说理来证明区别技术特征虽然是对比文件1中的公知常识，但是在本领域不仅尚不存在，而且技术上并不容易实现，因此并非本领域的公知常识。由案例1可知，即使是同属于运动大领域的相近领域，但是只要是不同领域，我们都可以考虑从领域转用这个角度来证明区别技术特征不是本领域的公知常识，例如区别技术特征从A领域应用到B领域是否符合B领域的习惯，或者是否有应用难度，即是否容易实现。

2.2.基于“技术问题”进行答复

从“三步法”的第三步“判断现有技术中是否给出将区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决该技术问题的启示”可看出，判断区别技术特征是否为公知常识，并非只是单纯地判断该特征本身是否公知，而是要判断用该特征解决技术问题是否是公知。因此，我们可以从技术问题这个角度来答复此类审查意见。

案例2

要求保护的发明申请涉及一种印刷设备，其特征是部件A采用不易变形的材料B。审查员直接用“三步法”得出的区别特征是部件A 采用不易变形的材料B，并且认为发明实际解决的技术问题是如何使部件A不易变形，材料B 是一种常见的不易变形的材料，因此部件A 采用不易变形的材料B 是本领域技术人员的公知常识。对此，申请人答复，发明实际解决的技术问题是“部件A易变形引起的印刷时纸张跑偏”的问题，发明人发现引起“印刷时纸张跑偏”的根本原因是“部件A 的变形问题”，而本领域技术人员在此之前并不知道“印刷时纸张跑偏”的根本原因。因此采用不易变形的材料B 来制造部件A 以解决印刷时纸张跑偏这个技术问题并非公知常识。

在案例2中，技术问题本身并不容易发现，因此这个技术问题即带来了创造性，此时即使解决这个技术问题的手段再公知，用这个手段来解决这个技术问题也是非显而易见的，因为倘若不能发现这个技术问题，本领域技术人员是不会有动机将该手段应用到现有技术中的。可见，在答复区别技术特征为公知常识的审查意见时，可以分析发明申请实际解决的技术问题是否容易发现，若不容易发现，则用区别技术特征解决该技术问题并非公知常识。

2.3. 基于“发明思路”进行答复

“三步法”事实上是重构发明形成过程，体现完整的发明思路的过程，因此我们可以通过整体分析本发明与现有技术的发明思路的不同，进而确认发明的发明点以及其与公知常识在技术手段和技术效果上的不同。因此，要注意的是，在比较区别技术特征与公知常识的差异时，不应孤立地对待区别技术特征，而要从整体上考虑发明技术问题、技术手段以及技术效果。

案例3

申请号为201410229429.8的发明申请的权利要求1为一种固定激光二极管的方法，所述激光二极管包括激光芯片、用于为激光芯片散热的导热基底和用于为激光芯片供电的引脚，其中激光芯片固定于导热基底顶面上，引脚从导热基底的底面穿出，其特征在于，包括步骤：

……

使导热粘结剂固化。

审查意见认为权利要求1与对比文件1的区别技术特征为：将导热粘结剂置于激光二极管的导热基底与所述第一导热底板之间的缝隙处并与该缝隙接触，所述导热粘结剂与激光二极管的导热基底和第一导热底板表面的接触角小于90度。对本领域的技术人员来说，区别技术特征是常规技术手段，因此权利要求1不具有创造性。

而申请人指出对比文件1是直接通过导热粘接剂来实现导热基板与第一导热底板的固定，而权利要求1是在将激光二极管与第一导热底板相对固定之后执行上述区别技术特征来实现导热基板与第一导热底板的固定，两种固定的思路完全不同。在权利要求1中的思路中，由于在相对固定之后，在缝隙处的导热粘结剂与激光二极管的导热基底和第一导热底板表面的接触角小于90度，所以导热粘接剂与导热基底和第一导热底板的表面是浸润的关系，由于先将导热基板与第一导热底板相对固定以及上述浸润关系，所以导热粘接剂是利用毛细作用吸入到导热基板与第一导热底板之间的缝隙中，从而使得导热粘接剂的使用量最小，导热效果最好。由此可见，权利要求1与对比文件1的发明思路完全不同，本领域技术人员不能从对比文件1与公知常识中得到先将导热基板与第一导热底板相对固定，再将有浸润关系的导热粘接剂置于两者缝隙中以使得导热粘接剂的使用量最小的技术启示，因此权利要求1是非显而易见的，具有创造性。最终，审查员接受了申请人的意见。

案例3的启示在于，有时候不要把注意力过于集中在区别技术特征是不是公知常识上，而应该回归到“三步法”上来判断是否存在技术启示，例如，可以从发明申请整体的技术方案来分析本申请的发明思路与现有技术的差异，如果发明思路完全不同，那么就不能从现有技术中得到技术启示。

结语

针对“将区别技术特征认定为公知常识”的审查意见，笔者通过梳理公知常识与判断创造性的三步法的关系，提出可以从技术领域、技术问题以及发明思路三个方面来进行答复，并结合具体案例进行阐述，以期为申请人答复此类审查意见提供参考借鉴。