“禁止重复授权原则”的研究综述

李玢 王业飞

摘 要 本文对专利法中“禁止重复授权原则”的研究情况进行综述，首先说明了《专利法》第九条的基本概念，然后梳理现有的研究文献，按照不同研究内容进行分类、梳理各方观点，随后针对新形势下的专利审查提出相应建议，形成关于“禁止重复授权原则”研究的综合材料，为审查实践和法条修订提供参考。

关键词 重复授权 研究综述 新形势 专利审查

作者简介：李玢，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，助理研究员，研究方向：专利审查策略及专利数据分析;王业飞，国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心，助理研究员，研究方向：专利审查策略。

中图分类号：D923.4                                                        文献标识码：A                       DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2019.07.246

“禁止重复授权原则”无论从理论研究方面，还是专利审查实践层面，都有大量学者进行过研究探讨。究其原因，一是由于“重复授权”的问题会给专利权人、专利权实施人、专利审批机构以及社会公众都带来严重的影响，因此平衡多方的利益显得尤为重要;二是由于审查实践中的特殊情况较多，专利法不可能对每一种情况进行规定说明，法条适用过程中争议较大。本文对相关研究进行梳理。一方面整理多方观点供审查参考，另一方面提出新形势下“禁止重复授权原则”的审查参考建议。

一、《专利法》第九条的基本概念

专利法第九条第一款规定“同样的发明创造只能授予一项专利权”被称为“禁止重复授权原则”;第二款规定“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人”被称为“先申请原则”。

从专利法中关于“禁止重复授权原则”的修订历史来看，可以发现，最开始制定的《专利法》中仅规定了先申请原则，并未规定禁止重复授权原则，这一阶段的专利法仅是通过实施细则第二十条的规定限制了同样的发明创造不允许授予不同的申请人，主要考虑两点：一是避免不同专利权人之间的权利冲突，二是避免实施该专利的第三人支付多份专利费，妨碍发明创造的实施应用。

2008年修改专利法时，在第九条第一款开篇就规定了“同样的发明创造只能授予一项专利权”，明确规定了同样的发明创造也不允许授予同一申请人，解决了专利权人利用法律漏洞延长对一项发明创造的法定保护期限问题，同时解决了由此带来的行政审批资源浪费的问题。

但是为了保护专利权人的利益，特别是解决专利申请积压，审查周期长的问题，专利法中同时规定了“同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权”，被称为“禁止重复授权例外情形”，相当于为“禁止重复授权原则”留下一个缺口。

二、对“禁止重复授权原则”的研究分类

大量学者对“禁止重复授权原则”从不同层面进行研究，按照研究方法分：可以分为法条探讨，审查实践案例分析和国内外比较研究。按照研究内容分：主要分为“禁止重复授权原则”和“禁止重复授权例外情形”的研究。

（一）禁止重复授权原则

1.“状态说”与“行为说”的讨论

早期业内学者对于“同样的发明创造只能授予一项专利权”的争论焦点集中在：只授予“一项”专利权是否等同于只授予“一次”专利权。根据不同观点分为“状态说”和“行为说”两派。

“状态说”认为“针对一项发明创造在同一时间段，如果不存在两个以上的有效的专利权，就不认为是重复授权”。2008年最高人民法院终审裁判的“舒学章”案支持了“状态说”的观点。在“状态说”下，申请人通过接力保护能够延长专利的保护期限，有失公平。

而“行为说”认为“无论申请人就同一技术方案几次申请发明或实用新型，国家知识产权局只能做出一次‘授权行为，多于一次的授权，即认为是‘重复授权”。随着2009年第三次修改后的《专利法》的实施，确立了“行为说”的基本原则。至此，“状态说”与“行为说”的争论告一段落。

2.“同样的发明创造”的判定

在当前审查实践中，“同样的发明创造”的判断标准是严格按照权利要求的保护范围完全相同进行判定的。有不少学者对此提出了自己的观点。

孙平认为“应当将‘等同原则纳入到重复授权的审查标准中，并且在某种程度上使重复授权与抵触申请的审查标准统一，既能符合同样的立法宗旨，又避免大量非正常申请的产生，也能减少后续许可、侵权程序的问题”。肖丁、刘雅莎讨论了“权利要求部分重叠特别是数值范围部分重叠时，同样的发明创造的判断”。石丹丹、庞慧等借鉴美國、欧洲和日本的相关规定，建议我国采用美国的判定标准，使得“同样的发明创造”的保护范围，不仅包含完全相同的发明创造，也包含针对“发明的显而易见的改进或者变化形式”。

根据目前的研究情况来看，许多学者提出对“同样的发明创造”的判定标准应当做出调整，或者通过案例指导的方法给出具体审查建议。

（二）禁止重复授权例外情形

“禁止重复授权例外情形”涉及的研究要点主要有三个：主体“同一申请人”的判断，申请时间“同日”的探讨，法律状态“专利权尚未终止”的含义。

1.主体“同一申请人”的判断

邓丽娟、赵菁讨论了“同一申请人”的确定：提出对判断“同一申请人”的时间节点如何确定，是申请日时为同一申请人即可，还是要求发明申请授权前为同一申请人;当申请人变更时，是依据名称判断为不同申请人，还是依据实质主体的改变判断为不同申请人，都有待进一步明确。

2.申请时间“同日”的探讨

对于实用新型与发明申请日不“同日”的情况，一种是实用新型申请日在前，发明申请日在后，由于实用新型不经过实质审查，一般情况下，其审批程序快于发明专利申请。发明专利在实质审查过程中必然会检索到授权公开的实用新型，且实用新型构成发明专利的抵触申请文件，发明无法获得授权。

另一种是实用新型申请日在后且已经获得授权，而发明申请日在前。针对上述情况，许多学者探讨过该如何处理发明。一部分学者认为应当允许申请人通过放弃实用新型专利权来获得发明专利权，既能够保护申请人已经付出了创造性的劳动，得到相应的权利，也避免重复授权的问题。还有一部分学者认为在先的发明专利申请在符合授权的条件下应当授权，在后申请可以通过无效宣告程序来宣告专利权无效。另有部分學者认为，应告知申请人修改发明的权利要求，或者将实用新型无效后发明可获得授权。

要彻底解决上述问题，一方面要从理论上澄清先申请原则的概念，理顺先申请原则与禁止重复授权原则间的关系，另一方面要从审查角度改进，增强审查过程中同日发明与实用新型的关联性，优化实用新型专利的审查流程。

3.法律状态“专利权尚未终止”的含义

当前审查实践中实用新型的法律状态经常处于“专利权尚未终止，但是处于等待年费滞纳金状态”，对于这种情况，也有学者进行过探讨。关山松认为由于实用新型专利权的法律状态不能确定，容易对公众造成误导，专利审批机构应当要求申请人缴纳年费滞纳金，从而保证实用新型的专利权维持在有效状态，才允许通过放弃该专利权获得发明的专利权。否则，专利审批机构应当等待该实用新型专利权终止失效后，以《专利法》第九条第一款为由，驳回发明专利申请。并建议从法条修改上应当将“先获得的实用新型专利权尚未终止”修改为“先获得的实用新型专利权处于维持状态”，如此修改能克服上述问题。

三、新形势下“禁止重复授权原则”的审查建议

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，优化营商环境，激发创新活力，国家知识产权局制定了《提升发明专利审查质量和审查效率专项实施方案》，计划在2019年底前消减发明专利审查积压10万件，全面压缩发明专利特别是高价值专利的审查周期。在当前的新形势下，审查工作面临两个要求，一是提高专利授权质量，二是缩短发明专利审查周期。根据上述要求，笔者对专利审查工作提出以下建议：

1.“同样的发明创造”的判断标准应当等同于“抵触申请”，即将惯用手段直接置换引入到“同样的发明创造”的判断中。从立法宗旨上看两者都是为了避免重复授权，审查标准的相同也能体现其立法宗旨的相同。从审查实践角度上看，惯用手段的直接置换在审查指南中有明确的规定，审查标准易于把握，对于权利要求记载技术方案相等同的保护范围的预期性高，不会对专利权人的权益造成损害，同时也使得实质审查阶段与后续程序中对于权利要求的解释在某种程度上达到统一。从提高专利质量上看，扩大“同样的发明创造”的判断标准能够针对同日就相同主题进行大批低质量申请的案件实施有效的审查，提高审查效率和授权质量。

2.增强审查过程中同日发明与实用新型的关联性，优化实用新型专利的审查流程。针对当前讨论较多的“实用新型申请日在后，而发明申请日在前”情形，一旦通过在实用新型智能审查系统中关联同日发明与实用新型，能够确保该情况下实用新型无法获得授权，避免由于实用新型错误授权导致的后续问题。

3.对于实用新型“专利权尚未终止”的审查标准应当统一并形成规范。此外，笔者认为：由于审查效率的提升，发明专利审查周期的缩减，实用新型的审查速度与发明的审查速度越来越接近的过程中，建议适时取消禁止重复授权原则的例外情形。

四、结论

大量学者从不同角度对禁止重复授权原则进行了研究，通过对法条中每一个关键词的释义和探讨，并结合具体审查案例，对我国禁止重复授权原则的核心概念提出了较为具体、明晰的解释。笔者系统梳理上述研究文献，结合新形势下对专利审查工作的要求，提出三点审查建议，以期对我国进一步完善“禁止重复授权原则”的审查标准和法条修订提供借鉴意义。

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