商标侵权中“商标性使用”地位研究

范凯新

桂林电子科技大学，广西 桂林 541004

一、商标性使用在司法裁判中的地位

在司法实践中，商标性使用在判断商标侵权时所处的地位，不同的法院有不同的判决。笔者总结了近几年最高院的指导性案例以及具有代表性的案例汇总如表1所示。

在这些案例中有些法院的判决中认为商标性使用是判断商标侵权的唯一条件。如在(2014)民提字第24号案例中，法院都以是否构成商标性使用作为判断商标侵权的唯一条件，只要构成商标性使用即构成侵权。此外，有些法院将商标性使用作为判断商标侵权的前提条件，即首先判断是否属于商标性使用，如果构成商标性使用，则要进一步看是否会造成消费者混淆；如果不构成商标性使用，则可以直接判定不构成商标侵权。当然司法实践中也存在不考虑是否是商标性使用，直接以是否会造成消费者对商品的来源混淆作为判断是否侵权的条件。如在(2016)苏01民终8584号案件中，一审法院在案件审理中直接判断商标的使用会混淆商品的来源，未判断该使用行为是否是商标性使用，直接判定该行为构成商标侵权；而二审法院在认定的过程中则首先判断了商标的使用行为是否是商标性使用，二审法院以被诉侵权人的使用行为不构成商标性使用，不构成商标侵权驳回了一审法院的判决。

表1 典型案例汇总

二、商标性使用与混淆可能性的关系

从上述法院的裁判案例来看，在判断是否构成商标侵权时主要考虑的两个因素是商标性使用和是否造成消费者对商品来源的混淆误认。那么在判断侵权时这两个参考因素是否都应当考虑到，两者有没有先后顺序，亦或是只需考虑其中一个即可？

(一)商标性使用与混淆可能性相互独立

有学者认为在判断是否属于商标性使用的过程中就已经对混淆可能性进行了判断。原因主要是从商标法的立法目的来看，商标法设置主要是为了保护商标权人的商誉，避免与其他人的商品相混淆。因此商标性使用即将商标使用在商品上的目的也包括防止产生混淆误认，只有商标的使用达到上述目的，商标性使用才具有意义。而有些学者认为商标性使用与混淆可能性是各自独立的，两者并不存在相互包含的关系。因为商标的功能有识别、质量保障和广告宣传，而质量保障与广告宣传等功能是由识别功能延伸而来，并最终反过来强化该识别功能[3]。商标的功能中的核心功能就是识别功能，主要要求商标在商品上的使用能够起到识别商品来源的功能。是否构成商标性使用，是判断涉案商标是否起到指示商品来源的作用，而不是看该使用行为是否引起混淆[4]。依此来看，商标性使用与混淆可能性是一个行为各不相同的两个构成要件，商标性使用属于行为要件，即使用行为属于商标性使用；而混淆可能性起到的作用则是结果要件，就是说商标性使用的结果是能够区分商品的来源。且从我国《商标法》第57条第二款的规定来看①，该条文中规定的“使用”即为商标性使用。从条文来看，构成商标侵权，商标性使用与造成混淆两个判断因素都应当考虑到。因此，笔者认为商标性使用与混淆可能性两个判断因素，在判断是否构成商标侵权时两者均需要考虑，两者并不存在包含与被包含的关系。

(二)商标性使用是判断商标侵权的前提条件

在判断商标侵权时，商标性使用与混淆可能性是否具有先后判断顺序，也就是说在判断商标侵权时，商标性使用是否必须作为前提条件。

我国国内学者对于该问题存在不同的看法。有些学者认为在商标侵权的判断中，被侵害的商标往往是已经使用并积累了商标权人市场信用的商标，为切实保护商标权人已经积聚的市场信用，此时，对使用应进行扩大解释，即其使用不限于发挥识别功能的使用。大部分学者认为应当将商标性使用作为判断商标侵权的前提条件。要判定某行为构成商标侵权，必须要以认定该行为构成“商标性使用”为前提。“商标性使用”与“混淆可能性”是判定商标侵权的两个独立条件，且存在着先后判断顺序，某行为不符合其中任何一个条件，就不可能构成商标侵权。对后一种观点，笔者持赞同意见。商标组成不仅包括商标标志，还包括商标的商誉以及商标附着的商品。如果不构成商标性使用，则就仅仅是对组成商标的标志的使用，这并不属于商标权的范围，更谈不上构成商标侵权。再者从商标的功能来看，只有构成商标性使用才会对商标的功能造成破坏。在英国法院的Arsenal 案中②，笔者认为被告在毛巾上使用原告球队名称的行为并不会给原告商标功能实现造成任何影响。被告在毛巾上已经使用了自己公司的商标，使用原告商标的行为只是为了更好地宣传原告的球队。最后从我国商标法的立法目的、商标法的基本理论以及商标法有关商标侵权的规定来看，认定商标性使用作为商标侵权的前提条件，更有利于保护商标权人的利益。因此在判断是否构成商标侵权时，商标性使用是前提条件，在构成商标性使用的前提下，再判断商标性使用行为是否会造成消费者混淆和误认，有混淆的可能性则构成商标侵权，反之则不构成。

三、商标性使用的认定

商标性使用作为判断商标侵权的前提条件，在案件中认定该使用行为是否属于商标性使用就尤为重要。我国《商标法》第48条规定了商标性使用的概念③，该规定要求在商标性使用的情况下，商标必须发挥识别商品来源的作用。但是在司法实践中诸多不同类型的案例中，对于商标性使用的认定需要考虑以下几个问题。

(一)商标性使用判断应与混淆可能性相区分

上文已述，商标性使用与混淆可能性是判断商标侵权时的两个各自独立的要件，因此，在认定商标性使用时不应将其与混淆可能性混为一谈。商标性使用主要想向消费者传达的信息是通过商标可以判断商品的生产厂商，商品的来源，至于依据此商标所判断出的结论是否正确在所不问。而混淆可能性是要判断商标在该商品上的使用是否会使消费者误以为是其他公司生产的商品。如在最高法院指导案例82号中，在判断歌力思公司的使用行为是否是商标性使用时，只需要判断歌力思公司在商品吊牌上标明“品牌中文名：歌力思”的行为是否是商标性使用即可，不需要考虑使用行为是否会造成混淆。因为歌力思公司在商品吊牌上的标识，消费者依此可以知晓其所购买的产品属于歌力思公司的，则歌力思公司的使用行为就属于商标性使用。而歌力思公司的使用行为是否会造成消费者误认为产品属于王碎永公司的产品，则是判断混淆可能性的部分，并非商标性使用需要判断的因素。

(二)商标性使用与描述性商标使用区分

商标描述性使用属于商标性使用，但是我国商标法规定将这种使用行为认定为商标的合理使用。如在西安市中级人民法院判决的“泥浆”商标争议纠纷案中④，被告使用泥浆文字只是为了说明其举办的足球运动比赛场所是在泥浆中，属于客观描述行为，应属商标描述性使用。因此在判断商标侵权时，如果被诉侵权人的使用行为属于商标描述性使用，即使存在造成混淆的可能性，也不构成商标侵权。

(三)商标性使用不应考虑商标的地域性

商标权具有地域性，但是商标性使用的判断属于相对客观的判断，与商标的地域性无关。是否属于商标性使用与商标所附着的商品所在的地域无关。如在涉外贴牌加工案件中，受委托加工产品的中国企业生产商品虽并未在中国境内销售，但是其使用商标的行为已经属于商标性使用；其产品为在中国市场投放这一地域性问题影响的只是贴牌加工行为是否构成商标侵权的问题。由于商品未在我国市场流通，就不可能导致消费者对商品来源的混淆，也就不可能构成商标侵权。

四、结语

确定商标性使用在商标侵权中的前提要件地位以及在判断商标侵权时首先判断是否是商标性使用，再判断是否可能造成混淆的判断步骤，对于诸多与商标侵权相关的存在争议的问题的解决都会有帮助。如在商标平行进口问题上，根据上述理论，平行进口的商品上使用的商标属于商标性使用这是没有任何争议的。主要需要判断该商品与国内正在销售的商品是否存在质量差异。如果两者没有任何差异，这不会造成消费者的混淆，就不会构成商标侵权；如果存在差异则构成商标侵权。

[ 注 释 ]

①《商标法》第57条第二款：“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权(二)未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的.”

②Arsenal Football Club Plc v.Reed(12 nov 2002).在该案中原告诉被告在围巾上使用其商标的行为构成商标侵权.

③《商标法》第48条：“本法所称的商标使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为.”

④具体案情详见陕西省西安市中级人民法院(2014)西中民四初字第00455号民事判决书.