如何认识发明实际解决的技术问题

张旭

一、引言

随着专利保护意识的增强，专利申请数量也是逐年大幅增长。发明专利申请需要经过实质审查，而创造性的判断是专利实质审查中需要特别引起重视的问题之一。据统计，不具备创造性是专利实质审查过程中导致专利申请被驳回的最主要的原因。与新颖性和实用性相比，创造性的判断是主观性最强的，容易产生争议。在实践中，实质审查程序认为不具备创造性而驳回，专利复审程序（以下简称复审）认为具备创造性进而撤销驳回决定的事件时有发生。复审认为不具备创造性而维持驳回，司法程序中各级法院认为具备创造性进而做出与复审委的结论相反的判决的事件也不少见。

美国自从通过1850年的Hotchkiss案在专利制度中确立非显而易见性要求以来，一直致力于促进创造性判断标准的客观化[1]。1952年美国颁布了新的专利法案，将“非显而易见性”作为与新颖性和实用性并列的条款写入了第103条。1966年的Graham案中，美国最高法院第一次对第103条的“非显而易见性”做出解释，确立了非显而易见性的事实调查方法，即Graham事实调查方法[2]。在Graham案中，美国最高法院为判断专利是否具备非显而易见性设定了一个具体的步骤，即Graham事实调查方法，包括四个方面：（1）确定现有技术的范围和内容；（2）确定现有技术与要求保护的发明之间的区别；（3）确定所属技术领域普通技术人员的水平；在某些情况下，还需要（4）评估辅助因素，例如考虑商业上的成功，长期需要但一直未能解决的问题，他人的失败等。1982年成立的美国联邦巡回上诉法院（CAFC）通过一系列判例逐步建立了著名的教导-启示-动机（Teaching-Suggestion-Motivation）准则，简称TSM判断准则。TSM准则有效防止了专利局和法院在判断发明是否显而易见时的后见之明，有助于将“非显而易见性”判断中的主观随意性减少到最低的程度。2007年的KSR案中，美国最高法院纠正了CAFC对如何适用其所确定的TSM准则的僵硬做法，强调在判断发明是否具备非显而易见性时，应当采取更为弹性、灵活的方式予以宽松地适用，将常识与本领域技术人员在申请日对相关技术了解后可能预期的内容一并纳入考量[3]。

为了促进创造性判断标准的客观化，我国在专利审查指南中规定了判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见的三步法，即：（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见[4]。

在三步法中，确定最接近的现有技术和确定发明的区别特征相对来说比较客观。但是一旦涉及到确定发明实际解决的技术问题和判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，就难以避免主观性的影响了。

对于确定发明实际解决的技术问题，审查指南中规定，在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

审查过程中，由于审查员所认定的最接近的现有技术可能不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，基于最接近的现有技术重新确定的该发明实际解决的技术问题，可能不同于说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。

重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可[4]。

二、几种典型做法

在审查实践中，笔者发现，对于如何确定发明实际解决的技术问题，通常存在以下几种典型做法：

第一、完全不确定发明实际解决的技术问题；

第二、把具体的技术手段当做发明实际解决的技术问题；

第三、最接近现有技术没有公开申请人声称要解决的技术问题，这时审查员生硬地确定发明实际要解决的技术问题。

针对第一种情况，如果完全不确定发明实际解决的技术问题，也就没有充分考虑区别特征所能达到的技术效果。如果不确定发明实际解决的技术问题，审查意见通知书的说服力就会降低，申请人难以接受其发明申请不具备创造性的结论。

针对第二种情况，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。错误地将发明实际要解决的技术问题确定为其中的技术手段，会导致审查员并没有充分考虑专利申请的真实目的是什么，而忽略了真实目的，是没有办法准确判断发明申请是否具备创造性的。

针对第三种情况，笔者认为，在申请人声称的所要解决的技术问题没有被最接近现有技术解决的前提下，不应该贸然确定发明实际要解决什么技术问题。若审查员在对比文件没有解决申请人声称的所要解决的技术问题的情况下去确定了发明实际要解决的技术问题，是审查员检索到的对比文件并不适合当做最接近的现有技术。

三、结语

通过以上分析可以看出，要正确判断一项技术方案是否具备创造性，应该特别重视如何确定发明实际解决的技术问题。既不能完全不确定发明实际解决的技术问题，也不能把具体的技术手段当做发明实际解决的技术问题，而且在确定发明实际要解决的技术问题时，不能完全抛开申请人声称要解决的技术问题，确定最接近现有技术的时候就应该考虑到对比文件是否已经解决了申请人声称要解决的技术问题。当然，这里并不是要求对比文件必须明示地表明已经解决了申请人声称要解决的技术问题，本领域技术人员根据其掌握的技术常识，能够判断对比文件实质上能够解决申请人声称要解决的技术问题，即可以认为申请人声称要解决的技术问题已经被现有技术解决，此时即可根据审查指南的规定重新确定该发明实际所要解决的技术问题。只有正确地确定了发明实际所要解决的技术问题，才能正确地判断现有技术是否给出了解决这一技术问题的技术启示，才能进一步正确判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。

确定发明实际解决的技术问题是三步法中不可或缺的重要一环，是沟通区别特征和判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见的关键桥梁，是判断现有技术是否存在技术启示的基础前提。只有正确地确定发明实际解决的技术问题，才能正确判断一项技术方案是否具备创造性，才能提高意见陈述的说服力，有利于说服审查员接受代理人陈述的意见，促进审查程序的高效和公正。

【参考文献】

[1] Hotchkiss v. Greenwood，52 U.S.248（1851）。

[2] Graham v. John Deere Co.， 383 U.S. 1 （1966）。

[3] KSR International Co.v.Teleflex Inc.et al.，82 U.5.P.Q.2D 1385 （2007）。

[4] 中華人民共和国国家知识产权局.专利审查指南[M].知识产权出版社，2011.