浅议无效决定对专利合同追溯力中的合同履行问题

李 萍 程 诚

一、问题的由来

【案例1】东明公司与秦丰公司专利侵权纠纷案①参见最高人民法院再审民事判决书（2012）民提字第110号。。

主要案情：一审法院认为东明公司侵犯了秦丰公司的专利权；二审法院维持原判；东明公司不服二审判决，向最高院申请再审。2011年3月9日，应秦丰公司的强制执行申请，东明公司的存款被冻结，2011年3月16日，执行行为完成；而专利复审委员会作出专利无效宣告请求审查决定（以下简称“无效决定”），宣告该案专利权全部无效，决定日为2011年3月15日，该无效决定已生效。最高院认为，原一、二审法院判决执行完毕日为2011年3月16日，而专利权被宣告无效的时间为2011年3月15日，该案专利权被宣告无效前，原一、二审判决并未执行完毕，因此无效决定对原一、二审判决具有追溯力。

【案例2】舒开泰与建科公司技术转让合同纠纷案，（2017）津民终39 6号。

主要案情：二审法院认为舒开泰与建科公司于2006年5月19日签订技术转让合同，形成专利实施许可合同关系与技术秘密转让关系；经舒开泰申请，国家知识产权局于2007年7月15日作出专利检索报告，认为该专利不具备创造性，但舒开泰并未告知建科公司该事实；建科公司支付舒开泰的专利实施许可费和技术秘密转让费为首付款25万元，2007年7月15日之前支付22万元，2007年7月15日之后至2009年12月15日支付71万元，2009年12月15日之后没有再支付费用；专利复审委员会于2011年5月20日作出无效决定，宣告该案专利权全部无效，决定日为2011年5月20日，该无效决定已生效。二审法院认为鉴于舒开泰收到专利检索报告后即应知晓其专利的有效性存在问题，存在主观恶意，因此2007年7月15日之后收取的专利实施许可的相应费用作为建科公司的损失予以退还。

上述两个案例都涉及无效决定对专利侵权判决或专利合同的追溯力问题。对此，我国现行的《专利法》第47条中规定“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”该条文是通过特定情形下追溯力的免除，来避免专利权的不稳定造成先前已经形成的经济社会秩序的不稳定。

对于案例1，最高院认为，《专利法》第47条规定赋予无效决定对专利权被宣告无效后尚未执行或履行完毕的专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定、专利实施许可合同、专利权转让合同，仍然赋予其追溯力，②参见最高人民法院再审民事判决书 (2012) 民提字第110号。因此，专利权被宣告无效的时间2011年3月15日之前，专利侵权判决虽已开始执行，但并未执行完毕，因而不能免除其追溯力。

对于案例2，二审法院认为，以专利权人开始存在恶意的日期2007年7月15日划分，合同在此之前已履行的部分不赋予无效决定以追溯力，而在此之后履行的部分则因专利权人的恶意不能免除其追溯力。

从上述案例的分析可以看出司法上对于《专利法》第47条有关无效决定对专利侵权判决或专利合同的追溯力的规定在已执行或已经履行（以下简称“已履行”）的理解问题上存在争议。案例1中认为其指的是已经整体执行或履行完毕，因此该案专利权被宣告无效前，原一、二审判决并未执行完毕，导致无效决定对原一、二审判决具有追溯力；而案例2中则将其理解为已经履行的部分，因此该案专利权被宣告无效前，专利实施许可合同虽然未履行完毕，但针对已履行且不存在恶意的部分，无效决定对专利合同不具有追溯力。可见，以案例1和案例2的观点对“已执行或已经履行”的不同理解出发，两者在专利侵权判决或专利合同的追溯力问题上会得出不同的结论。

二、从立法本意分析“已履行”概念

《专利法》第47条中对“已履行”相关概念的表述，出现了三处，分别是“已执行”“已经履行或强制执行”“已经履行”，其是否适合作为同一概念进行分析？从前述案例1中最高院的观点来看，显然认为上述三处的概念是相同的，其只是针对不同的主体而使用了不同的表述而已。

笔者认为虽然上述三处表述看似相同，但其立法本意，即将其引入追溯力免除条款的原因并不完全相同。《专利法》第47条中追溯力免除的情形，依其实施主体不同分为司法或行政行为、民事行为两种，专利侵权判决、调解书、专利侵权纠纷处理决定为法院或管理专利的部门作出，其属于司法或行政行为，而专利实施许可合同、专利权转让合同则属于民事行为中的合同行为范畴。追溯力免除条款设置的立法本意是通过避免原侵权人或被许可人、受让人“算老账”，从而避免影响专利权人行使专利权的信心。③尹新天. 中国专利法详解［M］.北京：知识产权出版社，2011：487.

但是对于“已执行或已经履行的司法或行政行为”“已经履行的专利合同”而言，其立法本意并不完全等同。对于前者，“已执行或已经履行”意味着占用司法资源或行政资源，通过例如强制执行的方式实现对专利权的保护，其更多地出于对公秩序的维护；对于后者，有观点认为，由于在专利权被无效宣告前，因专利权仍受到保护当事人获得了商业利益，因此不予返还专利使用费、专利转让费是合理的④，“已履行”意味着以专利权为履行标的实现了合同双方各自的利益，其仅仅涉及合同双方，更多地出于对私秩序的维护。

因此，笔者认为对于“已履行”问题的争议，可以区分司法或行政行为、民事行为来进行考虑，针对其不同的立法本意去进行分析。基于此，本文聚焦于专利合同的追溯力上的合同履行问题，通过合同履行效力在有效合同效力中地位继续分析无效决定对专利合同的追溯力问题。

三、履行效力在有效合同效力中的地位

（一）履行效力的概念

有效合同的效力是法律对依法成立的合同予以保护和约束的强制力的体现，主要体现了对当事人的约束力，即当事人负有全面履行合同的义务，当事人享有依法律规定和合同约定产生的权利，当事人不得擅自变更、解除合同，不得擅自转让合同义务，违约方承担违约责任。从有效合同效力的作用影响出发，可以将其分为三种效力类型，即保护效力、履行效力和救济效力。⑤武钦殿.合同效力的研究与确认［M］.吉林：吉林人民出版社，2001：38.

有效合同效力中最为重要的就是合同的履行效力。从无效合同的角度来看，无效合同具有不得履行性，法律以其强制力阻止合同的履行。⑥王利明.关于无效合同确认的若干问题［J］.法制与社会发展，2002（5）：63.反之，对于有效合同而言，其至少是法律上不禁止其履行的。合同的履行效力，其指的是法律以其强制力迫使当事人必须全面履行合同义务。因此，具有合同履行效力，还需要合同具有事实上和法律上的履行可能性。换言之，事实情况和法律都允许其开始履行。

（二）履行效力与有效合同效力的关系

《合同法》上对合同的效力问题有“合同生效”和“合同有效”两种概念。对这两个概念的理解，在很多相关研究著作中是不加区分的。但从概念上看，两者并不相同。合同有效指的是依法成立的合同具有约束合同当事人或第三方的法律强制力的状态，即“合同具有法律效力”。而合同生效，则是合同在当事人之间产生按合同约定实际履行等当事人预期的法律效果的过程，是合同当事人开始可以并应当按合同实际履行的过程阶段，即“合同发生法律效力”。

对此，有学者指出有效是法律的肯定评价，是法律判断，而生效是合同权利义务开始运行的事实判断。⑦吴民许，等.论合同“有效”与“生效”的界分［J］.黑龙江省政法管理干部学院学报，2008（2）：62-63.还有学者指出，合同是否生效，是指一个合法有效的合同是否在当事人之间产生预期的法律后果，所以生效是有效的下位概念，只有有效的合同才谈得上生效。⑧马齐林.合同有效与合同生效辨析［J］，学术交流，2004（4）：40-43.这些观点也都注意到了合同生效是有效合同开始发生法律效力的过程阶段。

而若以履行效力来区分，所谓合同生效，即是合同开始具有履行效力，进入了应当且必须被履行的合同阶段，此时的合同效力是兼具保护效力、履行效力和救济效力三种效力类型的完备的合同效力；所谓合同有效则主要指的是合同具有保护效力，因此在合同成立而未生效的阶段，有效合同具有保护效力和救济效力（救济效力是对合同关系和合同履行的救济，因而具有保护效力，也应当具有救济效力），此时的合同有效而不具备履行的效力，是不完备的合同效力状态。

四、标的问题与履行效力的关系

合同标的指的是合同法律关系的客体，是合同当事人权利和义务共同指向的对象。对于标的的要求也主要出于对债权得以实现或义务能够履行的考虑。专利实施许可合同和专利转让合同都是以专利权作为标的的合同。因此，《专利法》第47条第一款规定的“宣告无效的专利权视为自始即不存在”，对于专利实施许可合同和专利转让合同而言，即属于一种“标的不能”的情形。

（一）“标的不能”与合同有效的关系

与“标的不能”对应的概念是“标的确定和可能”。而对于“标的确定和可能”，我国学者对合同效力问题进行研究时，通常会认定为与合同有效有关，即为合同有效要件。但从《民法总则》第143条的规定来看，其未对合同标的的情况作出要求；对于《合同法》而言，由于其对合同效力问题采用的是反面规定的方式，即规定了合同无效的五种情形，也没有对合同标的的情况作出明确要求，而即使是对合同无效的规定进行解读，也能看出其主要是对“行为人具备相应的民事行为能力”“意思表示真实”“不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗”所作出的反面规定。

对此，支持“标的确定和可能”作为合同有效要件的观点认为“综观各种类型的合同，其内容的确定和可能都是应有之义，舍此便无法实现当事人缔结合同的目的”，⑨武钦殿.合同效力的研究与确认［M］.吉林：吉林人民出版社，2001：52.还有观点认为“合同标的无法确定，更遑论履行，此类合同即便成立，也无存在的必要。故使其无效，应属当然”。⑩郑天锋.新编合同法［M］.甘肃：兰州大学出版社，2007：50.

对于标的确定和可能作为合同有效要件，笔者认为并不妥当。主要理由有以下三点。

（1）没有正确理解合同有效和合同生效的区别和联系。

前文论及，合同有效与合同生效是完全不同又密切联系的两个概念。合同生效是合同有效的一个过程阶段；合同生效是有效合同开始产生履行效力，具有完备的合同效力的过程。基于此，我们可以看出，合同标的确定和可能，由于其关系的是合同义务（合同标的）的可履行性，都是解决合同是否产生履行效力，使合同的效力完备的问题，而非解决合同是否有效或者说是合同是否受到法律强制力的保护的问题。这也就是说，标的的确定和可能可以作为合同生效的要件，而非合同有效的要件。

（2）采用标的不能对合同效力进行认定存在争议。

对于支持“标的确定和可能”作为合同有效要件的理论，由于“标的不能”的不同分类会导致不同的合同效力状态和法律后果，因此，如何区分“标的不能”的各种类型对于合同效力的认定至关重要。按照不同的原因“标的不能”有多种分类：（1）事实不能与法律不能；（2）自始不能和嗣后不能；（3）全部不能和部分不能；（4）客观不能和主观不能；（5）永久不能和暂时不能等。①江平.民法学（第二版）［M］.北京：中国政法大学出版社，2011：413-414.对于标的不能进行分类的意义主要是用于区分哪些是合同无效的情形，哪些是合同解除的原因。例如：法律不能、事实不能、自始不能、原始客观不能、永久不能和全部不能是合同无效的情形，嗣后不能和后发客观不能是合同解除的原因。

对此，我国民法理论界在研究中也存在较大的争议。例如，无效决定对专利合同的追溯力问题正与此有关，对于专利合同订立后专利权又被宣告无效的情形，如果从嗣后不能的概念而言，其显然属于合同成立之时，标的尚存实现之可能，于合同成立后因故不能实现的情形，也就是说其属于嗣后不能，合同将被解除的情形，以此理解不应对合同的已履行部分进行追溯；而如果从法律规定来看，“自始即不存在”当然在合同成立时就已不存在，因而属于自始不能，合同无效的情形，②张丽娜.论标的不能与合同效力［D］.武汉：武汉理工大学，2012：25.以此理解则应当对合同的已履行部分进行追溯。

（3）“标的不能合同有效”更加符合国际立法发展的趋势。

传统的大陆法系奉行“自始标的不能的合同无效”的原则，但是随着人类经济活动的发展，世界各国越来越意识到区分标的不能的类型是困难和缺乏实际意义的。法律对合同标的确定和可能与否的干预，不但影响了合同自由原则的实现，也不会在对合同相对人和第三人的保护上有更多的裨益。合同标的确定和可能与否，并不会影响国家利益和社会公共利益；而标的不能的合同也是合同当事人自己的选择所致，合同当事人应当对其负责；在合同标的不能以致履行不能时，也可以通过追究违约一方的违约责任而实现对履行利益损害的赔偿；同时这也是合同自由原则的体现。

《国际商事合同通则》第3.3条规定“合同订立时不可能履行所承担之义务的事实本身不影响合同的效力”，其将标的自始不能的合同规定为有效的。从而，通过“标的不能合同有效”原则的采用，在合同效力认定的问题上，国际立法主流思想已经否定了“标的确定和可能”的作用，其降低了司法程序上对合同效力的认定难度，有利于适应新经济活动开展司法工作，有利于合同自由的实现；同时违约责任的追究也有利于责任方式的丰富和改善（可以赔偿损失、支付违约金、强制继续履行等）。因而，“标的不能合同有效”原则开始成为当今国际立法发展的主流趋势。

（二）“标的确定和可能”仅在讨论合同履行效力时对司法实践中明确责任有益

在排除“标的确定和可能”作为合同有效的要件之后，我们再来审视专利无效决定对专利合同的追溯力问题。由于不再考虑专利权这一标的是自始不能还是嗣后不能的问题，在不违反其他合同有效要件和《合同法》相关规定的情况下，该专利合同自合同订立后都是有效的。而对于专利权被宣告无效的法律后果，其也就只需考虑履行不能的责任的追究问题。

总之，不管是从法理上，还是从司法实践上或立法发展上来看，将“标的确定和可能”作为合同有效的要件都是不恰当的，对于合同有效与否的认定，不应考虑标的确定和可能的因素。但是“标的确定和可能”决定了合同履行的现实可能性，也就是影响了合同履行效力的产生，因而可以作为合同生效的要件，其对于司法实践中明确当事人责任是有益的。

五、对《专利法》第47条的再思考

在分析了标的问题与履行效力的关系之后，再回过头来看《专利法》第47条的规定，笔者认为其存在以下问题。

（一）没有明确承认“标的不能合同有效”

《专利法》第47条第2款规定“已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。”对于合同而言，若合同无效其履行行为并不得到法律认可，当然需要追溯返还专利使用费、专利转让费；而该条文规定不追溯其返还专利使用费、专利转让费，实际也承认了在宣告专利权无效后的合同状态是有效的，但并没有明确承认标的确定和可能与合同有效之间的关系。

（二）事实上不承认合同的履行效力

《专利法》第47条第2款的规定中，其追溯力所追溯的正是已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同的履行，因而其已经注意到了专利权无效与履行效力之间的关系。但对于专利权无效导致的履行不能的情况，该条文又明确规定其无需承担履行不能的责任。其以强制性法律规定否定了履行不能的违约责任的实现，事实上并不承认合同的履行效力，不利于合同自由的实现。

六、对《专利法》第47条的建议

在分析了《专利法》第47条问题的基础上，笔者认为可以从以下两方面解决该条文存在的问题。

（一）在追溯力问题上对司法或行政行为、民事行为分别予以规定

前文提及，对于司法或行政行为，追溯力免除出于占用司法资源或行政资源的考虑；而对于民事行为中的合同行为，不管诸如返还专利使用费、专利转让费是否公平，其都仅在合同效力范围内产生影响，因此不应像司法或行政行为那样过多予以干预，因此，建议在追溯力问题上，基于司法或行政行为、民事行为的不同情况分别予以规定。

（二）基于合同自由原则，承认专利合同作为有效合同的履行效力，以管理性规定实现其立法本意

合同行为是典型的民事法律行为，应当遵循私法自治原则和合同自由原则，对于《专利法》第47条规定的专利实施许可合同和专利转让合同也是如此。《专利法》第47条对专利合同标的不能情况的规定，由于其否定了已履行的专利合同的追溯力，合同当事人对标的不能导致的违约责任的追究无法得到保证。也就是说虽然法律承认合同有效，却不能保护其履行效力的实现，这种先天的不平衡也就使得司法上为保证合同当事人的公平，对追溯力免除中已履行专利合同的认定存在主观意志的判断，从而导致了对于“已经履行”概念的争议问题。

而对于订立专利实施许可合同和专利转让合同的当事人来说，知晓专利权存在被无效的可能性是通常的，当事人之间完全可以通过对专利权被无效情形下导致的履行不能如何处理予以约定。而《专利法》第47条的对履行效力的否定，反而不利于这种约定的制定，从目前使用的专利实施许可合同和专利转让合同范本来看，也都只是照抄《专利法》第47条规定，这显然限制了合同当事人对履行不能的违约责任的约定自由，不利于公平与秩序的协调和平衡的立法本意的实现。

因此，笔者建议在承认专利合同作为有效合同的履行效力的基础上，设置管理性规定实现立法本意。例如可以要求当事人在专利合同中必须加入专利权被无效情形的处理约定，否则不予备案登记，既能保证合同自由的实现，也回避了追溯力免除导致的“已经履行”概念的争议问题，有利于专利制度在社会主义经济社会发展中发挥更大作用。