重视技术问题 把握发明构思

昌学霞

一、引 言

在创造性判断中，“三步法”是目前的主要判断方法，可操作性强。但近些年，在应用“三步法”的过程中出现了一些问题，主要是在运用过程中刻板教条地遵循“三步法”的每一步骤，导致重特征评述轻构思把握，无法对发明的智慧贡献作出正确、完整的评价，因此在创造性判断中又提出了把握发明构思、重塑发明过程的要求。从思路上看，这两者还是存在差异的，三步法是在已知被评价方案后进行的在后评价，而重塑发明过程则要求忘记被评价的技术方案，从“本领域技术人员”的角度判断在现有技术的基础上获得该方案是否要经过创造性劳动。虽然重塑发明过程看似更科学，但不难发现，这仅是一种理想状态，用其评价创造性操作起来存在诸多困难。首先专利审查毕竟不是科学研究，审查都是针对特定的已知的方案进行的；其次本领域技术人员也是一种假想的人，审查员或者法官本身的技术很难接近本领域技术人员的水平；最后，一个现有方案能够被改变的方面往往很多，通常情况下，一个真实的人或者团队正好想到被评价方案的概率很小。

可见，把握发明构思、重塑发明过程的可操作性差。实践中，我们仍然主要采用“三步法”来评判创造性。在这种情况下，处理好“三步法”与发明构思之间的关系，采用高效便捷的方式实现客观公平的创造性评判是我们努力的方向。

二、技术问题与发明构思

众所周知，技术问题是发明创造的前提和基础，除了极少数偶然作出的发明外，绝大多数的发明都是一个发现问题解决问题的过程。本文仅从技术问题这一方面来讨论发明构思在创造性评判中的作用。

作为创造性评判的主要方法，“三步法”将技术问题作为一个承上启下的枢纽。“三步法”的第二步，即“确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题”。在这一步中，我们都知道要客观分析，不能仅以申请人或专利权人在说明书中声称的技术问题作为实际要解决的技术问题，而是要根据该特征在该被评价方案中能达到的技术效果来确定。尽管如此，这显然也是一种事后的评价，因为我们确定技术问题的基础是被评价方案中的特征在该方案中所起的效果，在没有被评价方案的情况下，这样的效果在申请日或优先权日（以下简称“申请日”）之前不一定是明确的。如果不假思索地在这样的技术问题基础上判断采用区别特征解决这样的技术问题是否显而易见，难免会犯事后诸葛亮的错误。这样的错误正是我们在实际评价过程中一不小心就会犯的错误。

还原发明构思、重塑发明过程必然也要关注技术问题，但提出问题的角度存在差异。发明构思的理想状态是完全不知道被评价的方案，从本领域技术人员的视角去发现最接近现有技术存在的缺陷，从而确定需解决的技术问题。显然这更加贴近发明的实际过程。但大多数情况下，难以发现与被评价的方案相同的要解决的技术问题。原因很多，可能是现有技术存在方方面面的问题，导致重合的可能性小，也有可能是在当时现有技术的水平上，这样的问题根本难以提出。“三步法”是事后确定问题，发明构思是事前发现问题。显然，只有事后确定的问题越接近事前发现的问题，我们对创造性的评价才会越客观公正。

三、欧专局的相关规定与判例

业内人士皆知，欧专局的相关规定和判例一直是中国专利工作者研究和学习的对象，中国创造性评判的“三步法”就是借鉴欧专局的“问题-解决法”（problem and solution approach）形成的，两者总体的判断思路并无实质差异，但“问题-解决法”的命名就体现了欧专局对技术问题的重视，并且这样的重视贯穿“三步法”的每一步。

在欧专局的CASELAW①European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.中，对“问题-解决法”的每一步均作了具体的限定。在“问题-解决法”的第（1）步，即确定最接近的现有技术，CASELAW指出，比起相同的技术特征，原始技术问题的形成占有更高的权重。在第（2）步，即确定解决的“客观技术问题”，CASELA W指出，在鉴别问题时，不允许利用仅仅在申请日或优先权日之后获取的知识。在阐述问题时，不能利用仅仅在优先权日或申请日之后认识到或者证实的现有设备或方法的缺陷来形成技术问题，特别是当该问题被引用用于证明“问题发明”的创造性（参见案例T 2/83）。必须根据优先权日或申请日之前本领域技术人员的知识来评价创造性。对问题-解决法来说，问题必须是在优先权日，特定技术领域的技术人员可能被要求去解决的技术问题。在第（3）步，即从最接近的现有技术和客观解决的技术问题出发，考虑请求保护的发明对本领域技术人员来讲是否是显而易见的，应用“能够-会判断法”（could-would approach），“能够 -会判断法” 意味着问题不在于本领域技术人员是否能够实施发明，而在于他是否会怀着解决优先的技术问题的希望或者一些改进或优势的期望而这么做(参见案例 T 2/83）。下面介绍一典型案例，看看欧专局对待技术问题的态度和方法。

读者能够发现，CASELAW中关于“问题-解决法”的第（2）、（3）步的介绍中，均引用了同一案例，即T 2/83。该案例的涉案专利申请涉及一种胃药，其说明书记载要解决的技术问题是提供一种同时具有防胀气效果和抗酸效果的胃药，含有两种有效成分，即用于防胀气的二甲基硅油，和抗酸剂成分。该说明书还记载了，二甲基硅油与抗酸剂成分直接接触时，由于抗酸剂成分对二甲基硅油强烈的吸收作用，二甲基硅油的释放被延迟或在一定程度上被阻止。为了解决该问题，一份美国专利公开了一种解决方案，即用大量的固体载体吸附二甲基硅油，再与抗酸剂成分组成药片。但发明人发现，在经过规定的保存期后，相比于两种有效成分直接接触的药片，该药片能较快发挥防胀气作用，但是相比于没有抗酸剂成分的药片而言，其发挥消泡作用的速度仍较慢。该发明为了克服现有技术的缺陷，提供了一种方案，即：一种含有二甲基硅油和抗酸剂的药片，包括：第一体积部分，含有二甲基硅油和能够吸附二甲基硅油的固体载体；第二体积部分，含有抗酸剂；……特征在于：第一和第二体积部分之间具有屏障，阻止第一体积部分中的二甲基硅油与第二体积部分中的抗酸剂接触，防止成分从一个体积部分转移到另一个体积部分。

审查部门在驳回决定中引用了两篇对比文件，其中最接近的现有技术为对比文件1，公开了一种胃肠药，含有硅油和一种胃肠道活性成分，两种成分分为两个体积部分，之间设置了屏障。而对比文件2即为前述涉案专利说明书提及的美国专利文献。该案中，委员会指出，为了解决二甲基硅油被抗酸剂吸收，从而延缓或一定程度上阻止其释放的问题，一种方案就是如对比文件1中所述的在两种成分之间加入屏障，但因为制造更加麻烦，现有技术的趋势是更加倾向于使用对比文件2中的方法，即对二甲基硅油使用大量载体。委员会认为：该专利的创造性，不在于技术人员是否能够（could）在层之间加入屏障，而在于其是否会（would）这么做以期望获得改进或利益。由于对比文件2的药片，从字面上看或者鉴于其商业化，被认为是转移和吸收问题的满意答案，加入屏障反而被认为是多余的，浪费的，没有效果的。而实际上发现屏障具有明显的效果，结果是不可预期的，因此请求的改进具备创造性。但上述考虑是以该申请的申请日或优先权日之前对比文件2的药片的缺点没有被发现为条件的，否则技术人员只能别无选择地采用屏障来抵抗混合物中的转移。委员会认为审查部门正确的认识到了具体的手段不具有可专利性，因为其已经公知，但这不能用于吸附在固体载体上的二甲基硅油，因为与其相关的技术问题并非众所周知。

在上述案例中，实审部显然仅考虑技术特征在其专利申请中所达到的技术效果来确定技术问题，并在此基础上判断解决问题的手段是否显而易见，从而得出了不具备创造性的结论。但上诉委员会从申请日或优先权日的现有技术状况出发，判断在当时的技术水平上，能否发现或提出这样的技术问题，如果技术问题都不能提出，那么即使手段是简单的、容易实现的，也不能认为整个技术方案是显而易见的。CASELA W指出，在评价创造性时，如果该发明要解决的技术问题在现有技术文件中既未被提及也未被暗示，必须避免在该问题的影响下对现有技术文件进行解释，这属于事后分析。

在CASELA W中，申诉委员会还提出了问题发明的概念，即在某些情况下，尽管要求保护的方案现在看是微不足道的且本身是显而易见的，但未被认知的技术问题的发现会产生可被授权的主题，前述案例T 2/83就是其中一个典型的案例。

笔者认为，上诉委员会虽然没有提出发明构思的概念，但是其在确定技术问题后站在本领域技术人员的角度重新审视该技术问题的做法，实际上就是退回到申请日前的实际的技术水平，分析当时的普通技术人员能够提出什么样技术问题，看看前面确定的技术问题是否超出该普通技术人员的水平，这实际上是在还原发明过程，体现了发明构思在评价创造性中的作用，即用发明构思来检验“问题-解决法”的技术问题确定得是否合理。

四、思考与借鉴

在评价创造性时，我们不可避免地会看到被评价的方案，为了便于操作，我们也不可避免地要用被评价方案的效果来确定技术问题，我们所作的判断基本为事后判断，但是为了保证事后判断的客观、公正、合理，欧专局申诉委员会的做法值得我们借鉴，即在用“问题-解决法”或三步法确定了实际要解决的技术问题后，我们应该回过头来，重塑发明过程，用发明构思对这样的事后判断作一个检验，保证创造性的评判过程沿着发明构思这条中轴线前进。

前面已经说过，“三步法”与“问题-解决法”在精神内涵上基本是一致的，我们在“三步法”的机械运用过程中，有一部分问题就是出在仅考虑解决已经确定的技术问题的技术手段是否显而易见，而忽视了对技术问题本身的考量。下面列举一专利复审委员的典型案例②第27939号复审决定书。。在该案例中，复审委员会指出：对该申请而言，判断创造性的关键在于对该申请实际解决的技术问题的正确认识。这是因为，如果本领域技术人员在现有技术特别是对比文件1的基础上不能认识到上述实际所要解决的技术问题的存在，或者说对上述技术问题的认识超出本领域技术人员的能力或水平的话，本领域技术人员就很难有动机或者说不可能以上述技术问题为指引去改进或寻找合适的现有技术进而提出该申请要求保护的方案。即，在上述现有技术的基础上，在本领域人员的水平和能力的范围内能够认识到上述技术问题的存在，是判断该申请创造性的前提和关键。

该案例涉及一发明专利申请，其请求保护一种化合物的制备方法，说明书背景技术中记载该化合物经常被着色，纯度不高，因此该发明的目的是提供一种适于工业生产规模的制备方法，来生产未被着色、高纯度的该化合物产品。其权利要求1的方案与对比文件1的区别在于：该发明反应在内壁上具有耐腐蚀层的容器中进行，而对比文件1没有限定容器是否耐腐蚀。该发明说明书记载，该发明采用在内壁上具有耐腐蚀层的容器是为避免了金属离子溶出，从而保证产品不被着色。

实审阶段的驳回决定中认为为了防止反应器中金属元素的溶出，提高产品纯度，采用防腐蚀容器是一种惯用技术手段，不具备创造性。复审委员会撤销了该驳回决定，复审决定认为基于上述区别技术特征，该申请要解决的技术问题是提供一种未着色的该种化合物的制备方法，而依据对比文件1公开的内容，本领域技术人员很难意识到该类化合物中杂质金属离子的存在以及有除去杂质金属离子以改善其色度的实际需求；不同于一般纯化过程中需要除去的常规杂质（例如未反应的原料，多余的溶剂或反应当副产物本身等），该发明方法中杂质金属离子是源自反应容器溶出的微量物质。如果现有技术没有任何启示，本领域技术人员难以从理论上确定杂质离子的存在和来源。如果不能认识到产生上述产品着色现象的原因，本领域技术人员很难有动机对上述现有技术提出如该发明所作的改进，进而复审决定认定该发明具备创造性。

通过以上述案例可见，我们在利用“三步法”判断一技术方案的创造性时，也已经意识到要考虑技术问题的提出本身是否是容易的。在该案中，驳回决定运用“三步法”，看似毫无破绽，但仔细分析，能够发现驳回决定实际是在得到区别技术特征后，仅根据区别技术特征推导技术问题，并在此基础上得出显而易见的结论，在“三步法”的第二、第三步中明显忽视了对现有技术的考量，偏离发明构思。而复审阶段，合议组根据采用该区别技术特征实际所追求的、最终的技术效果确定了实际要解决的技术问题，然后又回过头来，通过对现有技术的分析，发现这个技术问题的提出并非是容易的，并据此肯定了该发明的创造性。并且，合议组认为，该案中如果知晓了因容器的金属离子溶出造成的化合物着色的技术问题，那么为了解决该问题使用在内壁上具有耐腐蚀层的容器这个技术手段显然是很容易的。即合议组认为该案中解决技术问题的手段是显而易见的，但是技术问题的发现赋予了整个方案创造性。该案例充分体现了在复审阶段合议组对发明构思的把握。

在目前的专利审查过程中，也出现了一些申请人或专利权人强调技术问题本身的可专利性。在这种情况下，我们要考虑但显然不能轻信申请人或专利权人的一面之词，而是应该努力还原申请日前的现有技术状况，客观进行评价。正如欧专局虽然提出了问题发明的概念，但他们对问题发明还是持审慎态度的。他们认为技术问题的认知仅在非常例外的情形下才对创造性作出贡献。比如以下情形，新问题的提出不能支持创造性③European Patent Office. Case Law of the Boards of Appeal, 8th ed［EB/OL］. （2016-07）［2018-03-14］. http://www. epo. org/law-practice/case-law-appeals/case-law.html.：①持续地从事于对已知设备和/或产品消除缺陷、克服缺点以及获得改进是技术人员的常规任务；②简单地通过寻找克服常规工作中产生的困难的方法而提出的问题并不会赋予创造性；③对于构成理论上的本领域技术人员常规活动基础的常规技术问题的认知，比如消除缺陷、优化参数、或者节约能源或时间，不具备创造性。

在案例T 630/9 2中，委员会认为，虽然现有技术已经有了很好的结果，但技术人员不应排除进一步将活体疫苗的逆转率降低到更低水平的可能。在案例T 160/9 5中，委员会认为：虽然被引用文献均未公开或者明示现有技术的绷带有何缺陷或不足，但是任何人，更不必说是本领域技术人员，在使用该绷带时，一般会立即发现刺激新组织生长或者甚至二次伤害是一个非常严重的问题，从而就有改变或者除去绷带以求变好的需求。因此委员会认为上述两案中技术问题的提出对要求保护的技术主题的创造性没有贡献。实际上，委员会如果认为技术问题对创造性有贡献，通常会进行充分的论述。最具代表性的是宠物门案例T 540/9 3。在该案例中，委员会为了说明宠物在宠物门中想返回而收回爪子导致爪子被卡住的技术问题是否是容易提出的，从不同阶段（上市前的测试阶段、上市后的使用阶段）、不同对象（有经验的宠物、没有经验的宠物、测试人员、宠物主人）进行了分析。欧专局的上述做法值得我们借鉴。

五、小 结

通过前面的介绍可知，无论是欧专局还是国知局，在评价创造性时，一般都采用“三步法”或“问题-解决法”这种操作性强的方法，确定被评价方案实际要解决的技术问题均是以被评价方案相比于最接近现有技术的区别技术特征为依据的。但是为了保证结论的正确，均要回头重新审视现有技术，在发明构思的指引下，整体评价现有技术，审视技术问题的确定是否正确合理，技术问题的认知本身是否需要创造性的劳动，必要时对“三步法”的路线加以调整，以期更加贴近真正的发明之路。同时还要注意，还原发明构思不是指还原被评价方案的发明人的构思，而是要尽量站在当时技术水平下本领域技术人员的角度对现有技术进行客观评价。并且在发现技术问题是一个现有技术未明示或暗示的新问题时，不能轻易地认定该技术问题的提出本身就是具有创造性的，还要充分运用本领域技术人员的知识能力，排除其他能够容易提出该技术问题的情形，以避免矫枉过正，过犹不及。

发明实际上是一个发现问题解决问题的过程，解决问题的手段固然具有可专利性，但也不应忽视发明人在发现问题的过程中付出的创造性劳动，发现问题是解决问题的前提和基础，技术创新需要更多地研究现有技术，发现别人没有发现的不足，这样创新才能有源源不断的动力，技术才能得到全面的进步。