更加多元的权利要求类型是否会导致重复授权专利增多——《专利审查指南》修改邻接问题之思考

李永红

2017年，《专利审查指南》（2010版）第二部分第九章（以下简称“第九章”）修改的最大变化是对涉及计算机程序改进的发明给予了更加开放的权利要求表达形式。由此带来的一个邻接问题是，更加多元的权利要求类型是否会导致重复授权专利增多？

比如，基于相同计算机程序的改进方案，分别以介质、设备、方法为主题的权利要求是否属于“同样的发明创造”？是否可以获得多件专利？

《专利法》第9条规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。

关于何为“同样的发明创造”，《专利审查指南》（2010版）第二部分第三章第6.1节规定：“如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。”进而，作为例举提及这样一种情形：“同一申请人提交的两件专利申请的说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法，其中一件专利申请的权利要求保护的是该产品，另一件专利申请的权利要求要求保护的是制造该产品的方法，应当认为要求保护的是不同的发明创造。”

那么，主题为方法的权利要求与主题为设备的权利要求是否一概不属于同样的发明创造？对此，笔者认为，有三个层面的问题需要思考。

一、避免“同样的发明创造”重复授权的法理是什么？

1893年，美国Underwood v. Gerber一案曾引起业界关注。专利权人Underwood拥有两件专利，一为某涂覆材料的组合物，二为涂覆该组合物的纸张。两专利的专利权人相同、申请日相同、授权日也相同。在专利权人起诉 Gerber侵权的诉讼程序中，法院判定：在给定涂覆材料组合物的前提下，涂覆该组合物的纸张专利不构成发明，因而宣告该专利无效。

引起业界关注的问题是：在当时法律没有规定禁止重复授权的背景下，为何根据一件同日申请的专利而宣告另一专利无效？显然，以同日申请的专利作为现有技术是不当的。而由于二者申请日相同且授权日相同，也不存在不当延长法定保护期的可能。那么，法院宣告专利无效的出发点到底是什么？

对此，法律评论专家的分析是：对相同或密切相关的发明分别授权可能产生对被诉侵权者的多重诉讼或骚扰。

对于重复授权的问题，我们往往从其处理方式的表面观察其内涵。比如，当基础专利的权利人与从属专利的权利人之间出现权利冲突时，可以经过二者交叉许可解决。再如，同日不同人就同样发明创造分别申请专利的，可协商解决，或成为共同申请人，或各自谋求不同保护范围的专利。在这些处理方式中，我们看到的是如何解决权利人之间的冲突。姑且称其为权利人群体的内部性问题。然而，禁止重复授权的更重要的目的在于防止给权利人之外的第三人增加不当的义务负担，即如上述法律评论专家所关注的问题：“对被诉侵权者的多重诉讼或骚扰”。我们不妨将其称之为禁止重复授权的外部性问题。

所谓增加不当的义务是相对发明创造对社会的贡献而言。同样一个发明创造，社会从中获得的益处仅仅来自发明创造客体本身，与其权利主体的多寡没有直接关系。人们从电话发明中得到的益处不会因为是爱迪生一人的发明还是多人的发明而有所增减。因此，从社会契约的利益平衡的角度，需要保证的是，无论发明人有多少，社会对同一发明创造所支付的对价总是与社会从中获得的利益相当，而不应当就同样的发明创造重复支付获得许可的成本，从而陷入多重诉讼或骚扰之中。这是禁止对同样的发明创造重复授权的最根本的目的。

二、权利客体与权利实施环节

如上所述，专利制度的设计所体现的原则是：基于相同的发明创造，禁止产生多项专利权。那么，在一件专利申请中，基于相同的发明创造，为何允许撰写不同主题的权利要求？特别是，在涉及计算机程序发明专利申请中，可以撰写介质主题、设备主题、方法主题的权利要求，而其依据的可能是相同的计算机程序改进的发明。

对此，需要区分权利客体与权利实施环节。《专利法》第11条规定了未经专利权人许可不得实施其专利的若干情形，包括制造、使用、许诺销售、销售、进口专利产品等。需要强调的是，这些情形通常是为生产经营目的实施同一权利客体的过程中相互关联的不同环节，而不是各自独立、相互重叠的专利权客体。也就是说，尽管法律规定，每个环节都可以构成对相同权利客体的专利侵权行为，从而无论侵权行为以上述任一方式出现，专利权人都可以提起侵权诉讼，由此方便专利权人发现并制止侵权行为。但是，法律的意图绝非要求第三人实施专利时需要对每个环节分别获得许可。很多国家都借助诸如权利用尽原则、默示许可原则等避免被实施许可人对相关实施环节反复寻求许可。可以想象，如果获得产品制造许可的厂家，还需要另外获得销售许可才可将其合法制造的产品销入市场，那么，社会为一项发明创造所支付的对价将因实施环节的增加而成倍地增加。这显然有违专利制度的基本原则。

对于一项基于计算机程序改进的发明，其实施环节也有着类似性质。其商业实施通常需要经过编写计算机程序、将程序记录在存储介质、将存有程序的介质装入计算机设备中或直接将程序记录在计算机设备中的存储介质中、在计算机设备上运行程序等若干环节。上述所有环节是相互关联的、围绕着计算机程序实施的不同表现形态。为了方便专利权人发现并制止侵权行为，相对于编写计算机程序，对应有以程序为主题的权利要求类型；相对于记录在存储介质上的程序，对应有以介质为主题的权利要求类型；相对于装入计算机设备的程序，对应有以计算机设备为主题的权利要求类型；相对于程序在计算机设备上的运行过程，对应有以方法为主题的权利要求类型。据此，专利权人可以根据侵权行为发现的难易程度、侵权者追偿的难易程度、经营性质体现的显著与否等不同要素的考虑，选择比较适当的权利要求类型合法地保护其发明创造。这正是此次第九章修改的立意所在。但是，如果将对应于不同实施环节的权利要求作为可以分别获得专利权的途径，则同样会出现获得将计算机程序记录于介质许可的厂家，在装入计算机设备时还需要获得设备专利的许可，在计算机上运行程序时还需要获得方法专利的许可。这显然背离了第九章修改的初衷。

三、审查实践层面的考虑

当理解了禁止重复授予同样发明创造专利权的法理，理解了权利实施环节不能产生相互重复的禁止权，我们再度面对本文开始提出的问题：审查实践中如何确定“同样的发明创造”？

问题的关键在于如何判断保护范围。对此，《专利法》已经给出了明确的规定。那就是，“发明或者实用新型专利权的保护范围以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。

如果根据说明书及本领域技术常识可以确定，发明创造仅仅在于计算机程序的改进，其对记录载体没有特别的要求，对运行设备没有特别的要求，在计算机设备上的运行方法就是程序流程的运行状态，那么，对于记录程序的介质权利要求，必然装载于计算机设备上，必然在计算机设备上运行是否可以理解为隐含的内容？隐含的内容是否属于权利要求的内容？对此，业界同行不难得出自己的判断。

也许，我们还需要研究一下《专利审查指南》（2010版）提及的有关产品与制造产品的方法不属于相同的发明创造的情形。这种情形与基于计算机程序改进的方法与产品权利要求有何异同？既然《专利审查指南》（2010版）规定前者不属于同样的发明创造，那么后者同样是方法权利要求与产品权利要求，是否也应当不属于同样的发明创造？这是一个比较有争议的问题。

笔者认为，二者之间有两点重要的差异。首先，《专利审查指南》（2010版）相关内容给出的前提是：“说明书都记载了一种产品以及制造该产品的方法。”也就是说，说明书本身就包含了对应于产品的技术方案与对应于方法的技术方案。通常而言，产品的发明核心在于产品的组成，而方法发明的核心在于操作步骤等。因此，基于不同发明核心的权利要求，其保护范围必然不同。一种特殊情形是，说明书中明示或暗示发明仅仅在于产品的制造方法，据此而提出的方法权利要求与完全由该方法限定的产品权利要求是否属于同样的发明创造？《专利法》第11条对于产品专利规定了五种情形，相应地，对于方法权利要求则给出了“使用专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”的情形。由此可见，使用方法与直接获得的产品的其他四种实施方式都是对同一专利的不同实施环节，而不是不同的专利权客体。其次，产品的制造方法与基于计算机程序改进的方法权利要求也有所不同。一个装载计算机程序的设备与在该设备上运行的该程序，基于的发明都是计算机程序的流程。二者的差别，是计算机程序实施中的两个相关的环节。因此，如同销售产品与制造产品是实施同一专利的不同的相关环节一样，基于计算机程序发明的方法权利要求与产品权利要求也是为方便专利权人在不同实施环节中方便发现和制止侵权行为的不同工具，而非不同的专利权客体。

事实上，相关的问题可能还有许多。比如，与医疗诊断相关的计算机程序发明，其产品权利要求如果与方法权利要求为同样的发明创造，那么，二者是否应当被一视同仁地看作医疗诊断方法或一视同仁地被看作医疗诊断设备？笔者认为，禁止同样发明创造重复授权与区分医疗诊断方法和医疗诊断设备的法律目标不同，判断原则也不相同。因此，根据其为同样的发明创造而简单地采取“一视同仁”的做法值得商榷。

总之，可以预见，随着技术的发展与公众政策的完善，专利实践中还会出现新的问题。对此，我们应当不断发现问题，不断探索解决方案。